Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 1836/2005 de 30 de Abril de 2007

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a treinta de Abril de dos mil siete.

VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo el recurso de casación número 1836/2005 interpuesto por la entidad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A, representada por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo, contra la sentencia nº 1560 dictada con fecha 21 de octubre de 2004 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 625/2002, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas con fecha 20 de enero de 2001, confirmada por la dictada por la OEPM con fecha 19 de febrero de 2002, que concedió el registro de la marca nº 2.302.064, mixta con gráfico «8 OPENCAFÉ», para distinguir productos de la clase 42 del Nomenclátor internacional (servicios de un café, bar y restaurante). Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 625/2002, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 21 de octubre de 2004 , sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador Don Eduardo Codes Feijoo en representación de la «Societè des Produits Nestle S.A.» contra la resolución de fecha 19 de Febrero de 2.002 que desestimó el Recurso Ordinario, interpuesto contra el acuerdo de 1 de Abril de 2001 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordó la inscripción de la marca nacional número 2.302.064 "Opencafé" (Gráfico-Denominativa) solicitada por la entidad "Milenio de Córdoba, S.A." para distinguir productos incluidos en la clase 42 del Nomenclator Internacional por ser dicho acto administrativo ajustado a Derecho, sin expresa imposición de las costas a ninguna de las partes».

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia preparó recurso de casación el Procurador de los Tribunales Don Eduardo Codes Feijoo, en representación de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2004. El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 4 de febrero de 2005, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la entidad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 2 de marzo de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998 , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «[Que] se digne en su día dictar sentencia en la que, estimando el presente recurso de casación, revoque la apelada y en la que estimando el recurso contencioso-administrativo de origen, anule y deje sin efecto la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnada, disponiendo la denegación del registro de la marca española nº 2.302.064 "OPENCAFÉ" ».

CUARTO.- Por providencia de 16 de mayo de 2005 se tuvo por interpuesto el presente recurso de casación, y por personado y parte en concepto de recurrido al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.

QUINTO.- El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de fecha 9 de mayo de 2006, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera de la Sala, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

SEXTO.- Por providencia de 30 de mayo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su oposición, lo que verificó mediante escrito de fecha 6 de julio de 2006, que concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».

SÉPTIMO.- Por diligencia de ordenación de 10 de julio de 2006 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

OCTAVO.- Por providencia de 28 de marzo de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret y se señaló para su votación y fallo el día 18 de abril de 2007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 21 de octubre de 2004 , desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas, en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.302.064, mixta con gráfico, «8 OPENCAFÉ», para distinguir productos de la clase 42 del Nomenclátor Internacional (servicios de un café, bar y restaurante), por estimarla compatible con la marca internacional número 701.739 y con la marca comunitaria número 749.671 «OPEN UP» registradas también para la clase 42 (servicios de restaurante, de hotel, de café, de bar de tapas y de cantina; servicios de restauración; gestión de alojamientos; análisis y control de la calidad de los productos alimenticios; consultoría relacionada con los alimentos y las bebidas).

SEGUNDO.- La Sala de instancia expone su argumentación en los siguientes términos:

«TERCERO.- Tal y como señala el Tribunal Supremo en sentencias como la de 13 de Julio de 1.995 la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las Marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. Por lo tanto como Señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 1.995 para valorar la semejanza se ha de proceder a la confrontación de las marcas enfrentadas, en su conjunto, prevaleciendo su global estructura sobre sus distintos vocablos o elementos componentes; tratándose de vocablos de fantasía, como aquí ocurre, su valoración ha de hacerse aludiendo a la natural pronunciación alfabética, a efectos fonéticos. Y en definitiva la identidad de productos a amparar por las marcas enfrentadas es un factor complementario a tener sólo en cuenta cuando surjan dudas en la concreción del concepto jurídico indeterminado que utiliza el artículo 12 de la Ley de marcas, de semejanza fonética o gráfica capaz de inducir a error o confusión en el mercado.

CUARTO.- Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975 .

QUINTO. Aplicando tal doctrina al caso de autos teniendo en cuenta que la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de Diciembre de 1.996 entiende que no toda semejanza entre marcas es suficiente para que sean incompatibles, sino solamente aquella semejanza que suponga un riesgo de confusión entre los productos de ambas; por ello la Sala entiende que no producen los factores de riesgo imprescindibles para denegar la inscripción de la marca "Opencafe" pues entre esta denominación y la denominación "Open Up" analizadas en su conjunto y no fragmentariamente como realiza el recurrente, pretendiendo fragmentar la marca 2.302.064 "Opencafe" en Open y - Café, otorgando a este último un carácter genérico, para así enfrentar Open con Open Up, cuando lo cierto es que café unido a la expresión "open" conforma un todo singularizado del genérico café, y por lo tanto existen suficientes diferencias de carácter fonético para distinguirlas, pues el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia; pudiendo concluir que las marcas enfrentadas suenan al oído de forma completamente diferente y son perfectamente diferenciables, no existiendo riesgo de confusión para el consumidor por lo que en consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho».

TERCERO.- El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de la entidad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A. al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley 29/1998 , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas , por interpretación indebida o incorrecta. En esencia, se alega que el Tribunal de instancia ha cometido un error de derecho «al omitir intencionadamente la toma en consideración del criterio de los productos (o similitud aplicativa), el cual se interpreta y se acoge conforme a una legislación derogada (Estatuto de la Propiedad Industrial) y a la Jurisprudencia y doctrina que la desarrollaban. En definitiva, el Tribunal "a quo" no se vale del principio de especialidad, del que opta voluntariamente por prescindir, atribuyéndole carácter complementario, de manera contraria a lo estipulado en el citado precepto de la Ley marcaria».

CUARTO.- El motivo debe ser estimado. La transcripción de la sentencia que se impugna pone de manifiesto que su razonamiento se articula sobre la aplicación del Estatuto de la Propiedad Industrial, normativa que ha sido sustituida por la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas, cuyo artículo 12.1 .a) introduce como elemento decisivo para la inscripción en el Registro el principio de especialidad. Frente a los artículos 124 y 150 del Estatuto de la Propiedad Industrial , en la redacción adoptada por el Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, publicado por Real Orden de 30 de abril de 1930 , que centraban la prohibición de registro de una marca en la identidad fonética o gráfica con una marca anterior, y valoraban la identidad de los campos aplicativos sólo como elemento matizador en aquellos casos en los que se apreciara semejanza en el aspecto fonético o gráfico, la normativa aplicable ratione temporis al presente caso, la Ley 32/88 , justifica la prohibición de acceso de un signo al Registro por la concurrencia conjunta de identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otro prioritario y de identidad o semejanza de los productos o servicios a los que ambos designan.

La Sala de instancia ha prescindido de la confrontación entre los ámbitos aplicativos, eludiendo la aplicación del principio de especialidad y, por cuanto queda expuesto, ha infringido el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 al realizar la comparación entre los signos enfrentados según una jurisprudencia que ha sido modificada por esta Sala para adecuarse a las reformas sustanciales introducidas por la Ley de Marcas, y que es contraria a la fijada de forma constante en aplicación de esta norma, lo que lleva a la estimación del recurso de casación y a la anulación de la sentencia impugnada.

QUINTO.- Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J .] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Es decir, debemos examinar si los actos administrativos de la O.E.P.M. que concedieron el registro de la marca aspirante por haber apreciado diferencias en su conjunto gráfico-denominativo con las marcas prioritarias en los siguientes términos «se perciben sin embargo al ser comparadas en su integridad como signos diferenciables, tanto en su aspecto fonético como en el conceptual y en el gráfico, en el que la recurrida presenta un logotipo característico que destaca en su parte posterior un ocho y una figura geométrica en color azul, que resulta un conjunto mixto completamente dispar a las marcas denominativas OPEN UP oponentes», y que fueron confirmados por la sentencia que se recurre, son conformes con el artículo 12.1. a) de la Ley 32/1988, de Marcas .

La existencia de riesgo de confusión depende de la concurrencia necesaria de similitud de productos o servicios y similitud de los signos en conflicto. Pues bien, al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas desde una visión de conjunto se aprecia que, si bien coinciden en sus ámbitos aplicativos en cuanto tratan de distinguir productos similares para la clase 42 del Nomenclátor, no concurre el segundo de los requisitos que impediría el acceso al Registro de la aspirante, esto es, la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual.

La Sala aprecia que no cabe riesgo de confusión entre las marcas comunitaria e internacional «OPEN UP», denominativas, que se componen exclusivamente de dicho título en letras mayúsculas de color negro, y la marca «8 OPENCAFÉ», denominativa con gráfico, que presenta un logotipo característico que tiene una evidente fuerza identificadora, cuya descripción es la siguiente: «Consiste en la denominación"opencafé" en letras minúsculas de color negro, con el prefijo "open" en mayor grosor y el gráfico esquemático de una bola de billar y una tronera, la bola a base de una corona circular con un "8" en su interior y de color negro, mientras que la tronera es un triángulo isósceles invertido de color azul y desprovisto en su lado superior de una porción semicircular, donde se deposita la bola».

Como señala la recurrente y como sostiene también el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (entre otras, sentencia de 14 de diciembre de 2006, asuntos acumulados T-81/03, T-82/03 y T-103/03 ), en el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 12.1 .a) no se puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Por otra parte, la noción de similitud está, a su vez, relacionada con el riesgo de confusión. En atención a dicho criterio podrá denegarse el registro de una nueva marca cuando, existiendo un mínimo grado de similitud entre los productos o servicios designados, aquélla sea idéntica a otra prioritaria en el tiempo.

Pero no es esto lo que sucede en este caso, en el que no se aprecia semejanza entre los signos enfrentados. Las marcas enfrentadas presentan diferencias de conjunto notables tanto por su denominación como por su grafía que las hacen perfectamente distinguibles e impiden cualquier riesgo de confusión y, en consecuencia, de asociación, siendo perfectamente distinguibles para el consumidor medio, en cuya mente forman o a la que transmiten ideas diferentes, por lo que procede confirmar las resoluciones administrativas impugnadas.

SEXTO.- De acuerdo con el artículo 139.2 de la L.J ., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación ni a las de la instancia.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Fallo

1º) Ha lugar al recurso de casación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Eduardo Codes Feijoo, en representación de la entidad SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la sentencia nº 1.560, dictada con fecha 21 de octubre de 2004 en el recurso contencioso- administrativo nº 625/2002, por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia que casamos.

2º) Desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 625/02, interpuesto por la representación procesal de SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de febrero de 2002 que desestimó el recurso interpuesto contra la dictada con fecha 20 de enero de 2001, y concedió el registro de la marca nº 2.302.064, mixta, «8 OPENCAFÉ», para distinguir productos de la clase 42 del Nomenclátor internacional, actos administrativos que confirmamos.

3º) No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON, FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.