Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 1868/2005 de 29 de Mayo de 2007

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintinueve de Mayo de dos mil siete.

VISTO por la Sala Tercera -Sección Tercera- del Tribunal Supremo, el recurso de casación número 1868/2005, interpuesto por MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Rodríguez Pechín, contra la sentencia nº 1.407, dictada el 3 de diciembre de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo nº 214/2002, que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de febrero de 2001, confirmada por otra de fecha 13 de febrero de 2002, que había concedido el registro de la marca nº 2.312.329 «RAYKIN», denominativa, para distinguir productos de la clase 12 del Nomenclátor internacional (vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; amortiguadores de choque para muelles marítimos), por no apreciar riesgo de confusión en el mercado con la marca internacional nº 622.981 «RIKEN», denominativa, inscrita también para la clase 12 (nemáticos para vehículos). Se ha personado en este recurso, como parte recurrida, la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- En el recurso contencioso-administrativo nº 214/2002, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó, con fecha 3 de diciembre de 2004 , sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLAMOS: «Que con desestimación del recurso interpuesto por la Procuradora Dª María Teresa Rodriguez Pechin, en representación de Michelin Recherche Et Technique S.A., debemos declarar y declaramos ajustado a derecho el acto recurrido, sin costas».

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia preparó recurso de casación la Procuradora de los Tribunales Doña María Teresa Rodríguez Pechín, en representación de MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A., mediante escrito de fecha 24 de febrero de 2005 . El recurso fue tenido por preparado mediante providencia de fecha 25 de febrero de 2005, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A formalizó su recurso de casación mediante escrito de fecha 7 de abril de 2005 en el que, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley 29/1998 , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, denunció la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas . Concluyó suplicando a la Sala lo siguiente: «Que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición del recurso de casación contra la reseñada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, continúe éste en todos sus trámites, decretando la admisibilidad del mismo y dictando sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictadas en relación con la concesión de la marca nº 2.312.329 "RAYKIN" (denominativa) para distinguir productos de la clase 12 del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo la denegación de dicha solicitud».

CUARTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 12 de abril de 2005 se tuvo por interpuesto el recurso y, no habiéndose recibido los autos de instancia ni el expediente administrativo, se reclamó su remisión urgente. Mediante diligencia de fecha 6 de junio de 2005 se reiteró dicha petición. Por diligencia de ordenación de 14 de noviembre de 2005, advertida la existencia de duplicidad de recursos, se ordenó la incorporación del registrado con el nº 2189/2005 al registrado con el nº 1868/2005.

QUINTO.- Por providencia de 15 de diciembre de 2005, dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, se tuvo por presentado el escrito de interposición del recurso de casación, y por personados y partes a las representaciones procesales de MICHELIN RECHERCHE ET TECHINIQUE, S.A. y de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, en concepto de recurrente y recurrido respectivamente. El recurso de casación fue admitido por providencia de 27 de septiembre de 2006, dictada por la misma Sección, que ordenó remitir las actuaciones a la Sección Tercera, conforme a las reglas de reparto de asuntos.

SEXTO.- Por providencia de 16 de octubre de 2006, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó entregar copia del escrito de interposición del recurso al Abogado del Estado, en representación de la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, para que formalizara su escrito de oposición, lo que cumplimentó mediante escrito de fecha 23 de noviembre de 2006, que concluyó suplicando a la Sala «que tenga por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas».

SÉPTIMO.- Por diligencia de ordenación de 27 de noviembre de 2006 se unió el escrito de oposición al recurso y quedaron las actuaciones pendientes para señalamiento.

OCTAVO.- Por providencia de fecha 24 de abril de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Fernando Ledesma Bartret y se señalós para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 22 de mayo de 2007 en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de Sección

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 3 de diciembre de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , que desestimó el recurso interpuesto contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de febrero de 2001, confirmada por otra de fecha 13 de febrero de 2002, que había concedido el registro de la marca nº 2.312.329 «RAYKIN», denominativa, para distinguir productos de la clase 12 del Nomenclátor internacional (vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; amortiguadores de choque para muelles marítimos), por no apreciar riesgo de confusión en el mercado con la prioritaria internacional nº 622.981 «RIKEN», denominativa, también para la clase 12 (neumáticos para vehículos).

La sentencia recurrida se pronuncia en los siguientes términos:

«TERCERO.- Todo el sistema de protección que regula la Ley 32/1988 de 10 de noviembre de Marcas está concebido bajo una doble filosofía: la protección del comerciante y la tutela de los derechos de consumidor. Lo primero mediante mecanismos que aseguren el uso exclusivo y excluyente de los signos distintivos de la empresa o el comercio y a la vez eviten que otro comerciante se cobije a la sombra de un signo acreditado para promocionar su propio comercio mediante técnica de aproximación o parecido. Lo segundo, y consecuencia de lo anterior, para que el potencial consumidor conozca sin necesidad de complicadas averiguaciones que adquiere lo que realmente quiere tener y del comerciante o empresario cuyo producto busca. Para conseguir estos fines se configura el signo distintivo como un verdadero "mensaje", dirigido al potencial cliente y de ahí que no puedan formularse axiomas o grandes pronunciamientos sino que se precisa de un análisis caso por caso de los elementos de ese mensaje que pudieran entrar en colisión y no tanto mediante la comparación aislada e individualizada de los elementos integrantes de ese mensaje (que pueden coincidir en cierta medida), como a través de la constatación del impacto global del mensaje en el receptor medio, lo que se pudiera llamar "el flash publicitario". Ello explica que se detecte una cierta inseguridad en las decisiones judiciales que abordan supuestos al parecer similares, pero no hay tal, sino respuestas distintas a supuestos muy concretos cuyo análisis no siempre es extrapolable a otros por afines que parezcan, respuestas que tan solo pueden parecer contradictorias porque es imposible traer a una sentencia aspectos tales como la reproducción gráfica de letras, dibujos, leyendas, alegorías...que figuran en los expedientes del Registro y que constituyen la esencia del mensaje publicitario.

CUARTO.- Aplicando lo que procede al caso concreto, la actora y opuesta en el trámite sostiene que existe confusión fonética en cuanto a la pronunciación inglesa de ambas marcas y que se trata de marcas que amparan los mismos productos. La cierta proximidad fonética en lengua que nos es ajena no es determinante porque si el mensaje va dirigido al consumidor, es la lectura directa de la pegatina de marca en el producto lo que resalta, no cómo se pronuncie y si se trata de un consumidor muy especializado , detectará la diferencia cualquiera que sea la entonación sonora. En cuanto al ámbito aplicativo, no existe riesgo porque la oponente ha reducido el capo a los solos neumáticos para vehículos, muy alejados de los productos solicitados. No hay, pues, infracción del art. 12-1-a) de la Ley de Marcas ».

SEGUNDO.- El MOTIVO ÚNICO de este recurso de casación lo formula la representación procesal de MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A. al amparo del artículo 88.1. d) de la Ley 29/1998 , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y a través del mismo denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Expone lo siguiente: 1) Se ha producido un error en la comparación efectuada por el Tribunal de instancia, por indebida aplicación de la normativa vigente para determinar la existencia de semejanza entre los distintivos enfrentados. Y ello a) porque existe una evidente semejanza o similitud fonética y denominativa entre los vocablos comparados; y b) porque hay identidad fonética en lengua inglesa, idioma en que pronunciarían ambos vocablos los consumidores muy especializados. 2) Existe identidad entre los productos protegidos y su relación con los distintivos comparados, toda vez que pertenecen al mismo ámbito comercial. 3) Por lo tanto, existe riesgo de confusión entre los consumidores, que se habría advertido de haberse valorado la interdependencia relativa entre los factores a tomar en consideración. Como consecuencia de lo anterior, entiende que el Tribunal de instancia ha incurrido en un error al efectuar la comparación, y por ello solicita que se integren los hechos admitidos como probados y que esta Sala entre a valorar de nuevo la similitud entre las marcas enfrentadas.

TERCERO.- El recurso debe ser desestimado, porque los argumentos que antes se han resumido no impiden llegar a la conclusión de que el fundamento del mismo no es sino la discrepancia con la valoración que la Sala de instancia realiza respecto al riesgo de confusión entre los signos enfrentados. No hay hechos probados que no hayan sido considerados en la instancia y que pudieran integrarse en sede de casación, puesto que los elementos fácticos relativos a la comparación entre las marcas en litigio son exclusivamente los propios signos enfrentados y los ámbitos aplicativos sobre los que se proyectan, y ambos han sido tenidos en cuenta por la Sentencia impugnada. La discrepancia que manifiesta la recurrente es irrelevante porque, según reiterada jurisprudencia expresada por esta Sala, las apreciaciones de hechos respecto a los litigios entre marcas no son revisables en casación, a excepción de los errores manifiestos o de la eventual vulneración de las normas sobre valoración tasada de la prueba, lo que no concurre en el presente supuesto (por todas, en esta materia de marcas, sentencias de 25 de septiembre de 2003 -RC 3465/1998-, de 24 de octubre de 2003 -RC 3925/1998- de 30 de diciembre de 2003, -RC 3083/1999-, y de 10 de marzo de 2005 -RC 4700/2002 -).

Por otra parte, el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , dispone que «No podrán registrarse como marcas los signos o medios: que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior». Por tanto, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, es precisa la concurrencia de las siguientes circunstancias cumulativas: a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado. Respecto de tales prohibiciones generales, es doctrina reiterada de la Sala que, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales -marca renombrada-, basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada.

Pues bien, en el presente supuesto esta Sala no aprecia que concurra la semejanza denominativa y fonética que alega la recurrente ni, en consecuencia, que en la comparación entre los signos enfrentados se haya producido el error manifiesto que denuncia. Nos encontramos ante dos marcas denominativas, constituidas por un vocablo único, de seis letras en el caso de la aspirante «RAYKIN» y de cinco en el caso de la prioritaria «RIKEN», que sólo coinciden en tres de ellas -las consonantes- pero cuyas vocales diferentes les imprimen carácter individualizador que aleja todo riesgo de confusión, y que se mantiene incluso si se acude a la pronunciación inglesa de los términos que pretende la representación procesal de MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A., (RAYKIN = REIKIN; RIKEN = RAIKEN), aún cuando ésta no parezca la opción mas correcta porque ninguno de los dos términos forma parte del vocabulario de dicha lengua y, en consecuencia, ni tiene traducción al castellano ni puede representar nada para el consumidor medio español.

CUARTO.- La desestimación del motivo único del recurso lleva consigo la imposición de las costas a la recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Fallo

NO HA LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Procurador Doña María Teresa Rodríguez Pechín, en representación de MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE, S.A. contra la sentencia nº 1.407 dictada con fecha 3 de diciembre de 2004 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 214/2002 ; con imposición a la parte recurrente de las costas de este recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDO LEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.