Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 5249/2005 de 12 de Noviembre de 2008

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de noviembre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 5.249/2.005, interpuesto por INDUSTRIAS ESPADAFOR, S.A., representada por el Procurador D. Jorge Deleito García, contra la sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de marzo de 2.005 en el recurso contencioso- administrativo número 339/2.001, sobre denegación de marca número 2.252.235 "DAMA DE BAZA".

Son partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado, y RIVES PITMAN, S.A., representada por la Procuradora Dª Mª Carmen Pérez Saavedra.

Antecedentes

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 8 de marzo de 2.005 , desestimatoria del recurso promovido por Industrias Espadafor, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 5 de marzo de 2.001, por la que se estimaba el recurso de alzada interpuesto contra una resolución anterior del mismo organismo de 21 de febrero de 2.000, anulando ésta última y denegando el registro de la marca nº 2.252.235 "DAMA DE BAZA", mixta, para productos de la clase 32 del nomenclátor, que había solicitado D. Luis Manuel .

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 26 de julio de 2.005 , al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de Industrias Espadafor, S.A. ha comparecido en forma en fecha 24 de octubre de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación al amparo del apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y

- 2º, por infracción de la jurisprudencia.

Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia casando y anulando la recurrida con los pronunciamientos que correspondan y ordenando la inscripción definitiva en el Registro de marcas de la marca nº 2.252.235.

El recurso de casación ha sido admitido por Auto de la Sala de fecha 15 de noviembre de 2.007 .

CUARTO.- Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

Asimismo se ha opuesto al recurso de casación la también comparecida Rives Pitman, S.A., cuya representación procesal suplica en su escrito que se dicte sentencia desestimándolo y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de las costas a la recurrente.

QUINTO.- Por providencia de fecha 18 de junio de 2.008 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 29 de octubre de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto y planteamiento del recurso de casación.

Industrias Espadafor, S.A. recurre en casación contra la Sentencia de 8 de marzo de 2.005, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó su impugnación de la denegación por la Oficina Española de Patentes y Marcas del registro de la marca mixta nº 2.252.235 "Dama de Baza", para productos de la clase 32.

La Sentencia recurrida funda el fallo desestimatorio en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.- Debe señalarse que si bien es cierto que la parte denominativa de la marca número 2.252.235 "Dama de Baza, Productos de España industrias Espadafor" en la clase 32ª es absolutamente distinta de las marcas enfrentadas, en su aspecto gráfico, tanto en lo que afecta al color como a la disposición de sus elementos evoca a las marcas oponentes cuya titularidad ostenta la entidad «Rives Pitman S.A.». Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de Septiembre de 2.002 establece que hay que tener presente, como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 , que entre la similitud de los signos y la de los productos existe interdependencia, de tal forma que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa, «.....» de tal forma que el consumidor medio, esto es, persona dotada con un raciocinio y perspectivas normales que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles - Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 -, podrá caer en error sobre el origen del producto que adquiere: en el caso presente las marcas van destinadas a proteger los mismos productos, eso es concentrados no alcohólicos de frutos por lo que la necesidad de que los gráficos sean perfectamente diferenciables se acrecienta. Por otra parte como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Febrero de 1.993 , la notoriedad constituye un elemento a tener en cuenta en la determinación de si se puede producir o no error o confusión en el mercado respecto de la solicitada, es un elemento a tener en cuenta, cuando no está clara la diferenciación fonética o gráfica de las Marcas enfrentadas. La notoriedad de una marca obliga a que las denominaciones que se aproximen en semejanza estén a mayor distancia distintiva de la que es ordinariamente exigible a fin de contrarrestar la fuerza identificatoria de la notoriedad, "esa vis atractiva que arrastra al consumidor o usuario a vincular lo notorio con el nuevo producto en una unión inconfundible". (Sentencias de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 1996 y 17 de diciembre de 1997 .). En la actualidad la definición legal de marca notoria se encuentra en el artículo 8.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas según la cual se entenderá por marca notoria la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca. Y la protección otorgada en el apartado alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Además de ello si la marca es conocida por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. En el caso presente aún cuando se entienda que la marca es simplemente notoria y no renombrada se exige que efectuada la comparación la marca pretendida no evoque la registrada por guardar semejanza con aquella, lo que no ocurre en el caso presente. Pero es que además debe señalarse que la entidad «Industrias Espadafor S.L.» utilizaba unas etiquetas para las botellas prohibidas por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 30 de Junio de 1.998 , y que en nueva Sentencia de 13 de Octubre de 2.001 dicha audiencia en relación con las modificaciones llevadas a cabo en el etiquetado y demás signos por la entidad «Industrias Espadafor S.L.» que han dado lugar a la marca que hoy se enjuicia se ha cumplido o no con lo acordado en la resolución que puso fin al procedimiento; a tal respecto, examinadas de forma unitaria, completa y comparativa, las etiquetas que fueron sustituidas y aquellas otras que las sustituyeron, junto con los demás caracteres o signos, similares y diferenciadores, no se puede llegar a distinta deducción o conclusión a que lo hace el informe aportado por la parte actora y que puntualiza y recoge que las modificaciones efectuadas persisten en mantener la misma imagen aplicando o llevando a cabo unas sutiles variaciones, con una intensidad cromática mínima, continuando, en términos generales, el mismo conjunto identificador precedente; en definitiva que sigue siendo considerable el porcentaje de que se produzca confusión en el consumidor normal, no especializado, que es lo que se pretende evitar, y constituye la finalidad de la pretensión deducida. Pero es que además en Sentencia de 23 de Junio de 2.004 la entidad «Industrias Espadafor S.L.» ha sido condenada por el uso de los signos prohibidos en la primera Sentencia dictada por aquella audiencia y que son muy semejantes a los que se pretenden inscribir. En consecuencia el recurso contencioso-administrativo ha de ser desestimado al ser el acto administrativo ajustado a Derecho, reconociendo legitimación activa a la demandante, ya que la marca pretendida contiene "Dama de Baza, Productos de España industrias Espadafor" contiene su denominación social por lo que en virtud al principio "pro actione" ya que el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa establece que están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo las personas físicas o jurídicas que ostenten no solo un derecho sino también un interés legítimo." (fundamento de derecho cuarto)

El recurso se funda en dos motivos, ambos acogidos al apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción. En el primero de ellos se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ), por entender que la marca solicitada es distinta de la prohibida en vía civil. En el segundo motivo se aduce la infracción de la jurisprudencia sobre el citado precepto de la Ley de Marcas.

SEGUNDO.- Sobre la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas .

El actor entiende que la marca solicitada es distinta en su denominación y elementos a las marcas opuestas por la parte adversa, y afirma que difiere de la que se usó en un primer momento, sin solicitud de registro, y que fue prohibida por la Jurisdicción civil. Considera, en consecuencia, que se ha aplicado erróneamente el artículo invocado de la Ley de Marcas.

El motivo no puede prosperar. En reiteradas ocasiones hemos manifestado que no puede pretenderse en casación la revisión de los hechos probados ni de los juicios de naturaleza fáctica efectuados en la instancia. El recurso de casación se configura, en efecto, como un recurso extraordinario destinado a asegurar la correcta interpretación y aplicación del derecho, por lo que las referidas apreciaciones sobre hechos quedan fuera del mismo siempre que se expresen de manera motivada y no resulten arbitrarias o irrazonables o incurran en error patente (entre otras muchas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -RC 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).

En el caso de autos, la Sala de instancia ha expuesto su criterio de que la marca solicitada, a pesar de los cambios operados respecto de la marca cuyo uso fue prohibido por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 30 de junio de 1.998 , es todavía globalmente parecida a aquélla, por lo que sigue induciendo a confusión con las opuestas por la empresa codemandada Rives Pitman, S.A. En este sentido la Sala juzgadora asume y ratifica el criterio expresado por la citada Audiencia Provincial que en Auto (no sentencia, como por error se afirma en la Sentencia recurrida) de 13 de octubre de 2.001, dictado en fase de ejecución de la referida Sentencia de 30 de junio de 1.998 y en relación con los signos que se solicitan como marca en este procedimiento, afirmó que seguían siendo sustancialmente iguales a los prohibidos.

Siendo dicha valoración motivada y razonable, no puede ser revisada en casación ni puede el recurrente aspirar a que sea substituida por la suya propia, por mucho que su discrepancia con el criterio de la Sentencia recurrida sea legítima y de que la apreciación sobre confundibilidad efectuada por las Salas civil y contencioso-administrativa que se han pronunciado sobre las marcas enfrentadas puedan resultar discutibles.

Debe también rechazarse el segundo motivo, en el que la parte aduce jurisprudencia supuestamente contraria a los criterios empleados por la Sala de instancia, pero que se refiere a supuestos sobre otras marcas y que en nada resulta contradicha por la Sentencia recurrida. En concreto, la valoración expresada en la Sentencia recurrida es precisamente un juicio sobre el efecto global de la marca denegada, de conformidad con el procedimiento de comparación que esta Sala ha indicado reiteradamente para la aplicación del artículo 12.1 de la Ley de Marcas .

TERCERO.- Conclusión y costas.

El rechazo de los dos motivos en que se funda el recurso supone la desestimación de éste. Se imponen las costas a la parte recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley de la Jurisdicción .

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Fallo

Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Industrias Espadafor, S.A. contra la sentencia de 8 de marzo de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 339/2.001 . Se imponen las costas de la casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Óscar González González.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-María Jesús Pera Bajo.Firmado.-