Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 7583/2004 de 16 de Mayo de 2007

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Mayo de dos mil siete.

VISTO el recurso de casación número 7583/2004, interpuesto por el Procurador Don Argimiro Vázquez Guillén, en representación de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 265/2000, seguido contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de octubre de 1999, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la precedente resolución de 24 de noviembre de 1998, que denegó la marca internacional número 669.852 "MIND MAP", para servicios de las clases 35 y 41, del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada y defendida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- En el proceso contencioso-administrativo número 265/2000, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 26 de febrero de 2004 , cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que desestimamos el recurso promovido por el procurador D. Argimiro Vázquez Guillén en representación de la entidad MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de octubre de 1999 en expediente nº 03832/99 y confirmamos dicha resolución por ser conforme a derecho sin hacer declaración sobre las costas de este recurso.».

La sentencia desestima la pretensión deducida en el suplico del escrito de demanda formalizado en el proceso de instancia de que se mantenga el sentido denegatorio de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de noviembre de 1998, pero se amplíe la fundamentación con la declaración de la «manifiesta incompatibilidad» de la marca internacional solicitada número 669.852 "MIND MAP", que designa servicios de la clase 35 (gestión de asuntos comerciales, administración comercial) y de la clase 41 (Educación, formación) con la marca comunitaria número 104.174 "MAP", que designa servicios de la clase 16, con base sustancialmente a las siguientes consideraciones jurídicas:

«La resolución impugnada ha fundamentado su reclamación (debe decir declaración) de no incompatibilidad en razón a que el art. 12.1 de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre , aplicable al presente caso de registro de marca internacional, en virtud de la remisión indirecta que al mismo efectúan los artículos 5 del Arreglo de Madrid, 74 de la citada Ley española y el Quinquies B1 del Convenio de la Unión de París, prohíbe el registro como marcas de los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otra marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, de donde se desprende que para el examen de la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores: De una parte, la posible identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual entre la marca solicitada y los signos prioritarios contrapuestos y, de otra, la eventual coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de confusión en el mercado condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo se da únicamente cuando los productos, servicios o actividades que distinguen los signos enfrentados son de idéntica o análoga naturaleza, o coinciden en su comercialización o aplicación o sirven a finalidades complementarias o relacionadas y la aplicación al presente caso de los criterios legales expuestos pone de manifiesto que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro del art. 12.1 LM , dada la diferencia existente entre los ámbitos aplicativos respectivos de la marca internacional solicitada 669.852 "MIND MAP", que distingue servicios de "gestión de negocios comerciales, administración comercial" (cl. 35) y "educación, formación" (cl.41), y de la marca comunitaria oponente y ahora recurrente 104.174 "MAP", que distingue el amplio enunciado de productos incluidos en la clase 16 del Nomenclátor Internacional, por lo que en aplicación del principio de especialidad que preside nuestro sistema marcario, se considera que los dos signos en conflicto podrían convivir registralmente, sin que de ello se derivase riesgo de error o confusión para el público consumidor .».

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, recurso de casación que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 1 de julio de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO.- Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 21 de septiembre de 2004 , presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que habiendo por presentado este escrito junto a sus copias, se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, teniendo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación preparado contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el Recurso 265/2000, con fecha 26 de febrero de 2004, admitiéndolo a trámite, y dicte Sentencia casando la Sentencia recurrida en el sentido de mantener la denegación de inscripción de la marca 669.852 -MIND MAP recogida en la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 24 de noviembre de 1998, recaída en el expediente 03832/99, pero ampliando la fundamentación de dicha denegación a la manifiesta incompatibilidad de la referida marca con la marca comunitaria 104.174-MAP de MAPFRE MUTUALIDAD.».

CUARTO.- Por providencia de fecha 7 de marzo de 2006, se admitió el recurso de casación.

QUINTO.- Por providencia de la Sala de fecha 24 de marzo de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 28 de abril de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

SEXTO.- Por providencia de fecha 12 de febrero de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 9 de mayo de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Fundamentos

PRIMERO.- Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2004 , que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de octubre de 1999, que desestimó el recurso formulado contra la precedente resolución de 24 de noviembre de 1998, que acordó denegar la inscripción de la marca internacional número 669.852 "MIND MAP", que distingue servicios de las clases 35 y 41 del Nomenclátor Internacional de Marcas, por incompatibilidad con la marca nacional número 1.132.229 "MAP", en clase 41, y con la marca internacional número 539.375 "MIND", en clases 35 y 41.

La pretensión casacional se resume en el suplico del escrito de interposición en los siguientes términos:

«Que habiendo por presentado este escrito junto a sus copias, se sirva tenerme por personado y parte en la representación que ostento, teniendo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de casación preparado contra la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dictada en el Recurso 265/2000, con fecha 26 de febrero de 2004, admitiéndolo a trámite, y dicte Sentencia casando la Sentencia recurrida en el sentido de mantener la denegación de inscripción de la marca 669.852 -MIND MAP recogida en la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 24 de noviembre de 1998, recaída en el expediente 03832/99, pero ampliando la fundamentación de dicha denegación a la manifiesta incompatibilidad de la referida marca con la marca comunitaria 104.174- MAP de MAPFRE MUTUALIDAD.».

SEGUNDO.- Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, se articula en la exposición de dos motivos de casación, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

En la formulación del primer motivo de casación, por infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , y de la jurisprudencia que lo interpreta, se aduce que la Sala de instancia ha incurrido en error al no apreciar la existencia de semejanza denominativa entre las marcas en conflicto, al constituir la marca internacional solicitada "MIND MAP", una mera derivación de la marca comunitaria oponente "MAP", lo que debe determinar la aplicación de la prohibición de registro al generarse en el consumidor «duda, error o perplejidad», y concurrir identidad en los servicios que protegen, que genera riesgo de confusión o asociación.

En el segundo motivo de casación, se imputa a la sentencia recurrida la infracción de los artículos 4.4 y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas , en relación con los artículos 6 y 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , y de la jurisprudencia interpretativa de estas disposiciones, al no tener en cuenta la Sala de instancia que la inscripción de la marca internacional solicitada "MIND MAP" «hubiere beneficiado injustamente a su titular con el prestigio y reputación de la marca prioritaria» que, además, podría generar riesgo de asociación.

TERCERO.- Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del primer y del segundo motivos de casación, porque, conforme a una consolidada doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencioso-administrativo no se pueden deducir pretensiones tendentes a complementar la fundamentación de la resolución administrativa impugnada sin pretender la declaración de no ser conforme a Derecho el acto impugnado, según prescribe el artículo 31.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa.

La petición deducida en el suplico del escrito de demanda presentado por la Entidad Mercantil actora MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, de que se mantenga el sentido denegatorio de la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 24 de noviembre de 1998, para que se amplíe la fundamentación para que se declare asimismo la manifiesta incompatibilidad con la marca comunitaria número 104.174 "MAP", instando en consecuencia la confirmación de que la resolución administrativa impugnada es ajustada al principio de legalidad administrativa, pero en base a criterios jurídicos adicionales o complementarios, desconoce la naturaleza del recurso contencioso-administrativo, en el que el petitum de la demanda delimita el alcance y el contenido de los pronunciamientos que puede acoger la sentencia, en los que no pueden integrarse declaraciones desvinculadas de la pretensión de anulación, o de cese o de modificación de la actuación administrativa, o de plena jurisdicción, que no sean determinantes o consecuencia de la anulación total o parcial del acto recurrido, según se desprende del artículo 71.1 de la LJ .

En efecto, en la sentencia de esta misma Sala de 30 de abril de 2007 (RC 1417/2005 ), hemos resumido esta doctrina en los siguientes términos:

«[...] En el derecho de marcas, lo que resulta susceptible de recurso ordinario es la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que admite o deniega el registro de una marca, no tanto los fundamentos en los que se ha basado el citado órgano administrativo (sentencia de 31 de octubre de 2000, RC 4534/1993 ). En la reciente sentencia de 2 de noviembre de 2006 (RC 2883/2004 ) hemos declarado lo siguiente: «Por lo demás, recordaremos que en nuestra sentencia de 8 de junio de 2006 (recurso número 8686/2003 ) reiteramos la doctrina de esta Sala en el sentido de que no son admisibles los recursos contencioso-administrativos "[...] en los que no se pretende tanto la declaración de nulidad de un acto administrativo cuanto la confirmación de éste por motivos adicionales a los que determinaron la resolución". Nos remitíamos a lo dicho sobre esta cuestión, entre otras, en la anterior sentencia de 3 de abril de 2000 (recurso de casación número 166/1993 ), fijando una doctrina que debe considerarse asentada frente a algún precedente jurisprudencial de signo contrario». La aplicación de esta doctrina al presente supuesto determina la desestimación del recurso de casación [...]».

En consecuencia, al desestimarse los dos motivos de casación articulados, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2004 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 265/2000.

CUARTO.- Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Fallo

Primero.- Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil MAPFRE MUTUALIDAD DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de febrero de 2004 , dictada en el recurso contencioso-administrativo 265/2000.

Segundo.- Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.