Sentencia Civil 443/2024 Audiencia Provincial Civil de Las Palmas nº 4, Rec. 6/2023 de 10 de julio del 2024

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

1. Impugna el demandante la resolución de la OEPM, nº89022 y dictada el 3 de febrero de 2023. La resolución administrativa deniega el registro de la marca nacional.

Se presentó con nº M4123784/6 el 21 de mayo de 2021 a las 12:47:40 por don Eliseo. El distintivo que se le atribuye es figurativo, con la denominación:

"SolymarCalma Holiday Rentals Experts".

Y la figura:

Añade la reivindicación del color como característica distintiva de la marca. Concretamente se reivindican los siguientes colores distintivo paleta cromática

"C: 55 M: 13 Y: 25 K:0 R: 142 G: 181 B: 190 WEB: #8EB5BE C: 2 M: 23 Y: 86 K:0 R: 236 G: 198 B: 67 WEB: #ECC643 C: 91 M: 69 Y: 23 K: 7 R: 59 G: 80 B: 128 WEB: #3B5080 C: 46 M: 36 Y: 36 K: 16 R:"

Se solicita para la clase 43, hospedajes temporal.

2. Tras la tramitación del expediente, intervino el interesado TRADIA HOTEL SLU, quien se opuso y alegó:

i) la infracción del art. 6.1.b de la Ley de Marcas por la semejanza de los signos en pugna; la identidad o semejanza de productos o servicios; y el riesgo de confusión entre el público consumidor (incluye el riesgo de asociación).

ii) infracción de la prohibición relativa del art. 8.1 de la Ley de Marcas. Es decir, la marca es renombrada; hay un vínculo entre los signos en liza; el eventual uso de la marca solicitada pueda constituir un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o ser perjudicial para los mismos; y el uso debe ser injustificado.

3. Tras ponderar la oposición, por la OEPM se dictó la resolución denegatoria el día 10 de mayo de 2022 denegando el registro. Fue recurrida en alzada, y según se transcribe se mantuvo la resolución por:

"El signo solicitado presenta similitudes fonético-denominativas con las marcas oponentes M 3506668 GRAN HOTEL SOL Y MAR y A 15895147 SOLYMAR HOTELES, al apreciar entre los signos semejanzas evitables, al incluir el mismo término distintivo compuesto por "SOLYMAR", pudiendo suponer un riesgo de confusión/asociación en el consumidor.

Asimismo, ha quedado acreditado el renombre de la marca oponente a través de la presentación de una serie de pruebas entre las que encontramos noticas sobre premios, certificaciones, galardones y reconocimientos, así como la realización de campañas de responsabilidad social corporativa, organización de eventos y patrocinios, referencias a datos financieros e importantes inversiones realizadas, que acreditan el conocimiento de la marca entre el público en general, a lo largo de un periodo de tiempo bastante extenso a nivel nacional.

Si bien la marca renombrada implica una protección superando el principio de especialidad que rige en nuestro derecho de marcas, su protección se extenderá más allá de su campo aplicativo, con mayor o menor extensión, en función del renombre acreditado. A estos efectos, las marcas oponentes se encuentran registradas, para la marca M 3506668 GRAN HOTEL SOL Y MAR, para los servicios de las clases, 43 "SERVICIOS DE RESTAURACION (ALIMENTACION); HOSPEDAJE TEMPORAL.", para la marca A 15895147 SOLYMAR HOTELES, para la clase 43 "Alojamiento de animales; Alquiler de mobiliario y menaje; Provisión de alimentos y bebidas; Servicios de hospedaje temporal; Puesta a disposición de alojamientos temporales; Servicios de restauración [alimentación].", y la marca impugnada se ha solicitado para la clase 43 "HOSPEDAJE TEMPORAL", existiendo una conexión entre los servicios solicitados y los servicios protegidos por el oponente.

En función de los parámetros analizados: similitudes entre los signos, renombre de la marca anterior y campos aplicativos afectados; consideramos que el uso de la marca solicitada podría generar un vínculo en la mente del consumidor con las marcas anteriores renombradas.

Queda, asimismo, acreditado que dicho vínculo puede derivar, sin justa causa, en un aprovechamiento indebido o menoscabo del renombre y en una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior , ya que con el uso de la marca solicitada se produciría una apropiación indebida del poder de atracción y de la inversión publicitaria de la marca anterior, beneficiándose indebidamente de su imagen, tal y como ha quedado acreditado en el expediente, con las diversas noticias en los que aparece la marca, que acreditan la continua presencia de las marcas GRAN HOTEL SOL Y MAR y SOLYMAR HOTELES en los medios de comunicación españoles y la valoración positiva que hacen los mismos de ella. Por todo ello la marca solicitada se halla incursa para los servicios solicitados de la clase 43 en la prohibición del artículo 8 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de diciembre)"

4. Recurre el solicitante (don Eliseo) ante la jurisdicción civil y estima que debe ser revocada la resolución administrativa de la OEPM. Lo anida en único motivo conjunto: la falta de similitud, agotamiento y no perjuicio a TRADIA HOTEL SLU.

Exactamente expone que el registro de TRADIA HOTEL SLU es la Marca española núm. 3.506.668 "GRAN HOTEL SOL Y MAR" y Marca de la Unión Europea No. 15.895.147 "SOLYMAR HOTELES". Entre estas marcas y la solicitud denegada no hay riesgo de asociación alguno.

No existe evidente asociación alguna con el origen empresarial de los servicios designados por las marcas ni aprovechamiento de la reputación alcanzada por las marcas registradas en el mercado. En concreto, formas, colores, tipografías, fuentes e impacto son en todo distintas. Añade que no hay perjuicio alguno.

Además entiende que la denominación recoge términos genéricos por lo que nunca podremos considerar carácter distintivo y renombre al utilizar el elemento denominativo "SOLYMAR" para identificar servicios de las Marcas Oponentes.

Como segundo motivo esgrime el agotamiento del derecho de la Propiedad Industrial de la marca. Intenta limitar el titular a los competidores una vez que se ha introducido en el comercio libremente.

Y como último motivo, anidado a todo lo anterior, sostiene que no concurre interferencia alguna en la reputación del oponente ni aprovechamiento de consumidores o clientes

5. Se opone la Abogacía del Estado. Entiende que concurren tanto la prohibición del art. 6.1.b) como la prohibición de registro del art. 8.1 de la Ley de Marcas.

i) En relación a la prohibición del art. 6 indica que claramente concurre la semejanza entre los signos litigiosos con evidente similitud fonética dado que las marcas litigiosas comparten los términos "sol y mar"; añade que existe una similitud entre los productos o servicios que designan las marcas pues se refieren a la misma clase, la 43 y utilizan lso mismos canales de comercialización; añade que existe riesgo de confusión y también de asociación, habida cuenta de la similitud entre los signos y de la identidad aplicativa entre ellos.

ii) Respecto a la prohibición del art. 8 reconoce a la marca ya registrada el carácter de renombrada, por lo que ante la semejanza de los signos comparados entiende que puede suponer un aprovechamiento del renombre de las marcas ya registradas

6. También contesta a la demanda TRADIA HOTEL SLU, y en iguales términos niega la posibilidad de registro de la marca con arreglo al art. 6.1.b y art. 8 de la Ley de Marcas. Existe una falta de distintividad de los elementos del signo cuyo registro se pretende en una perspectiva de conjunto al coincidir su elemento dominante "SOLYMAR". Existe una incorrecta aplicación de la norma del art. 36 de la ley de marcas, puesto que no se ha producido agotamiento alguno del derecho de marca. No hay una primera comercialización de producto que comporte la liberalización del mismo.

Afirma que existe un riesgo de confusión, al concurrir cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados.

7. A la vista de los escritos conviene centrar la controversia a resolver. Por lo expuesto, la controversia se centra en la confrontación de signos para verificar su similitud, y en qué manera el carácter no controvertido del renombre de la marca ya registrada afecta a la comparación, siempre que haya identidad. Y en su caso, si hay riesgo de confusión por asociación y si se obtiene una ventaja por aprovechamiento de la similitud con la marca renombrada.

SEGUNDO.- Consideraciones previas. Jurisprudencia del TJUE. Consecuencias del renombre de la marca en la controversia planteada. Agotamiento del derecho de marca.

1. Antes de entrar a valorar los motivos del recurso conviene hacer tres puntualizaciones.

i) Aplicación de la jurisprudencia del TJUE.

2. Si bien, la marca a comparar pretende el Registro en la OEPM, conviene poner de releve que es posible acudir a la jurisprudencia del TJUE para solventar la controversia.

3. El Tribunal Supremo en sentencia nº 775/2021 de 10 de noviembre reconoce la aplicación de las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la legislación nacional cuando existe una similitud de regulaciones. En este caso, las prohibiciones invocadas tienen una regulación similar tanto en el art. 5.1 y 3 de la Directiva UE 2015/2436, de 16 de diciembre como en los arts. 6 y 8 de la Ley de Marcas.

ii) Renombre de la marca.

4. Como hemos observado, es controvertido entre las partes, por un lado, la existencia de un riesgo de confusión (asociación) entre las marcas, dada la aparente similitud de signos enfrentados y servicios prestados; y por otro lado la imposibilidad de registro de las marcas nuevas por el perjuicio generado a la marca registrada por su carácter de renombrada.

5. Sin embargo, la existencia de una marca renombrada (así reconocido por el demandante) matiza el análisis de la prohibición del art. 6.1.b, dado que ya no es necesario que concurra entre estos signos una doble identidad de signos confrontados, ni de productos o servicios, ni tampoco de que concurra un riesgo de confusión (que incluye el de asociación) entre ellos.

Así lo ha declarado la jurisprudencia del TJUE, entre otros en el asunto C-65/12 sentencia de 6 de febrero de 2014 asunto Red Bull Nederland BV:

"39. La protección de las marcas renombradas es más amplia que la relativa a las marcas ordinarias en cuanto que la prohibición del uso de un signo por un tercero no depende de la identidad, prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, del signo o de la marca, ni del riesgo de confusión mencionado en el artículo 5, apartado 1, letra b), de la misma Directiva."

O la sentencia C-487/07 de 18 de junio de 2009, asunto LŽOreal SA. El punto 36 señalaba:

"Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41)."

6. En consecuencia, en estos casos, según el art. 8 debe ser objeto de comparación: la similitud e identidad de signos; y que con el uso de la marca no renombrada, si el uso se verifica sin justa causa, obtendrá una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o en su caso, el uso puede ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

7. Por tanto, en primer lugar debe analizarse si concurren las prohibiciones (limitaciones de registro) para la marca renombrada, y posteriormente, si la prohibición de la renombrada no opera, será verificada la prohibición relativa especial incoada del art. 6.1.b)

iii) Agotamiento del derecho de marca.

8. El art. 36 de la Ley de Marcas dispone:

"1. El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización."

9. Así, si se observa la norma procede afirmar que no concurre el supuesto de hecho necesario para su aplicación. La razón es que en este caso no comercializan productos, sino que las marcas prestan servicios; y que además no es controvertido una comercialización posterior de productos, sino la imposibilidad de registrar una determinada marca por la concurrencia de una prohibición absoluta y otra relativa.

10. Por ende, el motivo se convierte en superfluo y alejado de la controversia suscitada en los recursos y resolución administrativa.

TERCERO.- Comparación de signos. Similitud por distintividad.

1. Las marcas enfrentadas son:

2. Las notas esenciales a tener en cuenta para ponderar la identidad o similitud de signos en conflicto pueden resumirse en:

i) Es indispensable que los signos enfrentados presenten cierta similitud aunque sea de escasa entidad.

ii) Si bien los grados de similitud exigidos en la protección de la marca renombrada y el riesgo de confusión son diferentes, si no hay similitud no hay protección.

iii) La similitud entre signos se aprecia de igual forma, tanto para las marcas renombradas como para el riesgo de confusión.

La sentencia de 24 de marzo de 2011, asunto C-552/09, Ferrero Spa/OAMI en sus párrafos 53 y 54 lo resume en estos términos:

"53. Ciertamente, el grado de similitud exigido en el marco de cada una de esas disposiciones es diferente. En efecto, mientras que la aplicación de la protección establecida por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 está supeditada a la comprobación de un grado de similitud tal entre las marcas en conflicto que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambas, ese riesgo de confusión no se exige para la protección conferida por el apartado 5 de este artículo. Por tanto, las infracciones de ese apartado 5 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, siempre que éste sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 27, 29 y 31, así como Intel Corporation, apartados 57, 58 y 66).

54. En cambio, ni del tenor de dichas disposiciones ni de la jurisprudencia se desprende que la similitud entre las marcas en conflicto deba apreciarse de modo distinto según se efectúe respecto de una disposición o de la otra."

iv) Por tanto, lo relevante en el análisis del grado de similitud en las marcas renombradas, no es la existencia de una similitud que comporte un riesgo de confusión, sino que una vez apreciada la similitud, el consumidor medio pueda establecer un vínculo entre las marcas enfrentadas.

v) Pero a su vez, cuando es controvertida la similitud (no la identidad) entre los signos que pretenden ser registrados, la diferencia estriba en la protección dada por las funciones que cumple la marca. En concreto, son dos:

1) Respecto al carácter distintivo, se asocia con la función esencial de la marca, es decir, identificar la marca y permitir que el consumidor medio pueda distinguir el origen del producto o servicio que designa. ( STJUE de 12 de enero de 2006, C-173/04, caso Deutsche Sisi-Wirke)

2) En relación a los signos descriptivos (genérico), pretende evitar que el titular de la marca registrada con signos descriptivos pueda monopolizar su uso, es decir que todos los sujetos que intervienen en el tráfico puedan usar esos signos. ( STJUE de 12 de febrero de 2004, C-265/00)

3. Y en este caso debemos afirmar que no hay similitud alguna sobre la base de los términos denominativos genéricos de las marcas que deben ser confrontadas. Las marcas ya registradas no pueden adquirir la protección porque la similitud, según la resolución de la OEPM se deniega el registro por la similitud "fonético denominativa", y por ende la distintividad otorgada por la OEPM viene asociada a términos genéricos y de uso común (en este caso "hotel", "sol" y "mar"). La marca registrada es mixta, pues si la marca fuere denominativa incurriría en una prohibición absoluta según impone el art. 5.1 apartados b y c de la Ley de Marcas. Recordemos que este precepto señala:

"1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes:

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios."

4. En una marca mixta, con denominación genérica, la distintividad de la marca se adquiere por otros signos, como el color o dibujos (logos) o por las formas. Si bien debe ponderarse la similitud por la imagen del consumidor medio, no se puede obviar la generalidad de sus términos denominativos y la imposibilidad de su derecho exclusivo a usarlos. La Sala Primera, en la sentencia 503/2019 de 30 de septiembre, expone la importancia de la comparación basada en los elementos distintivos de la marca.

5. Todos ellos en su conjunto, al ser términos de uso común, al margen de la denominación y fonética empleadas, son los que otorgan la distintividad a la marca, pues en modo alguno se permitiría el registro como marca denominativa "SOL Y MAR HOTELES", en un ámbito de una prestación de servicios de hoteles de playa, donde predominan el sol y el mar.

6. Y ello, a pesar de que es cierto como sostiene el demandado que en la comparación debe acudirse a la imagen que conserva el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, y además a una visión en conjunto, pero sin obviar el análisis de cada elemento que la compone ( STJUE de 15 de septiembre de 2005, asunto C-37/03). Que la marca este registrada no debe suponer una monopolización en el mercado de los términos genéricos, atribuyéndose en exclusiva nombres comunes de tal forma que pervierte la finalidad de distinción de las marcas para la identificación del origen de los productos o servicios prestados pues se trata de marcas mixtas, donde el registro se concede porque le otorgan la distintividad al signo por elementos que van más allá del componente fonético denominativo que es común.

7. Así, se observa por un lado en la marca que pretende ser registrada un sigo redondo, en azul y amarillo, con un sol sobre el mar para servicios de "holiday rentals" (frente al vocablo hotel), y por otro lado en la ya registradas, una marca negra con un logo estrecho en vertical; o un recuadro en gris, con el signo en azul en horizontal, pero que nada tienen que ver con el circulo de un sol y el mar. Además la marca que pretende su acceso añade el término "calma", que no aparece en el la marca registrada.

8. Por ello, ante la falta de similitud sobre el elemento distintivo, no debe hacerse un análsisis ni del riesgo de confusión ni del aprovechamiento, y debe ser anulada la resolución administrativa, estimada la solicitud de registro y ordenar que acceda al mismo.

CUARTO.- Costas.

1. De conformidad con el art. 394 de la Ley 1/2000, se imponen las costas a la Oficina Española de Patentes y Marcas y a TRADIA HOTEL SLU.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, y por la autoridad que me confiere la Constitución,