Sentencia CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Santander, Sección 1, Rec 176/2016 de 09 de Febrero de 2017

Encabezamiento

Juzgado Mercantil de Cantabria.

JUICIO ORDINARIO 176/2016.

SENTENCIA N.º

Magistrado Juez: Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez de Marigorta Menéndez.

Demandante:VITRIFICADOS DEL NORTE S.A.L. (VITRINOR).

Procurador: Fernando García Viñuela.

Letrados: Blas Alberto González Navarro y Juan Pablo Garbayo Blanch.

Demandado:CANTRA S.L.

Procurador: Dionisio Mantilla Rodríguez.

Letrados: María Dolores Garayalde Niño y José Ramón Casado Valderrábano.

Objeto del Juicio:Retracto marcario.

En Santander a 9 de febrero de 2017

Antecedentes

PRIMERO.-El día 27-4-2016 la indicada representación de la parte actora, presentó demanda ante este Juzgado en la que con fundamento en los hechos y fundamentos legales que cita se concluía solicitando sentencia por la que:

I) Se declarase el derecho de VITRIFICADOS DEL NORTE S.A.L., en su condición de cotitular de las marcas MAGEFESA nacionales números 1.014.151, 1.014.153 y 1.014.154, comunitaria número 3.187.771 e internacional número 476.731, al ejercicio preferente de su derecho legal de retracto sobre el 50 % de la cuota de la nuda propiedad de una tercera parte indivisa de dichas marcas, transmitida por la anterior comunera, LA COMPAÑÍA DE CUBIERTOS S.L. a la demandada.

II) Se condenase a CANTRA S.L. a estar y pasar por la anterior declaración, y a transmitir a VITRIFICADOS DEL NORTE S.A.L. el 50 % de la cuota que sobre una tercera parte indivisa de la nuda propiedad ha adquirido CANTRA S.L. de LA COMPAÑÍA DE CUBIERTOS S.L. sobre las marcas nacionales números 1.014.151, 1.014.153 y 1.014.154, comunitaria número 3.187.771 e internacional número 476.731, ordenando la inscripción en la OEPM a costa de la demandada y con testimonio de la sentencia.

III) Se condenase en costas a la demandada.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que se personara en autos y la contestara, lo que hizo en tiempo y forma en el sentido de interesar desestimación de la demanda.

TERCERO.-Celebrado el acto de audiencia previa el día 9 de noviembre de 2016 quedaron los autos vistos para sentencia al proponerse únicamente prueba documental.

Fundamentos

PRIMERO.- Planteamiento y hechos relevantes.

1. La demanda destaca la vinculación de los trabajadores de varias entidades del grupo MAGEFESA (de GURSA y CUNOSA) que constituyen en 1995 VITRINOR, con la propiedad industrial de MAGEFESA, primero como licenciatarios no exclusivos, evitando la caducidad del título y colaborando a la notoriedad, mantenimiento e incremento de su good will, y finalmente, con la escritura de 25 de julio de 2012, adquiriendo una tercera parte indivisa de la nuda propiedad de las patentes, marcas y procedimientos industriales de la quebrada MAGEFESA, así como una licencia de uso exclusiva por 20 años, correspondiendo las otras dos terceras partes a EUSKOMENAJE 1810 S.A.L. y a LA COMPAÑÍA DE CUBERTOS S.L. (LCC).

2. La anterior escritura constituye el condominio sobre la propiedad industrial que es objeto de litigio:

Recoge el valor que asignado tanto en uso (425.000 €) como a la nuda propiedad (25.000 €) de los bienes inmateriales de la quebrada (450.000 € en total).

Realiza cesiones de derecho de uso sobre los derechos de propiedad industrial necesarias para la comercialización y fabricación de diversos productos a cada una de las tres licenciatarias adquirentes, distribuyendo entre ellas por terceras partes iguales los 425.000 € de su valor.

Realiza la venta de la nuda propiedad de los referidos derechos, por terceras partes indivisas y pactando (otorgando cuarto) ' conforme a los dispuesto en el artículo 400 del Código Civil la indivisión del derecho de nuda propiedad adquirido por terceras partes indivisas por el plazo de diez años, máximo legal, asumiendo la obligación de prorrogarlos sucesivamente'

3. La aquí demandada CANTRA, adquirió por 2.200.000 € en subasta pública notarial en abril de 2013 el tercio de EUSKOMENAJE tras su liquidación acordada en junta universal de 25 de febrero de 2013. De la escritura de 19-4-2013 destaca:

La reiteración en la referencia a la constitución de una comunidad proindiviso conforme al art 400 CC . (exponendo I.B.4).

La expresa sumisión al régimen del art 1522 y 1524 CC (exponendo I.B.5) y al derecho de los copropietarios de usar el retracto al enajenarse una parte indivisa a un extraño, a cuyo efecto se requiere al notario para remitir copia autorizada de la escritura a LCC y a VITRINOR.

4. VITRINOR decidió no acudir a la subasta. No ejercita retracto ni manifiesta objeción.

5. Posteriormente CANTRA adquiere al tercer condómino (LCC) su tercio indiviso, de lo que tiene conocimiento VITRINOR a través de las publicaciones en OAMPI, OMPI y OEPM (en junio, septiembre y octubre de 2014 -documentos 12 al 16 de la contestación-) y pretende por hacer valer un derecho de retracto sobre el 50 % del indicado tercio indiviso de la nuda propiedad de las marcas objeto del presente procedimiento mediante requerimiento de 11-7-2014 (documentos 23 al 25 de la demanda) dirigidos CANTRA en los que se reconoce la falta de acuerdo para adopción de normas de funcionamiento interno del pro indiviso y realiza el requerimiento a los efectos del art 46.1 de la Ley de Marcas . Las contestaciones de CANTRA (documentos 26 al 28) rechazan la existencia del pretendido derecho por considerar aplicable el art 1522 CC y ostentar la adquirente previamente la condición de comunero, no siendo por ello un 'extraño'.

6. La compraventa (documento 34) se produjo mediante contrato privado con cláusula de confidencialidad de 30-6-2013, en el que se reconocen la previas negociaciones de LCC con VITRINOR, quien a su vez había financiado la adquisición de su tercio por LCC, mediante préstamo garantizado primero con hipoteca mobiliaria sobre la cuota indivisa de LCC, novándose después la garantía por una promesa de venta del tercio indiviso para el caso de impago del principal del préstamo y sus intereses. El precio fue de 397.000 € de los que 210.000 € se habrían de dedicar al pago del préstamo concedido por VITRINOR.

7. Los referidos contratos son los de fecha 20-7-2012 y 20-6-2013, en el que ante la adquisición de la condición de comunero por CANTRA en abril de 2013, que no había sido parte en el acuerdo por el que se previó la constitución de hipoteca mobiliaria de modo que no se cumplirían los requisitos del art 16 de la LHMPSD, se sustituye la garantía inicialmente prevista por una opción de compra por un precio igual al importe que se adeudara del préstamo (inicialmente 177.000 € más intereses).

8. Se adjuntan correos electrónicos posteriores al referido contrato privado de venta con obligación de confidencialidad en los que CANTRA silencia la existencia del indicado negocio y adquisición de la cuota de LCCC.

9. La oposición centra el debate en la naturaleza y regulación del retracto marcario ex art 46 LM en relación con el 1522, destacando que el resto de de argumentaciones de la demanda (en particular respecto de la licencia de uso) quedan fuera de la litis. Posición que comparto visto el suplico de la demanda. A mayor abundamiento y de forma subsidiaria, considera que el retracto habría sido ejercitado fuera del plazo de caducidad, incluso, de entenderse que se trata de un plazo de prescripción susceptible de interrupción habría transcurrido entre el segundo y tercer requerimiento más de un mes, y en último caso no cabría ejercitar el retracto sobre una parte (el 50 %) de la cuota transmitida.

10. Por otro lado, todos los esfuerzos por mantener la vigencia del signo distintivo, invertir en publicidad y consolidación del mismo, evidentemente tienen un reflejo en el valor económico de la marca, pero ésta ya fue valorada al objeto de su venta en el momento de la constitución de la copropiedad, sin que se le 'compensara' a VITRINOR un supuesto mayor esfuerzo en relación con los otros condóminos, ya que el precio se pagó por partes iguales.

SEGUNDO.- Retracto marcario en transmisión de cuota indivisa entre comuneros.

1. La cuestión a resolver es exclusivamente jurídica. El art 46.1 LM dice: ' La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil . Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitarel derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derecho. '. El art 1522 CC condiciona por su parte el retracto de comuneros a que la enajenación se realice a un extraño.

2. Siendo CANTRA comunero, se pretende un retracto sobre el 50 % de la cuota del tercer condómino (LCC) que CANTRA adquiere. Como hemos visto supra, la comunidad se constituye según las normas del art 400 CC , y expresamente se reconoce la ausencia de normas acoradas entre las partes para la regulación de la comunidad. Al adquirir en subasta CANTRA su porción y su condición de copropietario, se notificó a VITRINOR la operación a los efectos de posible retracto ex art 1522 CC . Por el motivo que fuera (la actora lo considera irrelevante y la demandada alude a una exclusión derivada de sanción por ayudas ilegales a MAGEFESA y de la obligación en otro caso de asumir solidariamente la responsabilidad por VITRINOR), ni se ejercita el retracto ni se reacciona frente al régimen de retracto propio del CC.

3. La demanda se apoya en el dictamen del profesor Lema Devesa. Sostiene en esencia (en la cuestión ahora discutida ya que el dictamen tiene un contenido más amplio) que el art 46.1 LM , contiene una regulación propia del derecho de retracto que se reconoce a los participes sin condicionarlo a que la enajenación se realice a un extraño, y que es especial sobre la del derecho común, que solo se aplica 'en último término'.

4. La demandada se sirve igualmente de un dictamen, en este caso del profesor Alberto Bercovitz, en una postura que entiendo más ajustada y que me lleva a la desestimación de la demanda, basada en esencia en los siguientes argumentos:

El derecho de retracto no se redefine por la LM, sino que su concepto obedece al configuración del art 1521 CC (sin perjuicio de las particularidades de su reglamentación que no afectan a la noción o esencia de la figura).

La transmisión a un tercero es premisa del retracto de todas sus manifestaciones, como resulta tanto de la regulación legal (1522, 1067, 1638 y 1708 CC), como de la decantación doctrinal y jurisprudencial copiosamente citada en el dictamen, incluso en supuestos como el de colindantes del art 1523 en el que no se exige expresamente la enajenación a un tercero.

La finalidad de favorecer la consolidación de la propiedad no solo no es extraña a la propiedad sobre la marca, sino que incluso favorece el cumplimiento de la función elemental de la misma que no es otra quela identificación del origen empresarial del producto o servicio contraseñado.

Lo anterior se corrobora por la ausencia de mención específica a este respecto en la doctrina que se ha encargado del estudio del art 46 LM .

(Cabría añadir que la posición en sentido favorable a la no aplicación del art 1522 CC expuesta en el dictamen de la parte actora no aporta más refrendos doctrinales, y lo cierto es que el de la demandada se defiende expresamente por Martín Aresti, en los Comentarios a la Ley de Marcas dirigidos por el propio A. Bercovitz, ed. Thompson Aranzadi, página 769 del tomo I, sin que Fernández-Nóvoa, en el Manual de la Propiedad Industrial Ed. Marcial Pons, páginas 765 y 766 destaque ninguna especialidad, además del resto de respaldos doctrinales mencionados por el profesor Bercovitz en su dictamen).

La figura del retracto no deja de suponer una limitación a las facultades ínsitas en el derecho de propiedad, que por ello debe ser interpretada restrictivamente.

5. Podríamos añadir, además que:

Las partes al configurar la copropiedad se sujetaron expresamente al régimen del art 400 CC , y como se ha indicado no consta pacto expreso para la regulación del proindiviso.

Se ha tolerado sin discrepancia la expresa sujeción de la venta de la cuota de EUSKOMENAJE al régimen del art 1522 CC .

La opción de compra que VITRINOR se procuró sobre la cuota de LCC, únicamente tendría sentido si se admite la inexistencia de un derecho de CANTRA al retracto, ya que en otro caso un pacto entre dos condóminos estaría dejando sin efecto del derecho del tercer comunero.

El retracto se configura en el art 1521 CC como el derecho a subrogarse en el lugar del que adquiere la cosa, mientras que en el caso que nos ocupa la subrogación sería solo en la mitad del derecho, manteniendo la situación del adquirente, que solo se limitaría cuantitativamente.

TERCERO.- Costas.Existiendo dudas jurídicas adecuadamente expuestas sobre la cuestión, no ha lugar a condena en costas.

Fallo

ESTIMANDOÍNTEGRAMENTEla demanda interpuesta por VITRIFICADOS DEL NORTE S.A.L. contra CANTRA S.L., sin imposición de costas.

La presente resolución no es firme. MODO DE IMPUGNACIÓN: mediante recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial.

El recurso de apelación se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla, debiendo exponer las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.

Para interponer el recurso será necesario la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en Banesto con el número ..., consignación que deberá ser acreditada al preparar el recurso ( DA 15ª LOPJ ), especificando en el campo 'CONCEPTO' que se trata de un recurso, seguido del CÓDIGO 02 CIVIL-APELACIÓN.

La admisión de dicho recurso precisará que se haya consignado como depósito 50 euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el BANESTO con indicación de 'recurso de apelación', mediante imposición individualizada, y que deberá ser acreditado a la preparación del recurso, de acuerdo a la D. A. decimoquinta de la LOPJ . No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté constituido.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

El/La Magistrado-Juez

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo./a Sr/a. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.