Sentencia Civil Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 100/2013 de 31 de Marzo de 2015

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº

En Valencia, a treinta y uno de marzo de dos mil quince.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 100/2013 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad DIMAYO S.L. y D. Marco Antonio , representados por el Procurador Sra. Romualdo Cappus y asistidos del Letrado Sra. Tamayo Blanes, como parte demandante y la entidad BRICOCRIS S.L., representado por el Procurador Sr. Montés Reig y asistido del Letrado Sr. Monzón Gómez, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente a la ya citada demandada, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia por la que se adoptasen los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declare que la actuación de la demandada supone una violación del derecho exclusivo que poseia esta parte sobre el modelo de utilidad num. 200102594.

2.- Condene a la demandada a indemnizar a esta parte por los daños y perjuicios ocasionados con su actuación, por la fabricación y comercializacion de accesorios de iluminación que incluian el 'casquillo perfeccionado para lamparas' protegido durante la vigencia del modelo de utilidad num. 200102594 por el que se reclama en el procedimiento, indemnizacion cuya cuantia se fijará en ejecución de sentencia, porque aun existiendo regla de calculo aplicable, reseñada en el Hecho Tercero de esta demanda, no se pudo determinar esta cuantia de conformidad a lo establecido en el apartado 2-b) del articulo 66 de la Ley 11/1986, de Patentes de invencion y modelos de utilidad, que resulta ser la opcion elegida por esta parte en el momento de interponer la misma, o subsidiariamente, en el supuesto de negativa injustificada al deber de exhibición documental entre partes, condene a la demandada a satisfacer al actor la cantidad que el Juzgador estime resulta mas ajustada a Derecho de conformidad con lo establecido en el apartado 2-c) del referido articulo 66, es decir, por el precio que la demandada hubiera debido pagar a D. Marco Antonio por la concesion de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotacion conforme a Derecho, en ambos casos mas sus intereses legales a contar desde la interposición de la demanda, en concepto de indemnizacion por las infracciones identificadas de su derecho exclusivo sobre el modelo de utilidad num. 200102594.

3.- Imponga expresamente las costas a la sociedad demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, y verificado que fué en legal forma, seguidamente se convocó a las partes al acto de la audiencia previa que se celebró con su asistencia en fecha 26 de septiembre de 2013, ratificando las partes sus respectivos escritos procesales y solicitando el recibimiento del pleito a prueba, admitiendose los medios probatorios que se reputaron pertinentes. Practicados los medios de prueba que debian estar rendidos con anterioriedad a la vista, se señaló para que tuviere lugar el acto del juicio la audiencia del dia 3 de febrero de 2015, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Practicados los medios probatorios admitidos como pertinentes y útiles, con el resultado que quedó registrado en el correspondiente soporte audiovisual, en fecha 3 de febrero de 2015 quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- La entidad mercantil demandante, que tituló registros de propiedad industrial, modelo de utilidad num. 200102594, hasta su caducidad y paso a dominio publico en 24 de octubre de 2011, entabla acción frente a la entidad aquí demandada con fundamento en la alegación de que el proceder de la demandada, realizando actuaciones en el trafico economico que vulneran los derechos de exclusiva inherentes a aquél registro de propiedad industrial al menos desde 2008, suponen supuestos de violación de los mismos, y a partir de tales consideraciones se ejercita la acción declarativa, así como las acciones indemnizatorias que estima pertinentes.

La parte demandada comparece oportunamente en las actuaciones y se opone a la viabilidad de la demanda deducida de contrario, en base a las consideraciones que al efecto se desarrollan, planteando el supuesto de nulidad relativa en atención a que no serian de apreciar los presupuestos que serian precisos para haber obtenido el registro de invencion de que se trata.

Por la representación procesal de la demandada se planteaba en primer termino en su escrito de contestación a la demanda deducida de contrario la virtualidad del supuesto de falta de legitimación activa respecto de la actora DIMAYO S.L.

Tal supuesto vino debidamente resuelto en el acto de la audiencia previa, posponiendose a esta sede de sentencia definitiva su analisis. Y es que no cabe confundir los conceptos de legitimatio ad processumy legitimatio ad causam,por cuanto es bien conocida y reiterada la jurisprudencia, que matiza que una cosa es la falta de personalidad, y que se deriva de la absoluta incapacidad para litigar ( legitimatio ad processum) ,que se relaciona con el artículo 7 de la Ley procesal civil , cuando indica que, 'sólo podrán comparecer en juicio los que estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles'; lo que evidentemente no se da en el supuesto de litis en relación con la citada entidad actora; y otro concepto bien distinto es la legitimatio ad causam,que está estrechamente vinculada a la cuestión de fondo y deriva de la concreta situación de una persona respecto de la pretensión ejercitada, y que lógicamente nada tiene que ver con la personalidad del litigante (así, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 de abril de 1977 , 26 de noviembre de 1987 , 9 de octubre de 1993 ), cuestión que afecta al fondo del asunto.

SEGUNDO.- El Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas, su Reglamento de Ejecución y el Real Decreto 2424/1996, tienen como principal finalidad sustituir los procedimientos nacionales de concesión de patentes de invención por un unico procedimiento que facilite proteger una invención en varios países europeos. Por ello, concedida una patente europea, su protección se descompone en un haz de protecciones nacionales, produciendo en cada Estado contratante que haya designado el solicitante los mismos efectos y quedando sometida al mismo régimen que la patente nacional concedida en aquel Estado.

El artículo 138 del Convenio determina que la patente europea sólo pueda reconocerse por los motivos establecidos en el mismo, lo que lleva a que el Juez nacional sólo pueda dejar sin efecto la misma por las causas que figuran en el Convenio. Además, la nulidad de la patente sólo producirá efectos en el Estado en que el litigio se plantee.

Otros mínimos que plantea el Convenio son los afectantes a la duración de la protección (veinte años desde la fecha de su solicitud ex artículo 63 del CPE); la extensión de los derechos conferidos por la patente de procedimiento a los productos directamente obtenidos a través del procedimiento protegido (artículo 64-2 CPE) y la determinación del alcance objetivo de la protección conferida según el contenido de las reivindicaciones (artículo 69 CPE).

Según el Convenio son causas de nulidad de la patente europea el que la invención objeto de la misma no sea nueva, no implique actividad inventiva o sea susceptible de aplicación industrial y que la patente no describa de forma suficientemente clara y completa o que su objeto exceda del contenido de la solicitud de patente tal como fue presentada. También son causas de nulidad cuando la protección otorgada por la patente europea se hubiere ampliado y cuando su titular no tuviere derecho a obtenerla en virtud del párrafo 1 del artículo 60 del Convenio.

El objeto de tutela concedida por la patente con la nota de exclusividad lo es la tecnología descrita en las reivindicaciones contenidas en aquélla. El artículo 60-1 de la Ley de Patentes establece que la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. Pero, adoptando una posición intermedia entre las dos extremas (la de limitar la protección al ámbito del texto de las reivindicaciones y la de extenderla también a lo que resulte de la descripción y los dibujos) en el mismo sentido que el artículo 69-1 del Convenio de 5 de octubre de 1973 , se establece que la descripción y los dibujos sirven, sin embargo, para la interpretación de las reivindicaciones. Por ello, se exige (como hizo la Decisión 337/95 de la Cámara Técnica de Recursos de la Oficina Europea de Patentes y, en nuestra jurisprudencia menor, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 1 de marzo de 1999 , con cita de las Decisiones 206/83 , 171/84 y 226/85 ) que las reivindicaciones sean claras en interés de la seguridad jurídica y permitan concretar la extensión de la protección conferida a las patentes.La falta de la debida claridad y precisión se sanciona con la nulidad de la patente.

La suficiencia de la descripción dirigida a expertos y por tanto conocedores, como regla general, de las enseñanzas contenidas en manuales, y obras técnicas precisas para el ejercicio de profesión, toda vez que forman parte de los conocimientos generales (Decisiones 171/89 y 772/89), se debe apreciar sobre la base del contenido global de la solicitud (Decisión 169/83) y de la exigibilidad de un esfuerzo razonable de reflexión (Decisión 661/89), siempre que no sea preciso un esfuerzo inventivo suplementario (Decisión 10/86), ya que el experto cualificado no tiene normalmente imaginación inventiva (Decisión 207/94). La Decisión 337/95 señala que que todos los elementos conjuntamente constituyen la definición legal de la invención reivindicada, al señalar que, si de su redacción no se desprende lo contrario, cuando se examina la actividad inventiva de una reivindicación debe suponerse que ésta se dirige exclusivamente a la aplicación simultánea de todas sus características técnicas.

TERCERO.- Conforme dispone el artículo 143-1 de la Ley de Patentes , es protegible como modelo de utilidad la invención que, siendo nueva e implicando una actividad inventiva, consista en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. Se protege por lo tanto, una nueva forma de la que resulta una utilidad técnica-práctica. Con ello queda claro su distinto ámbito (y esfera de protección juridica consiguiente) respecto de las formas estéticas (aplicadas o no), que podrán encontrar su tutela en el ámbito del diseño industrial pero no en el propio de las invenciones industriales.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Patentes las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección. Deben ser claras, concisas y han de fundarse en la descripción. El artículo 60-1, aplicable a todos los modelos de utilidad ex artículo 154, establece que la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones pero, adoptando una posición intermedia entre las dos extremas (a saber, la de limitar la protección al ámbito del texto de las reivindicaciones y la de extenderla también a lo que resulte de la descripción y los dibujos) en el mismo sentido que el artículo 69-1 del Convenio de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas , que señala que la descripción y los dibujos sirven, no obstante, para la interpretación de las reivindicaciones.

Lo enunciado más arriba supone sostener que la interpretación es necesaria en todo caso. De ahí que quede excluida una interpretación meramente literal ( ex verbis scriptis), aceptándose un criterio espiritualista, en búsqueda del verdadero significado del contenido de la reivindicación, más allá de las palabras empleadas; lo que no ha de impedir que se alcance un resultado más estricto que el que resulta de éstas. Debe operar, en fin, una interpretación correctora de las reivindicaciones.

La forma de la que resulta una utilidad práctica para su uso o fabricación ha de ser nueva para resultar protegida como modelo de utilidad ( artículo 143-1 de la Ley de Patentes ) en el sentido de no estar comprendida en el estado de la técnica, constituido éste por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier medio y por el contenido de las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad tal como hubieran sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha que se menciona en el apartado precedente y que hubieran sido publicadas en aquella fecha o en otra posterior ( artículo 145-1.2 LP). La novedad es concepto normativo, definido por la Ley de Patentes mediante fórmula negativa: una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica (articulo 6-1), lo que implica haber de llevar a cabo una operación comparativa entre la invención y el estado de la técnica. Y al estado de la técnica, con referencia a los modelos de utilidad, se refiere el artículo 145 indicando que el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones proegibles como modelo de utilidad está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de proteccón ha sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Esa divulgación, a diferencia del supuesto del antiguo artículo 178-3 del Estatuto de la Propiedad Industrial, no se exige que sea notoria, si bien es de destacar la distinta terminología empleada por la Ley con relación a las patentes, pues en este último caso, al configurar el requisito de la novedad, el artículo 6-2 refiere el estado de la técnica a lo que se ha hecho accesible al público.

Resulta por ende necesaria una comparación entre la regla técnica protegida y todas las demás que componen el estado de la técnica referido para determinar si coincide o no, en lo esencial, con ellas, y que la Ley de Patentes vincula sólo a la información divulgada en España.

La actividad inventiva ( artículo 143-1 de la Ley de Patentes ) que se entiende implícita en la regla técnica si la misma no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia, permite afirmar que el modelo de utilidad es una pequeña invención (así, STS de 13 de mayo 1994 ) en el sentido que requiere una mínima actividad de creación o de avance técnico.

Estos requisitos, de novedad y de actividad inventiva, no excluyen, sin embargo, que el modelo de utilidad de que se trate -sin que por ello perezca su carácter acreedor a la protección del Ordenamiento en cuanto que coadyuva al progreso tecnico de la sociedad- parta de otros anteriores, siempre que aporte un progreso inventivo plausible y entendido como beneficioso. Así, ha declarado la jurisprudencia del Tribunal Supremo (así, SSTS de 12 de marzo de 1963 , 23 de noviembre 1992 , 31 de mayo de 1994 , 7 de junio de 1995 , 10 de marzo de 1997 ) conforme a la cual no puede protegerse como nuevo lo que sea de dominio público, pero que ello no supone la imposibilidad de obtener nuevos modelos de utilidad que, aún basándose en otros anteriores, caducados o no, aporten un beneficio o mejora.

Sin embargo, el deslinde entre ambas funciones ha determinado que la jurisprudencia ( SSTS de 15 de octubre de 1992 , 3 de febrero de 1997 , 27 de febrero de 1997 , 10 de marzo de 1997 , 22 de abril de 1997 ) precise respecto del modelo de utilidad, que la novedad mejore el aspecto técnico, aunque carezca de altura inventiva -que está reservada a las patentes- y sin que un mero cambio de forma, de dimensiones o de proporciones del producto u objeto pueda alcanzar tal finalidad legalmente prevista pues el modelo de utilidad debe incrementar la utilidad del objeto, razón por la cual la Ley conceptúa a los modelos de utilidad dentro de la categoría de las invenciones, aunque sean inventos menores (los denominados small inventionso petty patents) pues en aquéllos predomina la forma en que se presentan los elementos que la componen.

CUARTO. -El supuesto de nulidad del modelo de utilidad ejercitado por la representacion del demandado tiene su fundamento en la alegación de no cumplir con el requisito de la actividad inventiva, todo lo que resulta de dictamen pericial que vino aportado por escrito presentado en 31 de julio de 2013.

Así las cosas, resulta oportuno señalar que son requisitos de patentabilidad que el objeto patentable sea una invención industrial, ejecutable, nueva y con actividad inventiva ( artículos 52-1 y 83 del Convenio de la Patente Europea ).

Si el concepto de invención industrial viene dado por su ámbito negativo (a saber, son patentables las invenciones industriales salvo aquellas cuya patentabilidad esté prohibida), el carácter ejecutable (artículos 25 y 83 del CPE) viene dado positivamente, pues tal se dará cuando un experto en la materia a que se refiera la invención, efectuando las operaciones descritas, puede obtener el resultado previsto.

Los dos últimos son requisitos comparativos ya que han de ser puestos en relación (esto es, en comparación) con el estado de la técnica, cuyo concepto viene dado por el artículo 54-2 del CPE, con referencia a todo aquello que se ha hecho accesible, en el Estado de protección, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Sin embargo, mientras el requisito de novedad estará relacionado con cada uno de los conocimientos o reglas técnicas individualmente consideradas (artículo 54-1 del CPE), el referente a la altura inventiva (artículo 56 del CPE) lo será respecto a todos los conocimientos y reglas técnicas que estén incluidos en el estado de la técnica universal. Por la Oficina Europea de Patentes se requiere un primer informe sobre el estado de la técnica y un posterior examen sobre el requisito de novedad y actividad inventiva.

Resulta trascendente hacer mención a las resoluciones de la Cámara de Recursos como la 26/81 que establece que si la invención no describe el problema técnico y su solución de forma comprensible no existe invención conforme a lo previsto en el artículo 52 CPE pues la descripción de la patente europea debe contener una exposición del problema técnico y la solución que comporta a ese problema, de acuerdo con lo establecido en la regla 27-1 letra d) del Reglamento de ejecución del Convenio. Respecto a la altura inventiva se señala por la Cámara de Recursos que, definido un determinado problema técnico que pretende solucionar la invención, en relación al estado de la técnica, hay que analizar si la solución que propone el solicitante de la patente como objeto de su invencion sería evidente para un experto en la materia, ya que en tal supuesto carecería de altura inventiva, lo que acontecerá si el experto hubiese realmente llegado a la solución propuesta por el solicitante (cfr. Decisión 2/83).

Pues bien, el modelo de utilidad de la actora, solicitado en 2001, le conferia titulo de propiedad industrial, y no puede decirse sin más, como se ha pretendido decir de modo voluntarista por el perito de la demandada, que carezca de altura inventiva, aprovechando en este sentido que en el procedimiento nacional de concesion de aquélla no habría venido examinada de manera completa en cuanto a su patentabilidad, esto es, no solo los requisitos formales, sino que no se habrá realizado de oficio un examen de la novedad y actividad inventiva.

Y es que el objeto patentado por la actora aporta un solución tecnica evidente, que se identifica perfectamente de las reivindicaciones de la misma, resultando demoledor en este sentido el resultado del informe pericial elaborado por D. Florencio , que el Juzgador valora positivamente, y que confirma el perito judicial D. Gustavo , tanto más en la consideración de que de la exposición oral de los peritos en el acto del juicio ha venido contrastada la solvencia de aquéllas y la endeblez de las tesis adversas, consideradose acreditado que la invencion de la actora resultaba patentable en cuanto que ciertamente producia un efecto tecnico en la mejora del uso y fabricación del objeto en la union de la tulipa a la luminaria respecto al estado de la tecnica anterior y que no resultaba obvio para un experto en la materia.

QUINTO.- Finalmente, respecto a la acción de infracción que se sostiene, ha de recordarse que el artículo 50 de la Ley de Patentes , de aplicación a las presentes actuaciones en el ámbito de dicha acción, señala tres categorías principales de actos que justifican la acción de violación, a saber: la fabricación, la comercialización (que comprende la introducción en el comercio, el ofrecimiento, la importación y la posesión) y la utilización (que comprende la posesión para ese fin). Tal tipificación de actos, que debe entenderse numerus clausus, sólo es relevante cuando acontecen en el Estado de protección.

Cualquiera realización aislada de cualquiera de esos actos es ya de por sí una infracción independiente. No se precisa, además, la intención de introducirlo en el mercado. Tampoco se exige la comercialización efectiva para que exista violación, pues es suficiente, a tales fines, con el ofrecimiento, la importación o la mera posesión del producto patentado. La finalidad de ese grado de tutela es anticipar la protección al titular de la patente infringida. Para acreditar la infracción ha de estarse al conjunto de la prueba practicada, y en este caso es claro que la demandada no ha negado la comercializacion de su producto.

Tal supuesto ya supone de suyo expediente de infracción de los derechos de propiedad industrial que titulaba la actora, y en este sentido debe prosperar la demanda rectora de las actuaciones, tanto más en atencion a las intimaciones varias de cesacion habidas en el pasado y que no vinieron atendidas no obstante las formales expresiones positivas en tal sentido.

Pero la estimación de la demanda que se opera solo puede resultar parcial, y ello por las dos siguientes consideraciones, a saber:

1.- Procede, ciertamente, apreciar el supuesto de falta de accion que se denuncia respecto de la entidad mercantil que sostiene demanda, por cuanto tal no es el titular del registro infringido y tampoco aparece como licenciatario del mismo. En este sentido, no es bastante y no le aprovecha la tesis (que por otra parte se estima cierta) sostenida en el sentido de la cesion liberrima por parte del Sr. Marco Antonio en provecho de la sociedad, de carácter familiar. Todo ello ex articulo 124 de la Ley de Patentes .

2.- Por lo que se refiere a las partidas dinerarias pretendidas, debe partirse de dos extremos, a saber, que el derecho de exclusiva ya venció en 2011, pasando a dominio publico, y que la actora no ha desenvuelto ninguna actividad probatoria en esta sede de declarativo en tal sentido sino que directamente ha venido a posponer toda diligencia en tal sentido a fase de ejecutoria y tal contraviene el art. 219 de la LEC . Además, considerando la purga de la actora que se ha verificado, sólo el Sr. Marco Antonio podría pretender suma dineraria, y como no explotaba directamente la invencion, no habria de poder sostener pedimento por merma de rendimiento empresarial, sino unicamente (la alternativa que se pide en el suplico) por el concepto de regalia hipotetica, pero en tal sentido el quantum enunciado en tramite de conclusiones (que se dice a considerar como indemnizacion razonable) aparece igualmente huerfano de toda actividad probatoria, siendo un pedimento voluntarista de la actora y no admisible por tanto en esta sede.

SEXTO.- Que atendida la estimacion solo parcial de la demanda que se opera, no procede efectuar especial pronunciamiento en materia de costas procesales ex articulo 394 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por el Procurador Sra. Romualdo Cappus en la representación que ostenta de sus mandantes D. Marco Antonio y la entidad DIMAYO S.L. contra la entidad mercantil BRICOCRIS S.L., se efectuan los siguientes pronunciamientos:

1.- Se declara, a todos los efectos procedentes en Derecho, que la actuación de la demandada entre 2008 y 2011 supuso una violación del derecho exclusivo que ostentaba el actor D. Marco Antonio sobre el modelo de utilidad num. 200102594.

2.- Se desestima la demanda en todo lo demás.

3.- Sin pronunciamiento en materia de costas procesales.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciendoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte dias, con observancia del deposito y la tasa pertinentes

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.