Sentencia Civil Nº 109/2014, Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1, Rec 18/2013 de 12 de Mayo de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

ALBACETE

SECCION PRIMERA

Apelación Civil nº 18/13

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Albacete. Propiedad Industrial nº 1267/11.

APELANTE: ASFALTEX S.A.

Procurador: D. Manuel Serna Espinosa

APELADO: ASFALTEC S.A.

Procurador: Dª. Encarnación Colmenero López

S E N T E N C I A NUM. 109

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmos. Sres.

Presidente

D. Eduardo Salinas Verdeguer

Magistrados

D. José García Bleda

D. Manuel Mateos Rodríguez

En Albacete a doce de mayo de dos mil catorce.

VISTOSen esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos nº 1267/11 de juicio de procedimiento ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Albacete y promovidos por la mercantil 'ASFALTEX S.A.' contra la entidad 'ASFALTEC S.A.', sobre Propiedad Industrial; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 17 de octubre de 2012 por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso la referida demandante. Habiéndose celebrado Votación y Fallo en fecha 14 de abril de 2.014.

Antecedentes

ACEPTANDOen lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1º.-Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: 'FALLO: Estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. Manuel Serna Espinosa, en nombre y representación de Asfaltex SA, contra Compañía General de Construcción Asfaltec SA, representada por la Procuradora Dª Encarna Colmenero López, debo declarar y declaro: 1.- que el signo ASFALTEC utilizado por la demandada resulta confundible y asociable con el nombre comercial y las marcas ASFALTEX propiedad de la actora. 2.- que la utilización por parte de la demandada del signo ASFALTEC de forma aislada y/o como parte de su denominación social COMPAÑÍA GENERAL BE CONSTRUCCIÓN ASFALTEC SA supone una infracción de los derechos de propiedad industrial del nombre comercial y de las marcas ASFALTEX de la actora. 3.- que el nombre de dominio www.asfaltec.com, en los términos denunciados en la presente demanda, supone una infracción de los derechos de propiedad industrial del nombre comercial y de las marcas ASFALTEX de la actora.- Y debo condenar y condeno a la parte demandada: a) a estar y pasar por las anteriores declaraciones. b) a cesar y abstenerse de utilizar el signo distintivo ASFALTEC y/o cualquier otro similar y confundible con el nombre comercial y marcas ASFALTEX de la actora, en cualquiera de las formas de actuación comercial previstas en el apartado 3 del artículo 34 LM , incluidos los documentos mercantiles, su utilización en la red de Internet y como nombre de dominio. c) a modificar la denominación social COMPAÑÍA GENERAL DE CONSTRUCCIÓN ASFALTEC SA, eliminando de la misma el término ASFALTEC y sustituirla por otro que no sea susceptible de inducir a error o confusión en el nombre comercial y marcas ASFALTEX de la actora. d) a cancelar y/o dejar inoperante el nombre de dominio www.asfaltec.com. Se desestima el resto de pedimentos de la demanda. No se hace expresa imposición de las costas causadas.'

2º.-Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por la mercantil demandante, representada por medio del Procurador D. Manuel Serna Espinosa, bajo la dirección del Letrado D. Ignacio Valdelomar, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazada la parte demandada, por la misma, representada por la Procuradora Dª. Encarnación Colmenero López, bajo la dirección del Letrado D. Alfonso González Delicado se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de diez días, compareciendo el Procurador D. Manuel Serna Espinosa en nombre y representación de la mercantil 'ASFALTEX S.A.' y la Procuradora Dª. Encarnación Colmenero López en nombre y representación de 'ASFALTEC S.A.'.

3º.-En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.

VISTOsiendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Salinas Verdeguer.

Fundamentos

PRIMERO.-En la sentencia recurrida se estimó en parte la demanda, declarando que el signo ASFALTEC utilizado por la demandada 'Compañía General de Construcción ASFALTEC, S.A.' resulta confundible y asociable con el nombre comercial y las marcas ASFALTEX propiedad de la actora, 'ASFALTEX, S.A.'; declarando que su uso por la demandada supone una infracción de los derechos de propiedad industrial del nombre comercial y de las marcas de la demandante y que el nombre de dominio www.asfaltecrnni, también los infringe, por lo que condenó a dejar de utilizar el signo ASFALTEC o similares, a cancelar el nombre de dominio y a eliminar esta palabra de su denominación social. Estos pronunciamientos no los recurren las partes, por lo que no pueden ser modificados en esta segunda instancia. La sociedad actora impugna la desestimación de la demanda de su solicitud de condena a indemnizarle con la cantidad legalmente establecida, del 1% de la cifra de negocio generada, durante los 5 años anteriores a la interposición de la demanda, con motivo de la utilización del signo infractor ASFALTEC, hasta el cese de la infracción, además de la desestimación de su petición de condena al pago de costas. La sociedad demandada por el contrario (aunque afirma que no está conforme con los ancianitos declarativos y de condena estimados en la demanda, pues a su juicio con la prueba se evidencia la inexistencia de riesgo de confusión o asociación entre su denominación social y la marca de la parte contraria) no recurre la sentencia y pide que se desestime el recurso contrario.

SEGUNDO.-El artículo 42 de la Ley de Marcas , de 7 de diciembre de 2001, establece la obligación de resarcimiento para 'quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados'. Los actos a que se refiere el artículo transcrito son 'a) Poner el signo en los productos o en su presentación' y 'f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido'.

El derecho a indemnización de daños y perjuicios, debe calcularse como dispone el artículo 43 de la misma ley , que establece el procedimiento y cuantía para la indemnización y, en el parágrafo 5, establece como norma de cierre que 'el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores'.

TERCERO.-En este caso la señora juez en su fundamento de derecho tercero, excluyó la procedencia de la indemnización porque según ella las actividades de ambas sociedades son diferentes y se generaría un enriquecimiento injusto, añadiendo 'que las actividades que llevan a cabo ambas empresas no son similares y, aunque se desarrollan en el marco de la construcción, en modo alguno se superponen', con cita de acertadas sentencias en las que se excluye la indemnización cuando las actividades de los litigantes no son concurrentes, sino que son absolutamente distintas, pero en este caso la señora juez reconoce en el anterior fundamento segundo, por un lado que procede rechazar las alegaciones sobre falta de identidad entre los signos marcarios y 'que la parte demandada se dedica a la ejecución de obras públicas y particulares, así como a la compraventa, transformación, distribución, fabricación, instalación y montaje de cualquier clase de materiales de construcción y de productos derivados de la misma, centrando su actividad en la obra civil, y más en concreto en la construcción y ejecución de obra pública en general', añadiendo que 'de los objetos sociales de una y otra compañía, así como del informe pericial aportado al respecto por la parte demandada, cabe concluir que ambas empresas fabrican y venden productos en el ámbito de la construcción; sin duda, los productos de ambas empresas son diferentes en fabricación, transporte y puesta en obra -los de la parte actora son fundamentalmente la fabricación y comercialización de productos de impermeabilización, acústica y aislamiento térmico, en tanto que la de la parte se dedica a la fabricación yextendido de mezclas bituminosas en caliente y la realización de obra civil (adoquinado, pavimentación, cimentación, hormigonado, señalización y decoración de plazas y otras vías urbanas) -, pero ello no implica descartar el riego de confusión'. Además sostiene que con la prueba pericial no se descarta que la actora instale sus productos y constata expresamente que lo hizo en la obra del terminal del AVE (página 34 de su informe) y la impermeabilización de la tribuna del estadio olímpico de Barcelona, llegando a la conclusión de que la actora realiza trabajos de ejecución de gran entidad, sin limitarse a la comercialización y venta, igual que la parte demandada, sin sectores geográficos diferenciados, la señora juez recoge que en la propia contestación se admite que han coincidido a veces ambas partes en el mismo espacio.

CUARTO.-La Sala participa del criterio en la valoración de la prueba de la señora juez y aceptar las consideraciones anteriores, que contra lo razonado por ella determinan el nacimiento de la indemnización establecida en el artículo 43.5, pues acreditada la realización de actos comprendidos en la letra f) del artículo 34.3 de la ley nació el derecho indemnización conforme al 42 y no procede la fijación de indemnización en la forma establecida en los párrafos precedentes del artículo 43 de la ley de marcas .

QUINTO.-No procede la condena al abono de la primera instancia a pesar de que han de estimarse las pretensiones de la demanda, ya que la disparidad de criterios entre la señora juez de instancia y la Sala justifican la existencia de dudas tanto de hecho como de derecho que impiden dicha condena.

SEXTO.-Por las razones expuestas hay que estimar en parte el recurso de apelación, revocando en parte la sentencia y condenando a la demandada Compañía General de Construcción Asfaltec S.A. a indemnizar a la apelante Asfaltex S.A. con el 1% de la cifra de negocio generado, durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, con motivo de la utilización del signo infractor Asfaltec hasta el cese de la infracción, sin especial condena al abono de las costas producidas en ambas instancias.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española aprobada por el pueblo español.

Fallo

Que estimando parcialmenteel recurso de apelación interpuesto por la representación de la mercantil 'ASFALTEX S.A.' contra la sentencia dictada en fecha 17 de octubre de 2012 en los autos sobre Propiedad Industrial nº 1267/11 por la Ilma. Sra. Magistrada-Juez de Primera Instancia nº 3 de Albacete , revocamos en partela sentencia condenando a la demandada Compañía General de Construcción Asfaltec S.A. a indemnizar a la apelante Asfaltex S.A. con el 1% de la cifra de negocio generado, durante los cinco años anteriores a la interposición de la demanda, con motivo de la utilización del signo infractor Asfaltec hasta el cese de la infracción, sin especial condena al abono de las costas producidas en ambas instancias.

Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1º de Julio.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- En Albacete, a doce de mayo de dos mil catorce