Sentencia Civil Nº 129/2006, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, Rec 162/2005 de 21 de Febrero de 2006

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 12 BIS

MADRID

SENTENCIA: 00129/2006

SECCIÓN 12 BIS

Rollo: RECURSO DE APELACION 638/2004

PROCEDENCIA: JUZGADO DE 1ª INSTANCIA NUM. 19 DE MADRID

JUICIO ORDINARIO 638/04

DEMANDANTE/APELANTE: MERCK & CO.INC Y MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA S.A.

PROCURADOR: D. FRANCISCO JOSE ABAJO ABRIL

DEMANDADO/APELADO: LABORATORIOS BELMAC S.A.

PROCURADOR: D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO

PONENTE: ILMO SR. D. JOSE MARIA CELEMIN PORRERO

SENTENCIA NUM. 129

Ilmos. Sres. Magistrados:

RAMON RUIZ JIMENEZ

JESUS MARIA SERRANO SAEZ

JOSE MARIA CELEMIN PORRERO

En MADRID, a veintiuno de febrero de dos mil seis.

La Sección 12 BIS de la Ilma. Audiencia Provincial de MADRID, ha visto en grado de apelación, los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 944/2002 del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 19 de MADRID seguido entre partes, de una como apelante MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA,S.A., representada por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril, y de otra, como apelado LABORATORIOS BELMAC, S.A., SOCIEDAD UNIPERSONAL, representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro, sobre impugnación de patentes y otros conceptos.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 19 de MADRID, por el mismo se dictó sentencia con fecha 31 de marzo de 2004 , cuya parte dispositiva dice: "Desestimando en su integridad la demanda interpuesta por MERCK Y MSD ESPAÑA, representada por el Procurador D. FRANCISCO JOSE ABAJO ABRIL contra LABORATORIOS BELMAC S.A., representada por el Procurador D. ANIBAL BORDALLO HUIDOBRO, debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos en su contra deducidos de contrario con expresa condena a la actora de las costas de la demanda por su temeridad y mala fe.". Notificada dicha resolución a las partes, por MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA,S.A. se interpuso recurso de apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos, dándose traslado del mismo a la parte contraria. Remitidos los autos originales del juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación, votación y fallo del mismo el pasado día 24 de enero de 2006, en que ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO.- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Visto, siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSE MARIA CELEMIN PORRERO.

Fundamentos

PRIMERO.- Basan las apelantes su recurso en la presunción de infracción del artículo 61.2 de la Ley de Patentes , que obliga al presunto infractor no sólo a probar que el procedimiento que manifiesta utilizar es distinto y no equivalente sino que le obliga, con carácter previo, a demostrar que efectivamente se está usando este procedimiento en la planta de fabricación del producto, alegando que lo que la presunción legal establecía iuris tantum era la presunción de que los medicamentos de Belmac habían sido obtenidos por el procedimiento patentado P1 de Merck y no por el procedimiento de Biogal que Belmac declaraba utilizar.

Lo basan, también, en la obligación del infractor de probar el procedimiento utilizado, al establecer el artículo 61.2 de la Ley de Patentes la presunción legal iuris tantum de que los medicamentos comercializados por Belmac habían sido fabricados utilizando el procedimiento descrito en la P1 de Merck, debiendo haber probado Belmac la inexistencia del hecho indicio o base de la presunción: que la P1 no era una patente de procedimiento, que la finasterida obtenida por medio de dicha patente no era un producto nuevo en la fecha de prioridad de dicha patente y que el producto o sustancia comercializado por Belmac no tenía las mismas características que el producto fabricado con la patente de Merck; ninguna de las cuales se daba en el presente caso, pues las partes y los peritos coincidían en que la P1 era una patente de procedimiento, la finasterida era un producto nuevo en la fecha de prioridad de la P1 y los medicamentos de simvastatina de las recurrentes y de Belmac presentaban las mismas características y eran bioequivalentes, según la documental aportada por la propia demandada, admitiendo todos los peritos que la P1 se beneficiaba de la presunción de infracción; o debiendo haber probado Belmac la inexistencia del hecho que se presumía, la utilización por Belmac o su fabricante del procedimiento descrito en la P1 de Merck para fabricar simvastatina.

Asimismo, lo basan, en cuanto a la prueba realizada por Belmac para enervar la presunción de la infracción, en la insuficiencia manifiesta del informe pericial de verificación, al no concurrir en la verificación presuntamente visual del Sr. Gustavo las circunstancias de ser completa, exhaustiva y objetiva, al no verificar el procedimiento completo de fabricación de un lote, al haber estado, apenas, ocho horas laborales en las instalaciones, cuando en la fabricación se tardaban dos semanas; al no analizar ninguno de los ingredientes o materiales identificados por etiquetas exteriores adheridos a los contenedores; al no experimentar la operatividad del procedimiento en ningún laboratorio independiente; y al no tomar muestra alguna de ningún material, producto o elemento del procedimiento de Biogal, para su puesta a disposición del Tribunal, de un perito independiente y de Merck y MSD a efectos de contraanálisis.

Lo basan, además, en las decisiones de las Oficinas Europea y Estadounidense de Patentes y demás documentación tenida en cuenta por el Juzgador para enervar la carga de la prueba y no infracción de la P1 de Merck e inaplicación del artículo 55 de la Ley de Patentes ; al no haber probado Biogal ni Belmac ante los Tribunales de Justicia Españoles que fallaron las piezas de medidas cautelares invocadas de contrario ni ante las Oficinas de Patente Norteamericana o Europea la efectiva utilización en la planta industrial de Biogal del procedimiento que Belmac había declarado ante el Tribunal, siendo la única prueba proporcionada por la demandada el informe Don. Gustavo ; y al no tenerse en cuenta el mandato imperativo del artículo 55, al asignarse a la concesión administrativa de las patentes posteriores de Plus una trascendencia no infractora.

SEGUNDO.- Dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de Abril del 2005 que " la vigente Ley de Patentes no define, explícitamente, las clases de patentes que contempla, aludiendo en general a invenciones patentables, aunque da por sentado en su articulado la existencia de dos clases de patentes básicas: patentes de producto y patentes de procedimiento (artículos 4.4, 5.2, 61 y Disposición Transitoria Primera, entre otros). Las patentes de procedimiento tienen por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial. Según doctrina jurisprudencial, todo procedimiento para la obtención de un producto químico o farmacéutico patentables, viene determinado por los tres siguientes elementos: - La sustancia o sustancias básicas de las que se parte. .- Los medios de actuación sobre esas sustancias o "modus operandi". .- Y el producto o resultado final.

Hoy el artículo 50 de la Ley de Patentes , además de conferir al titular de la patente el derecho excluyente para impedir a cualquier tercero la utilización del "procedimiento objeto de la patente", le otorga, en el apartado c), la exclusividad para el ofrecimiento, introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

La actual Ley de Patentes en relación con las patentes de procedimiento introduce una excepción al principio general probatorio de que la carga de la prueba recae sobre el que afirma la existencia de una obligación, desplazando la carga de la prueba al demandado, presunto infractor de la patente de procedimiento, en los términos que resultan del artículo 61.2 de la Ley de Patentes ("si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado").

Esta inversión de la carga de la prueba rige, según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley de Patentes, desde 7 de octubre de 1992 en beneficio de todos los titulares de patentes de procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, debiendo puntualizar que hasta la expresada fecha clave de 7 de octubre de 1992 este beneficio probatorio no podía utilizarlo el demandante que accionaba contra el titular de una patente de procedimiento, demandado, que le hubiere sido concedida su patente con anterioridad a 1 de enero de 1986, según lo acordado en el Protocolo número 8 del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea".

Frente a las alegaciones de las recurrentes, quedó acreditado en la instancia, con la certificación del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona -y de ahí la prueba en contrario-, que el producto, la simvastatina, ha podido ser obtenido, aparte de los de la parte demandante, por veintidós procedimientos distintos -y de ahí que no sólo exista el procedimiento patentado referido para fabricarla-; que el procedimiento utilizado por el fabricante de la simvastatina, Biogal, proveedor de Belmac, era distinto y no equivalente, el concedido por la patente estadounidense US 6.294.680 B1 y por la patente europea EP 971.913 A1, considerándose como actividad inventiva, como la fabricante reconocía en la declaración notarial, en la que se recogía que el procedimiento que, concretamente, utilizaba era el descrito en el ejemplo 6 de la patente de Plus -folios 1265 a 1267-, conclusión a la que también llegaba el perito Don. Gustavo -folios 1743 y siguientes- .y a la que había llegado anteriormente el perito Sr. Eusebio -folios 2147 y siguientes, y, significadamente el folio 2177-.

TERCERO.- También basan el recurso en la impugnación del pronunciamiento desestimatorio de la infracción de la patente ES 2.018.710, P2, de Merck, en la valoración de las periciales y violación por inaplicación del artículo 50 de la Ley de Patentes ; al darse más valor al informe Don. Gustavo , sin motivar las razones, y al encontrase con dos procedimientos que tienen el mismo objetivo, fabricar simvastatina a partir de lovastatina, a través de una serie de operaciones de protección y desprotección para que la molécula se mantenga inalterada, los medios de actuación de ambos procesos era los mismos y las meras diferencias estaban centradas, de manera específica, en etapas muy concretas del procedimiento y que debían ser considerados como equivalentes el procedimiento declarado por Belmac y el descrito en la P2 de Merck.

CUARTO.- Frente a las alegaciones de las recurrentes se alzan las conclusiones del informe del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona -folios 1791 y siguientes- en el que aparece que el procedimiento industrial de Biogal no interfiere ni literalmente ni por equivalencia la reivindicación 6 de la patente; las Don.. Gustavo , en el que se valoraba el dictamen Torres-Vergas y se rebatían sus conclusiones -folios 2133 y siguientes-; y lo que se concluye en el dictamen pericial, que los procedimientos son distintos; y de ahí que se considere infringido el artículo 50 de la Ley de Patentes .

QUINTO.- Basan, además, el recurso en la existencia de un acto de competencia desleal en perjuicio de Merck y MSD por parte de Laboratorios Belmac, S.A., al suponer la comercialización, por parte de Belmac, de especialidades farmacéuticas de simvastatina una imitación o pura copia de elementos esenciales de la prestación empresarial de Merck y MSD que era el medicamento ZOCOR Simvastatina.

SEXTO.- El motivo no puede acogerse. Como anteriormente se recoge -y en el mismo sentido se pronuncia la sentencia de instancia, lo que se comparte-, no existiendo infracción de la patente, no se da el acto de competencia desleal que se pretende.

SÉPTIMO.- Impugnaba la imposición de las costas y la declaración de temeridad, debido a la naturaleza y complejidad del caso y debido a la opacidad de la demandada que había impedido conocer su procedimiento de fabricación

OCTAVO.- El motivo ha de rechazarse. Las ahora recurrentes, a la vista de lo que consta en autos, actuaron con manifiesta temeridad, pues, a pesar de saber que su pretensión carecía de fundamentos de hecho y jurídicos que la amparasen, desafiaron el riesgo a no obtener una sentencia favorable confiando que las vicisitudes procesales y las equivocaciones de la parte contraria o los errores humanos que pudieran incidir en la sentencia, propiciasen un resultado favorable a sus particulares intereses que legítimamente no tenían.

Noveno.- Desestimándose el recurso, procede la imposición de las costas de esta alzada a las apelantes.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Merck & Co., Inc. y Merck Sharp & Dohme de España, S.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid, en 31 de Marzo del 2004, en los autos 944/02 , y, en consecuencia, se confirma dicha sentencia, con la imposición de las costas a las apelantes.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.