Sentencia Civil Nº 167/2016, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 305/2015 de 14 de Julio de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 305/15-3ª

Juicio Ordinario núm. 850/2013

Juzgado Mercantil núm. 2 Barcelona

SENTENCIA núm. 167/2016

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

Barcelona, a catorce de julio de dos mil dieciséis.

Parte apelante: Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L.

Letrado/a: Sra. Manzano

Procurador: Sra. García

Parte apelada:Inoxcrom Internacional, S.L.

Letrado/a: Sr. Navarro

Procurador: Sr. Elies

Objeto del proceso:Acciones marcarias de infracción y reivindicatoria

Resolución recurrida:

Fecha: 16 de febrero de 2015

Parte demandante: Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L.

Parte demandada: Inoxcrom Internacional, S.L.

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: «que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de D. Gabino y la entidad INOXGRUP, S.C.C.L. contra la entidad INOSCROM INTERNACIONAL, S.L. debo absolver a ésta de la demanda contra ella interpuesta.

De igual modo, debo estimar la demanda reconvencional interpuesta por parte de la entidad INOXCROM INTERNACIONAL, SL. contra D. Gabino , por la que se declara el cambio de titularidad de la marca española numero 3.050.844 registrada por D. Gabino a favor de la entidad INOXCROM INTERNACIONAL, S.L., extinguiéndose automáticamente todos los derechos y licencias que hubiera podido otorgar D. Gabino .

Se imponen las costas del procedimiento a la parte actora y reconvenida del procedimiento en cuanto sus pretensiones han sido íntegramente desestimadas.

Líbrese mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas a fin de que proceda a tomar nota de la inscripción en favor del nuevo titular y publicarla en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial».

SEGUNDO.Contra la anterior sentencia interpusieron recurso de apelación Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 30 de junio pasado.

Ponente: magistrado Sr. JUAN F. GARNICA MARTÍN.

Fundamentos

PRIMERO.Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

1. Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L. interpusieron demanda contra Inoxcrom Internacional, S.L. (en lo sucesivo, Inoxcrom) imputándole la infracción de las siguientes marcas que el Sr. Gabino tiene registradas a su favor y de las que Inoxgrup es licenciataria:

a) La marca española denominativa núm. 1 890 062/X INOXCROM, registrada para la clase 16.

b) La marca española mixta núm. 957 465/4 'X INOXCROM', registrada para la clase 16.

c) La marca española núm. 3 050 844, registrada para la clase 16.

2.Inoxcrom se opuso a la demanda alegando que la actora no tenía derecho a invocar la acción de infracción en su contra por cuanto también es titular de marcas registradas que incorporan el denominativo Inoxcrom, cuyo origen es común a las de la actora, y de las que no resulta posible distinguirse por razón de que comparten un elemento común, el referido elemento denominativo Inoxcrom. La razón de ello se encuentra en que, como consecuencia del concurso de la empresa Inoxcrom, S.A., quien fuera titular de tales signos, la demandada adquirió la unidad productiva y con ella todas las marcas que pertenecían a la concursada. Y las marcas que aduce la parte actora, si bien no estaban registradas a nombre de la concursada pertenecían asimismo a sus socios de referencia, los padres del Sr. Gabino , de quienes éste ha terminado adquiriendo los derechos.

Por otra parte, además de solicitar la desestimación de la demanda como infundada, Inoxcrom también ejercitó reconvención contra el Sr. Gabino ejercitando la acción de reivindicación de la marca núm. 3 050 844, alegando que su registro se obtuvo de mala fe por parte del referido demandado reconvencional, ya que se solicitó después de la adjudicación de la unidad productiva y desconociendo los derechos adquiridos sobre ella por la concursada derivados de su uso continuado.

3.La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda y estimó la reconvención en sus propios términos. Considera el juzgado mercantil que la posible confusión entre los signos viene dada como consecuencia de la adquisición (aparentemente legítima) de un mismo tronco común de sus signos por parte de la demandada, de forma que no puede sostenerse que ninguna de las partes tenga prioridad alguna sobre la otra, ya que ambas partes han adquirido sus signos de un mismo origen empresarial. Y argumenta que la venta de la unidad productiva supone la cesión al adquirente de los signos. También estima la resolución recurrida que el Sr. Gabino registró la marca núm. 3 050 844, después de la venta de la unidad productiva y constándole que dicha marca, que previamente había caducado, estaba siendo objeto de utilización por la concursada y tenía el carácter de marca notoria.

4.El recurso de los demandantes combate las apreciaciones que hace la resolución recurrida tanto respecto de la acción de infracción como de la reivindicatoria y se funda en las siguientes alegaciones:

a) En cuanto ala acción de infracción, error en la valoración de la prueba por cuanto:

i) No es cierto que exista un tronco común del que procedan los signos enfrentados, sino que su origen es completamente diverso.

ii) Tampoco es cierto que los títulos del actor estén siendo discutidos en otros procedimientos.

iii) Y, por último, tampoco es cierto que el adquirente de la unidad productiva se hubiera subrogado en el contrato de licencia de uso suscrito en su día con Inoxcrom, S.A., pues el art. 146 bis LC no resulta de aplicación en el caso, al encontrarse la concursada en fase de liquidación cuando la venta de la unidad productiva se llevó a cabo.

b) En cuanto a laacción reivindicatoriael argumento esencial que expone el recurso es que la resolución recurrida ha considerado acreditados los requisitos de la acción de nulidad del art. 51 LM pero no los de la acción reivindicatoria ( art. 2.2 LM ) y el juzgado ha dado por supuesto (por medio de meras conjeturas o hipótesis) una supuesta conducta dolosa que en realidad no ha resultado acreditada.

SEGUNDO.Principales hechos que sirven de contexto

5.La resolución recurrida ha considerado acreditados los siguientes hechos:

a) La titularidad del Sr. Gabino sobre las marcas invocadas en la demanda y la existencia de una licencia de fecha 4 de enero de 2013 por medio de la cual el titular autorizó su uso a la codemandante.

b) La sociedad Inoxcrom, S.A. (dedicada a la venta, fabricación de bolígrafos y plumas estilográficas y otros objetos de escritorio) era una empresa familiar dirigida por el Sr. Abelardo y su esposa, la Sra. Guadalupe , ambos padres del demandante. Dicha sociedad era titular de diversas marcas y del nombre comercial Inoxcrom, S.A.

c) Desde el año 1946 se comenzaron a registrar signos y en 1964 se constituyó la sociedad Inoxcrom, S.A. para explotarlos y en 1965 se registró la denominación social. Posteriormente se inscribieron signos tanto a nombre de la sociedad como de la Sra. Guadalupe , entre ellos la marca denominativa 189 062/X y la marca figurativa núm. 1 741.350 que representa el globo terráqueo. La sociedad Inoxcrom, S.A. era titular, además del nombre comercial, de las siguientes marcas:

i) La marca comunitaria núm. 8 930 075 INOXCROM (figurativa), para las clases 14, 16 y 18, desde 5 de julio de 2010.

ii) La marca comunitaria núm. 1 354 851 INOXCROM HI GEL GRIP (denominativa), para la clase 16, concedida el 16 de noviembre de 2000.

iii) Y de la marca núm. 1 340 181 INOXCROM SAGA (denominativa), concedida el 16 de noviembre de 2010.

d) En el año 1993 la Sra. Guadalupe y la sociedad Inoxcrom, S.A. suscribieron un contrato de licencia de la marca INOXCROM por virtud del cual la Sra. Guadalupe cobraba determinados royalties sobre la facturación de los productos marcados.

e) En el año 2009 Inoxcrom, S.A. solicitó el concurso, que se tramitó por el Juzgado Mercantil 7 de Barcelona, con el número de procedimiento 827/2009. En el mismo la sociedad Blond Europe, S.L., que posteriormente pasó a denominarse Inxocrom Interncional, S.L.U., esto es, la demandada, hizo una oferta de compra de la unidad productiva en la que se incluían la totalidad de los derechos de marca y demás de propiedad industrial que pertenecían a la concursada. Por auto de 13 de septiembre de 2012 se adjudicaron dichos activos a la demandada.

f) La Sra. Guadalupe donó a su hijo las marcas núm. 189 062/X y 957 465/4, donación que se produjo por escritura de 23 de julio de 2012. También adquirió el Sr. Gabino un crédito por royalties derivados del contrato de licencia, que comunicó en el concurso.

g) El Sr. Gabino había sido accionista de Inoxcrom, S.A. y había sido apoderado entre 1995 y 2008.

6.La resolución recurrida también expresa que entre las partes se están siguiendo los siguientes litigios en relación con los signos:

a) El primero iniciado por el Sr. Gabino contra Inoxcrom Internacional y contra Inoxcrom, S.A. reivindicando el nombre comercial y las marcas comunitarias 8 930 075 INOXCROM, núm. 1 354 851 INOXCROM HI GEL GRIP y la núm. 1 340 181 INOXCROM SAGA. De este procedimiento está conociendo el Juzgado de la Marca comunitaria núm. 2 de Alicante.

b) Un segundo procedimiento también instado por el Sr. Gabino contra Inoxcrom en el que reclama que la utilización de la denominación social infringe las marcas del Sr. Gabino . Está conociendo el JM 8 de Barcelona (autos 210/2013).

c) Un tercer procedimiento del que conoce el JM 2 Barcelona en el que el Sr. Gabino denuncia la infracción de sus marcas como consecuencia del uso del término INOXCROM por parte del Grupo Koerner.

d) En cuarto lugar, el procedimiento que se tramita ante el JM 7 de Barcelona por la demanda del Sr. Gabino contra la concursada y contra Inoxcrom Internacional en reivindicación de un conjunto de marcas titularidad de esta última.

TERCERO. Sobre la procedencia de los signos de un 'tronco común' y sus consecuencias

7.La resolución recurrida, como hemos adelantado, considera que no existe infracción de los signos de los que es titular el Sr. Gabino porque también la demandada es titular legítima de signos que incorporan el elemento denominativo INOXCROM, de forma que no puede mantenerse que la actora tenga prioridad alguna sobre el derecho de la demandada, por cuanto ambas partes han adquirido sus marcas del mismo origen empresarial: el actor a través de la donación de su madre y la demandada en el seno del concurso de acreedores de la sociedad que era titular de los signos. Y cita, en apoyo de tal posición, la doctrina establecida por STS de 13 de mayo de 2010 (asunto MONIX ), que confirma una anterior Sentencia de esta Sección de 28 de julio de 2005 . También cita la Sentencia de 21 de septiembre de 2012 dictada por el Tribunal de Venecia, actuando como Tribunal de Marca Comunitaria en el caso Roncato. En ambos supuestos las partes habían adquirido el patronímico de un tronco común y en ambos casos se concluyó que no podía darse prioridad al título de ninguna de las partes.

8.El recurso niega que resulte de aplicación en nuestro caso esa doctrina, por las siguientes razones:

a) El origen de los signos en nuestro caso no es de un tronco común, como ha estimado la resolución recurrida, sino que cada una de las partes lo ha adquirido de un origen distinto (Sra. Guadalupe /Inoxcrom, S.A.) y en nuestro caso falta un elemento esencial que consiste en que no puede afirmarse que ambas partes adquieran los registros a sabiendas de que existían otras marcas adquiridas por un tercero.

b) No es cierto que ambas adquisiciones sean discutidas sino que las únicas que se discuten son las de la demandada en este procedimiento.

c) La resolución recurrida incurre en el error de considerar que la adquirente de la unidad productiva se ha subrogado en el contrato de licencia de uso en su día suscrito con Inoxcrom, S.A. cuando el art. 146-bis LC no resulta de aplicación en nuestro caso y cuando la propia AC aclaró antes de la adjudicación de la unidad productiva que la marca Inoxcrom no es propiedad de la concursada y por tanto no figura como activo en la venta de la unidad productiva, por lo que el adquirente deberá negociar y llegar a un acuerdo con su propietario, caso de estar interesado en su uso. Por tanto, no existía cesión automática de los derechos derivados del contrato de licencia.

9.La recurrida estima que el origen común de los signos es incuestionable aunque la titularidad formal de la que proceden los derechos de las partes sea diversa porque así lo quiso el Sr. Abelardo (padre del demandante) que fue quien hizo el primer registro y quien en 1964 creó Inoxcom, S.A. con el fin de que fuera esta sociedad la que los utilizara. Y después ha sido esta sociedad quien ha venido registrando en España y en el extranjero numerosos títulos de propiedad que incorporan el denominativo INOXCROM. También es cierto que otros registros se han hecho a nombre de la Sra. Guadalupe (esposa del fundador y madre del demandante), sin que exista un criterio que permita delimitar unos de otros. También cuestiona la demandada que la resolución recurrida haya incurrido en error alguno al considerar que Inoxcrom Internacional se había subrogado en la licencia de los signos de la Sra. Guadalupe .

Valoración del tribunal

10.El art. 34.1 de la Ley de Marcas (LM ) determina que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

Es lo que la doctrina ha venido denominando como derecho positivo de uso del titular de la marca, que constituye una aplicación concreta de la presunción de validez de los actos administrativos, entre los que se encuentra el de registro de los signos. Y, aunque sea discutible que tal derecho positivo tenga autonomía respecto del derecho negativo (ius prohibendi), lo cierto es que nuestra jurisprudencia ha venido afirmando que no cabe ejercitar una acción de violación frente a quien a su vez tiene el signo registrado sin reclamar a su vez la nulidad del derecho. En nuestro caso, esa acción de nulidad se ha ejercitado en un proceso anterior, del que está conociendo el JM 2 de Alicante, en su calidad de Tribunal de la Marca Comunitaria, cuya suerte no conocemos.

11.La validez de los signos titularidad de la demandada ha sido consentida por el Sr. Gabino y la anterior titular, la Sra. Guadalupe (su madre) durante un largo periodo de tiempo, probablemente como consecuencia de que tanto unos signos (los de la actora) como otros (los de la demandada) servían a un propósito común: la comercialización de los productos de Inoxcrom, S.A., una sociedad en la que tanto la Sra. Guadalupe como su esposo (el Sr. Abelardo ) tenían una importante participación en su capital. Por tanto, en ese sentido, debemos compartir con la resolución recurrida que los signos enfrentados tienen un tronco común, lo que no está reñido con el hecho de que su titularidad formal fuera distinta. Lo trascendente a nuestros efectos es que, a pesar de esa titularidad distinta, han sido signos que han convivido en el mercado durante un largo lapso temporal como signos complementarios y han sido objeto de explotación por una misma empresa. Solo así se puede explicar que la titular de signos prioritarios haya consentido el registro de otros con los que los suyos se podrían confundir.

12.El art. 52.2 LM dispone que«(e)l titular de un derecho anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de ésta se hubiera efectuado de mala fe, en cuyo caso la acción será imprescriptible. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior».

De ese precepto se deriva la imposibilidad de que la parte actora pueda cuestionar con fundamento la validez de al menos tres de los signos que la demandada tiene registrados: el nombre comercial y las dos marcas registradas en el año 2000. Podría cuestionar la validez del signo registrado en 2010, pero no de los que lo fueron con una antelación superior a los cinco años.

13.En suma, lo relevante es que, como consecuencia de la pacífica convivencia de los signos en el mercado, dos signos entre sí incompatibles pueden llegar a alcanzar protección jurídica, tanto sea porque ambos signos hayan sido objeto de una explotación conjunta, como ocurre en nuestro caso, como cuando la explotación o uso de los mismos hubiera sido por empresas distintas. Tanto en uno como en otro caso, el titular del signo prioritario pierde el derecho de exclusiva frente al titular del signo no prioritario, de forma que ambos signos enfrentados deben convivir en el mercado.

Por tanto, resulta indiferente a los efectos que aquí enjuiciamos que los signos enfrentados no tuvieran una misma titularidad. Lo transcendente es que en ningún caso podemos considerar que el registro se hiciera de mala fe por ninguna de las partes y que el demandante (o su causahabiente) no pueden alegar de forma convincente desconocimiento del registro y del uso de los signos enfrentados.

14.En conclusión, creemos que es correcta la aplicación en el caso de la doctrina establecida por la STS de 13 de mayo de 2010 (ROJ: STS 2675/2010, caso Monix ), que, confirmando nuestra Sentencia de 28 de julio de 2.005 , afirma que «se creó, de forma asumida, implícita pero inequívocamente, una situación de convivencia de marcas, que aunque confundibles no era incompatibles en el sentido de no poder ser atacadas recíprocamente por ninguno de los respectivos titulares. Esta eventualidad no es extraña al derecho marcario porque puede provenir de la voluntad explícita o implícita de los interesados, de una situación consumada de tolerancia o de una prescripción extintiva de la acción de nulidad. Y no tendría sentido, por irrazonable y contradecir la doctrina que veda ir contra los actos propios ( art. 7.1 CC ), la cual exige una conducta coherente con los hechos o actos inequívocos realizados, una acción de cualquiera de los titulares de las marcas encaminada a excluir del tráfico las marcas del otro titular con base en la confundibilidad. Si Comercial Monix S.A. no podía invocar la prioridad de una de las marcas conservadas en orden a anular las marcas transmitidas, porque es preciso proteger la confianza que la conducta previa generó fundadamente en la otra parte, Sarreal tampoco podía exigir el no uso o explotación por Comercial Monix S.A. de las marcas no transmitidas».

CUARTO. Sobre la acción de infracción y la licencia de los signos ajenos

15.Ahora bien, que las marcas deban convivir en el mercado a pesar de que puedan generar confusión no está reñido con la posibilidad de que eventualmente pueda prosperar una acción de infracción. Habrá que analizar para ello si cada uno de los actos que se afirman en la demanda como infractores están amparados por los propios signos o bien por posibles licencias de los ajenos. Y, si bien cada una de las partes tiene derecho a seguir utilizando los signos inscritos que entre sí resulten confundibles, esa utilización debe llevarse a cabo de acuerdo con una especial exigencia de buena fe, esto es, adecuándose a los estrictos términos en los que su signo esté concedido y respetando (en la medida de lo posible) los signos ajenos.

16.Por tanto, el examen de si existe infracción debe tomar en consideración dos parámetros: (i) primero, el relativo a los signos que cada una de las partes tiene derecho a utilizar; y (ii) segundo, los actos infractores expuestos en la demanda.

17.En nuestro caso, la demandada pretende ostentar derecho a usar no solo sus signos sino también los de la parte actora, afirmando que no solo adquirió los signos titularidad de la concursada sino que también se subrogó en el contrato de licencia de los signos de la Sra. Guadalupe . La parte actora, en cambio, niega que esa subrogación en el contrato de licencia se hubiera producido.

18.Como primera cuestión es preciso hacer referencia a la licencia de los signos, para determinar cuáles son realmente los signos que puede oponer la demandada frente a la parte actora. La resolución recurrida ha partido del hecho de que junto con la unidad productiva se cedieron a su adquirente los derechos contractuales que le concedía el contrato de licencia firmado entre Inoxcrom, S.A. y la Sra. Guadalupe en 1993. El recurso discrepa de esa apreciación y sostiene que tal subrogación en los derechos derivados de ese contrato no se llegó a producir, por las siguientes circunstancias:

a) Porque el art. 146-bis LC , que cita la sentencia, no es de aplicación en el caso al encontrarse la concursada en fase de liquidación a la fecha de su entrada en vigor.

b) La naturaleza del contrato de licencia (intuitu personae).

c) El hecho de que la propia AC hiciera constar en el previo informe de valoración de las ofertas de adquisición que la marca Inoxcrom no era titularidad de la concursada y que, por tanto, no figuraba como activo en la venta de la unidad productiva. Así como la advocación que hace al adquirente de la unidad productiva a negociar y llegar a un acuerdo con su propietario, caso de estar interesado en su uso.

19.Tienen razón los recurrentes cuando afirman que el art. 146-bis LC no resulta de aplicación en el caso, por cuanto fue introducido por la reforma operada por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, de acuerdo con cuya disposición transitoria Primera la entrada en vigor del nuevo precepto no afectaría a procesos concursales en los que ya se hubiera abierto previamente la liquidación. No obstante, de ello no se sigue, necesariamente, la interpretación que propone el recurso porque no es descartable que la venta de la unidad productiva comportara también la cesión de los derechos asumidos. Pero en nuestro caso no creemos que fuera lo que ocurrió, a la vista de que la AC informó a los interesados en la adquisición de la nulidad de la particular situación en la que se encontraban los signos (divididos entre la concursada y el Sr. Gabino ). La advocación que hace la AC al eventual adquirente a negociar con el propietario solo puede ser entendida si se acepta que no se producía subrogación en los derechos previamente licenciados.

Por tanto, en nuestra interpretación, los únicos signos que podía oponer la demandada eran aquellos de los que era titular porque adquirió su registro como consecuencia de la compra de la unidad productiva.

20.Para enjuiciar si existe infracción es preciso partir del examen de cada uno de los actos presuntamente infractores a los que se refiere la demanda (que hemos de extraer de la transcripción del acta notarial de requerimiento). Son los siguientes:

a) La existencia de una página web titularidad de la demandada con la siguiente dirección: 'bttp:www.inoxcrom.com' y las indicaciones que se hacen en la misma sobre elcopyrightsobre inoxcrom y otras cuestiones.

b) La utilización del logo consistente en la bola representativa de la tierra (bola INOXCROM) en diversos catálogos que hace servir la demandada (catálogos Brands, Excellence y City).

c) La utilización de la marca Inoxcrom en diversos productos comercializados por la demandada.

d) La utilización del rótulo Inoxcrom en la fachada exterior del centro fabril de la demandada.

21.El uso del rótulo Inoxcrom creemos que está plenamente justificado al ostentar la demandada derechos sobre el nombre comercial Inoxcrom, S.A. Por tanto, no creemos que con ello se hayan infringido los derechos de la parte actora.

Y lo mismo podemos decir respecto de la página web con la dirección 'inoxcrom'. El hecho de que la demandada tenga registrado a su nombre el nombre comercial justifica suficientemente, en nuestra opinión, que siga utilizando esa dirección de internet, particularmente cuando es continuadora de Inoxcrom, S.A. por haber adquirido su unidad productiva.

22.En cuanto a la utilización del denominativo 'Inoxcrom' en los productos que comercializa la demandada, está acreditado que en el interior de los estuches con los que se comercializan alguno de los productos aparece ese signo, así como en el exterior de algunos de los productos (plumas y bolígrafos). La cuestión está en si esa utilización puede aparecer justificada como uso de los signos de los que la demandada es titular o bien si no es así y está invadiendo el derecho de exclusiva que la actora ostenta sobre sus signos. En ese sentido creemos que es preciso examinar si los usos presuntamente infractores pueden estar justificados por la marca comunitaria núm. 8 930 075 (figurativa) 'inoxcrom :' que es la que más se aproxima al uso que ha hecho la demandada sobre los productos presuntamente infractores. Y en ese sentido debemos decir que, aunque la marca no se haya reproducido de forma idéntica (falta los dos puntos) a como aparece registrada, no creemos que exista infracción porque los elementos figurativos de este signo son muy débiles frente a la fortaleza del elemento denominativo.

23.En cuanto al uso del signo consistente en el logo representativo de la bola del mundo es preciso estar a lo que resulte de la acción ejercitada en la reconvención. Si el registro por parte del Sr. Gabino fuera de mala fe, como pretende la reconviniente y ha apreciado la resolución recurrida, no existiría infracción. Solo en el caso contrario existiría infracción, al estar acreditado que el signo se ha producido por la demandada en el plumín de algunas de las plumas que comercializa.

QUINTO. Sobre la acción reivindicatoria

24.La resolución recurrida ha considerado que la marca que constituye un globo terráqueo figuraba registrada a nombre de la Sra. Guadalupe como marca núm. 1 741 350 desde el año 1993, que el registro caducó el 27 de noviembre de 2003, pese a lo cual la concursada continuó utilizándola en diversos catálogos (2005, 2007, 2008, 2012), razón por la cual considera que a pesar de la caducidad del registro la concursada adquirió derechos sobre la misma derivados del uso, atendido su carácter de marca notoria, y aprecia que el nuevo registro hecho por el Sr. Gabino el 31 de octubre de 2012, un mes más tarde del auto de adjudicación de la unidad productiva, es un registro de mala fe porque se ha hecho en detrimento de tales derechos.

25.El recurso combate tales apreciaciones considerando que la resolución recurrida ha infringido lo establecido en el art. 2.2 LM , precepto que regula los requisitos de la acción reivindicatoria pues se ha limitado a llevar solapadamente los requisitos de la acción de nulidad del art. 51 LM a la acción reivindicatoria. También alega que la apreciación de mala fe se funda en meras conjeturas y no existe prueba del fraude u actuación dolosa del Sr. Gabino . Y de la prueba practicada lo que se acredita no es un uso continuado de la marca por parte de la concursada sino un uso interrumpido en el tiempo y aislado y limitado a determinados productos (plumín de las plumas estilográficas) sin que pueda predicarse su carácter generalizado y sistemático.

26.La recurrida alega que tampoco este motivo del recurso tiene fundamento porque la propia recurrente admitió al contestar a la reconvención que en 1993 la Sra. Guadalupe no solo cedió el uso de la marca Inoxcrom sino que tácitamente también había cedido el uso a Inoxcrom, S.A. de la marca representativa del globo terráqueo, marca que caducó en 2003, si bien ello no impidió que el uso continuara de forma ininterrumpida, y que contara con la protección que otorga contar con un signo distintivo notorio. Y no puede dudarse de que el Sr. Gabino estaba al corriente de todas las vicisitudes que afectaban a los signos por su calidad de socio de la concursada y de socio de control de otras sociedades también accionistas, así como por los cargos que ostentara en la propia concursada, razón por la que estaba al corriente del uso por parte de Inoxcrom, S.A. Y el propio acto de registrar este signo un mes más tarde de haberse dictado el auto de adjudicación es acreditativo de que su único propósito era burlar la efectividad de la transmisión de derechos producida como consecuencia de la adjudicación de la unidad productiva. No puede desconocerse que también el Sr. Gabino presentó una oferta de adquisición de la unidad productiva que resultó superada por la presentada por la demandada.

Valoración del tribunal

27.El art. 2.2 LC concede a la persona perjudicada por el registro de una marca la posibilidad de reivindicarla ante los tribunales, como ha hecho la actora reconvencional. En un sistema como el nuestro, que se funda en el principio de que la adquisición de los signos se hace por su registro ( art. 2.1 LM ), de forma que la inscripción tiene eficacia constitutiva, parece un contrasentido la denominación de acción reivindicatoria para designar la acción que se atribuye al tercero que se considere perjudicado por el registro de un signo. Es obvio que ese tercero no puede ser titular del signo reivindicado, al menos en el país en el que reclame su titularidad. Por consiguiente, en materia de marcas, no estamos ante una acción reivindicatoria en el sentido del Código Civil sino ante una reivindicatoria impropia, cuyo ejercicio no presupone la titularidad del signo. Por consiguiente, no son exigibles los requisitos que la doctrina jurisprudencial exige para el éxito de la acción reivindicatoria.

Así se explica que el mero usuario de un signo inscrito a favor de otro pueda encontrar protección en el art. 2.2 LM y acudir a esta norma para discutir al titular registral, verdadero titular de la marca, su mejor derecho sobre el registro.

28.Presupuesto para que pueda prosperar la acción reivindicatoria, según resulta del art. 2.2 LM es que el registro de la marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual. En nuestro supuesto, lo que la reconvención imputa al Sr. Gabino es haber solicitado el registro con fraude de los derechos de un tercero, concretamente de los derechos de Incroxcrom Internacional.

Para que pueda prosperar la acción ejercitada es preciso que resulte acreditado que la actora reconvencional ostenta un mejor derecho sobre el signo que el adquirido por el tercero. Y es preciso asimismo que el registro de ese tercero pueda considerarse efectuado como de mala fe.

29.En nuestro caso creemos que están justificados ambos requisitos. El mejor derecho procede del hecho de que Inoxcrom, S.A. continuó utilizando el signo de forma efectiva después de que su registro se hubiera dejado caducar por su titular, la Sra. Guadalupe , en 2003. Así lo ha considerado la resolución recurrida y así lo consideramos también nosotros a partir del hecho de que el signo apareciera en los catálogos de la concursada de diversos años (2005, 2007, 2008 y 2012) y que el mismo apareciera grabado en alguno de los artículos comercializados por Inoxcrom, S.A. (concretamente, en la plumilla). Ese hecho es acreditativo de que ha seguido existiendo un uso efectivo del signo no registrado por parte de Inoxcrom, S.A.

Que ese uso pueda no haber sido generalizado, esto es, en todos los productos, que es lo que cuestiona la recurrente, no es razón para cuestionar que ha existido un uso efectivo del signo.

Y tampoco creemos que pueda cuestionarse el uso por el hecho de que no se haya acreditado el mismo durante todos los años. Creemos que es suficientemente indicativo del uso continuado que se haya acreditado su inclusión en catálogos correspondientes a diversos años.

Por tanto, estimamos que Inoxcrom, S.A. había consolidado derechos sobre ese signo no registrado por el hecho de su uso continuado durante un periodo aproximado de 9 años.

30.Y, a partir de lo que hemos concluido en el apartado anterior, debemos examinar ahora si esos derechos se transmitieron a Inoxcrom Internacional con la adjudicación de la unidad productiva. Aunque la cuestión no es clara, creemos que sí, que los únicos derechos de propiedad industrial excluidos en la cesión eran aquellos cuya titularidad conservaba la Sra. Guadalupe . Todos los demás derechos sobre los signos utilizados, estuvieran registrados o no, creemos que se traspasaron junto con la venta de la unidad productiva.

31.También creemos, como la resolución recurrida, que el registro del signo por parte del Sr. Gabino , hecho un mes más tarde de la adjudicación de la unidad productiva, es un registro hecho de mala fe, esto es, en fraude de los derechos de Inoxcrom. La razón por la que así lo consideramos es porque el Sr. Gabino no es un tercero ajeno a la actividad de Inoxcrom sino alguien relacionado con la sociedad concursada por su calidad de socio y por haber participado asimismo en el concurso para hacerse con la unidad productiva. Esas solas circunstancias creemos que bastan para considerar que el registro es de mala fe porque se trata de circunstancias indicativas de que el Sr. Gabino conocía perfectamente los hechos que determinan el mejor derecho de Inoxcrom Internacional. Con eso creemos que basta para estimar integrado el requisito del fraude al que se refiere el art. 2.2 LM .

SEXTO. Costas

32.Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC , procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por Gabino e Inoxgrup, S.C.C.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 2 de Barcelona de fecha 16 de febrero de 2015 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.