Sentencia Civil Nº 183/2003, Audiencia Provincial de La Rioja, Rec 391/2002 de 20 de Mayo de 2003

Encabezamiento

En Logroño, a veinte de mayo de dos mil tres.

La Ilma. Audiencia Provincial de La Rioja, presidida por el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Félix Mota Bello y compuesta además por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Alfonso Santisteban Ruiz y Dª Carmen Araújo García, ha pronunciado, EN NOMBRE DEL REY, la siguiente resolución:

SENTENCIA Nº 183 DE 2003

Visto el presente recurso de apelación CIVIL, que pende ante esta Ilma. Audiencia Provincial, dimanante del juicio de Menor Cuantía nº 438/94, rollo de apelación nº 391/02 contra la sentencia de fecha 27 de febrero de 2002, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Logroño; recurrida por la mercantil "DESTILERIAS SAN FERMIN S.A.", representada por la procuradora Sra. Valdemoros y asistida por el letrado Sr. Aguilar; siendo apelados-impugnantes las mercantiles "COINTREAU S.A." y "DESTILERIAS DE VILAFRANCA S.A.", representadas ambas por la procuradora Sra. Zuazo Cereceda; recurso en el que ha sido ponente Dª Carmen Araújo García.

Antecedentes

PRIMERO.- Que, con fecha 27 de febrero de 2002, se dictó sentencia en cuyo fallo se recogía:"Que, desestimando las excepciones opuestas por la demandada, y estimando sustancialmente la demanda formulada por COINTREAU S.A. y DESTILERIAS DE VILAFRANCA S.A., sobre marcas y competencia desleal, contra DESTILERIAS SAN FERMÍN S.A., debo declarar y declaro:

1º Que la sociedad demandada debe respetar el derecho de propiedad exclusiva y, por tanto, el derecho al uso exclusivo que a las compañías actoras corresponde sobre las Marcas Internacionales registradas números 143.704, 240.227, 293.243, 297.658, 361.190 que amparan la forma de presentación del licor de naranja, que tienen introducido y en explotación Cointreau S.A. y Destilerías de Vilafranca S.A., en el mercado español.

2º Que la sociedad demandada ha violado los derechos de Propiedad Industrial de las compañías actoras, relativos a la presentación embotellada del citado producto original de ésta, así como las normas sobre competencia comercial, al introducir en el mercado y comercializar el producto de las demandadas objeto del presente proceso, mediante unas presentaciones embotelladas que pueden inducir a errores en el mercado.

3º Que la sociedad demandada debe abstenerse de introducir en el mercado y de comercializar cualquier licor que, como los que son objeto del presente proceso, ostenten una forma de presentación comercial embotellada que, como las aportadas a este proceso, se presten a error o confusión con la presentación embotellada y denominación del producto original-licor de naranja- que las compañías actoras tienen en explotación en el mercado español.

4º Que la sociedad demandada debe retirar inmediatamente del mercado, a su costa, todas las botellas que haya introducido y/o comercializado con las presentaciones que ofrecen.

5º Con imposición a la sociedad demandada de las costas procesales causadas."

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandada, se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.

TERCERO.- Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 20 de marzo de 2003.

CUARTO.- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Que, en primer lugar, la demandada apelante, alega como motivo de la impugnación que formula, la admisión como prueba de la contraparte de los documentos que acompaña al escrito de proposición de prueba de fecha 22 de febrero de 1995, (documentos 11 a 15), pretendiendo haberse infringido el artículo 504 de la L.E.C. de 1881, ya que obraban en un registro público y pudo la parte obtener copia, ocasionando su admisión indefensión a la parte demandada, debiendo ser rechazados por resultar extemporánea su presentación. Pues bien, en el escrito de demanda, concretamente en el hecho primero, se efectúa designación de los expedientes originales en la Oficina Mundial de La Propiedad Industrial y en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en relación con los documentos acompañados a la demanda, obrantes a los folios 61 a 95, sin que exista, por tanto, vulneración de lo dispuesto en el invocado artículo 504 de la Ley Procesal Civil de 1881, habiéndose actuado conforme a la previsión específica contenida en el articulo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. En tal situación, ha de rechazarse la alegación efectuada, asimismo, en cuanto a la pretendida extemporaneidad, y respecto a la alegación de indefensión, ya que tal admisión de documentos fue impugnada por la demandada, desestimándose la impugnación por auto de fecha 8 de mayo de 1995 (folio 234), y anunciado recurso de apelación por la ahora apelante, la admitió el Juzgado (folio 237), señalando que sería resuelta con la apelación principal; sin embargo en el recurso se establece la impugnación de la sentencia, no del citado auto de 8 de mayo de 1995, sin que haya llegado por tanto a formularse precisamente tal recurso, por otra parte, excluido en el artículo 454 de la Ley Procesal Civil vigente. Ha de señalarse, además que en el mismo escrito de proposición de prueba de 22 de febrero de 1995, la actora propuso prueba documental publica, apartados 5 y 6, que determinó la incorporación a los autos de los mismos documentos con impugnación por la demandada, que como hemos dicho fue rechazada, y como diligencia para mejor proveer se incorporan a las actuaciones otras certificaciones de las mismas marcas, sin impugnación por la ahora apelante; Así consta a los folios 238 a 249, 252 a 276 y 432 a 439.

Por todo ello, el recurso en tal aspecto ha de ser desestimado.

SEGUNDO.- Que, respecto a la alegación de falta de legitimación activa de las demandantes, además de lo expuesto en el precedente y acreditación documental precitada, ha de añadirse, la referencia a la consideración de la certificación del Registro Mercantil de Barcelona (folios 278 y 279) en cuanto a la constitución de Destilerías de Vilafranca S.A. por asunción de patrimonio proviniente de la escisión parcial de Cointreau España S.A., con traspaso en bloque a su favor de activo y pasivo de la actividad de producción de licores y aguardientes de Cointreau España S.A. y de la certificación por el mismo registro emitida a los folios 320 a 365. Asimismo, han de darse en ésta por reproducidas las consideraciones por la Juez a quo efectuadas sobre el defecto de legitimación invocado que es rechazado, como ha de serlo en la presente, conforme a lo expuesto; y consiguientemente, con lo expuesto en éste y en el precedente fundamento, ha de rechazarse haber incurrido la Juez a quo en error en la valoración de los documentos aportados por la actora con la demanda.

TERCERO.- Que, alega la parte apelante, que el fundamento de las pretensiones de la parte demandante es un envase de vidrio que pertenece al dominio público, ya que el envase no está amparado por derecho de exclusiva alguno, ni por modelo industrial, pudiendo ser utilizado por cualquiera y opone la parte apelada ser errónea tal alegación en tanto el envase de vidrio y su color pardo está amparado por derecho de exclusiva por las marcas 143.704 y 361.190, no siendo objeto de ningún modelo industrial porque la actora no fabrica envases, pero estando amparada por las marcas, siendo que la presentación característica es la que tiene protegida como marca.

Pues bien, a la vista del mismo escrito de demanda, último párrafo del hecho tercero (al folio 7 de los autos), del hecho quinto, relativo a la etiqueta, y de los fundamentos de derecho, en relación con el requerimiento obrante a los folios 99 a 101, de fecha 27 de octubre de 1989, y carta de 29 de enero de 1990(folio 106), ha de rechazarse que el fundamento de las pretensiones de la actora sea exclusivamente el envase de vidrio. En todo caso, de las certificaciones obrantes a los folios 238 a 249, 252 a 276 y 432 a 439, resulta la titularidad a favor de la actora, de la marca denominativa plástica nº 143.704, de las marcas denominativas 240.227 y 293.243, de la marca 297.658, sobre reivindicación de colores, etiqueta, sello, botella, cinta, banda y cápsula, y de la marca plástica sobre reivindicación de color 361.190.

La alegación en suma se rechaza.

CUARTO.- Pretende la apelante haber incurrido la Juez a quo en error en la valoración de la prueba en relación a las diferencias entre los envases pertenecientes al dominio público que emplean una y otra parte y los elementos gráficos y denominativos a que se refiere el dictamen aportado como documento nº 27 junto con el escrito de contestación a la demanda, alegando no existir riesgo de confusión en el consumidor normal y medio, teniendo en cuenta, además, la notoriedad de la marca Cointreau que hace prácticamente imposible que se confunda con la marca Glimmer. Frente a ello, la parte actora opone el carácter irrelevante de las diferencias señaladas por la contraparte ya que no evitan las similitudes, ni la semejanza entre presentaciones que pueda provocar confusión en el consumidor y/o generar un riesgo de asociación, ni evitan la calificación de desleal del comportamiento de la demandada apelante.

Sobre tal cuestión, como establece la STS nº 279/2002, de 1 de abril, (y en el mismo sentido la S.T.S. nº 136/1998, de 23 de febrero en cuanto a la producción de confusión), el riesgo de asociación debe sustentarse en una consideración global de la presentación del producto, sin fragmentación de sus distintos elementos, y, en una muy especial atención a los principios informadores de la Ley de Competencia Desleal, que como indica su preámbulo, contempla una vertiente hasta entones desconocida en nuestro Derecho tradicional de la competencia desleal: la derivada del principio de protección del consumidor en su calidad de parte débil de las relaciones típicas de mercado.

Ha de tenerse en cuenta que actora y demandada fabrican y comercializan el mismo tipo de producto, licor de naranja, dirigido al mismo público, al mismo sector del mercado; y las similitudes entre los envases en su conjunto, que es el dato que la jurisprudencia considera a tal fin, determina que provoque confusión en los consumidores entre uno y otro envase, al visualizar en su conjunto las características de los envases, debiendo insistirse en que las marcas registradas por la actora, no sólo se refieren a los colores (lo cual prohíbe el artículo 11.1 g) de la Ley de Marcas) sino a las demás características del envase, estando protegida la marca en conjunto. En todo caso, además, la producción de confusión, implica un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, prevenido como competencia desleal en los artículos 6 y 11 de la Ley de Competencia Desleal. Coinciden en ambos casos, el color del vidrio, la forma de la botella, la disposición de las etiquetas, los colores, aún en disposición diferentes; Cierto que no se da una identidad absoluta, por otra parte no exigida por la Ley, pero ha de partirse de que la protección legal se dirige al consumidor normal, tratando de evitar su confusión en la elección del producto, la asociación, o riesgo de confusión, y evidente resulta la acentuada similitud en la presentación de los licores que ofertan al mercado cada una de las partes susceptible de inducir a confusión, en tanto se utiliza el mismo tipo de envase, etiquetas (incluso con la misma disposición oblicua), colorido, cuando la demandante disfruta el amparo que la titularidad de las marcas que ostenta le confiere respecto a la botella, etiqueta, sello, cinta, banda y cápsula, y combinación de colores, en cuanto a la presentación del producto. Como expone la S.T.S. de 5 de junio de 1997, "pueden y deben examinarse los elementos coincidentes y los discrepantes, pero sobre todos y cada uno de ellos ha de otorgarse lugar preferente al criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde la totalidad de los productos o prestaciones confrontados, sin descomponer su unidad final, prevaleciendo la estructura sobre los componentes parciales, sean estos visuales o auditivos, gráficos o fonológicos... Puestas de relieve diferencias y semejanzas, queda por examinar el canon de la totalidad, visión de conjunto o sintética, de suma importancia por cuanto es el que ha de revelar si hay imitación idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación o aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno, lo que constituye competencia desleal (Art. 11.2 Ley 3/91), que tiene que erradicarse de una economía de mercado, en bien de las propias empresas concurrentes y del consumidor como parte más débil en el tráfico mercantil (Art. 51 de la Constitución Española) o, por el contrario, si dichas similitudes pueden reputarse una respuesta natural del mercado (artículo 11.3, in fine), con inevitabilidad de los riesgos de asociación (art. 11.2, párrafo segundo)".

Pues bien, constatadas las coincidencias y discrepancias, respecto a las cuales ha de darse por reproducido lo expuesto en la sentencia impugnada en su fundamento de derecho cuarto, por resultar correcto, conforme a la resultancia probatoria obtenida, evidenciada la importante similitud entre las dos presentaciones utilizadas por las partes, en su visión global o total, el riesgo de confusión se estima existente, debiendo desestimarse las alegaciones de la parte apelante.

QUINTO.- Que, alega, asimismo, la recurrente error en la apreciación de la prueba en relación a la ausencia de destilación y envasado de su licor de naranja, exponiendo que envasa el producto en botella jerezana desde 1989, y ni siquiera lo destila desde 1991, como, pretende, resulta de la prueba de libros. La parte apelada opone la inexistencia de error, ya que, alega, la demandada ha continuado explotando el licor de naranja, bien en el envase cuadrangular o en la botella jerezana, siendo la etiqueta la misma, por lo que, el cambio de botella tampoco evita la violación de las marcas de la actora.

La exhibición del libro de alcoholes (folios 519 a 638), no implica que no comercialice la demandada el licor de naranja de que se trata a la fecha de presentación de la demanda, por cuanto ella misma señala realizar el embotellado, aún en botella jerezana, lo destile o no. Tampoco cabe concluir de ello que no existan en el mercado a tal fecha, botellas cuadrangulares del licor de naranja comercializado por la demandada. Ni se excluye la utilización de la etiqueta tan similar a la de la actora, cuya disposición y colorido tiene amparados la demandante por las marcas de que es titular, como ya se ha expuesto.

Por tanto la alegación, ha de ser, igualmente rechazada.

SEXTO.- Que, impugna, también, la demandada el pronunciamiento por el que se le imponen las costas causadas en primera instancia, pretendiendo infringido el artículo 523-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, ya que desestimado el pedimento quinto de los formulados en la demanda, la petición de indemnización de daños y perjuicios deducida de contrario, no se da una estimación sustancial de la demanda. A tal apelación opone la contraparte que tal pronunciamiento no resulta contrario al artículo 523 de la Ley Procesal de 1881, ya que la sentencia estima sustancialmente la demanda.

Ciertamente de los pedimentos por la actora formulados en el escrito instanciador del litigio, estima la sentencia de instancia los cuatro primeros, lo que, dado el tenor de los mismos, en relación con el desestimado pedimento quinto, supone, evidentemente, una estimación sustancial de la demanda, más cuando ni siquiera consta la cuantía de la indemnización pretendida que determinase la esencial relevancia de la misma, respecto a los otros pedimentos que se estiman.

SEPTIMO.- Que, en cuanto a la impugnación formulada por la parte demandante de la sentencia de instancia, constreñida a la desestimación del pedimento indemnizatorio por dicha parte formulado, alega la actora tratarse de daños deducibles in re ipsa, resultando evidentes, e invocando los artículos 43-5 y 44 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre. La parte demandada opone la irretroactividad de las leyes, conforme al artículo 2-3 del Código Civil, en tanto la Ley de Marcas 17/2001, fue aprobada más de siete años después de la interposición de la demanda. Añade la alegación de la inexistencia de daños causados a la actora, en todo caso, no acreditados.

En primer lugar, conforme a la Disposición Final Tercera de la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001, la misma entró en vigor a 31 de julio de 2002, estableciendo, además, su Disposición Transitoria Primera que "Los procedimientos sobre marcas... iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior". Por tanto, la invocación a dicho texto legal efectuada por la actora-impugnante, ha de ser rechazada.

En segundo lugar, y a pesar de la extensión del escrito de demanda, respecto a la petición indemnizatoria articulada en el apartado 5º del suplico, ninguna argumentación fáctica se expresa siquiera al respecto, limitándose el fundamento de derecho II-3, a la genérica invocación de los artículos 36 y 38 de la Ley de Marcas, 18-5 de la Ley de Competencia Desleal y 7-2 del Código Civil, sin concretar tampoco por cual de los criterios de los establecidos en el artículo 38-2 de la Ley de Marcas, opta la demandante para la determinación consiguiente, en su caso, en cuanto a ganancias dejadas de obtener, ni señalar qué perdidas le ha ocasionado la actuación de la contraparte. La imprecisión de la solicitud formulada no resulta de que la cuantificación se remita a la fase de prueba o de ejecución, sino a la total indeterminación de la pretensión, conforme se expone, y defecto absoluto de prueba al respecto.

Además, y, respecto a la alegación de tratarse de "daños deducibles in re ipsa" como establece la STS nº 787/2000, de 20 de julio " Es necesario tener presente la disociación de posibilidades de remedio que la ley concede cuando se produce una invasión de los derechos de exclusividad que en materia de marcas, establecen, respectivamente, los artículos 31 y 36 de la Ley de Marcas, siendo la primera de aquellas posibilidades la de poner fin a la situación de incompatibilidad creada y a la actividad producida en ese orden, y la segunda de las posibilidades a obtener la reparación de los perjuicios que de la actividad transgresores en ese ámbito se hayan producido.

La segunda de las posibilidades no es legalmente consecuencia fatal de la primera ya que en el propio texto de los preceptos se puede ver la exigencia de prueba que los mismos establecen y que ya establecía su precedente artículo 123 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 en su Texto refundido de 30 de Abril de 1930 con el empleo del subjuntivo, y como tal eventual, "hayan ocasionado" refiriéndose a la indemnización de daños y perjuicios por quienes lesionen su derecho de marca, expresión hipotética que se sostiene con variación gramatical en el artículo 36 b) de la Ley de Marcas -"daños y perjuicios sufridos" y como tales demostrables-, en el artículo 37 de la misma -"daños y perjuicios causados " por lo tanto a demostrar- y en el articulo 38 al permitir calcularlos sobre las tres posibilidades relacionadas con el ejercicio por el infractor de su actividad coincidente con la del titular de la marca, exigencia probatoria que han contemplado y exigido, con las demás que citan, las sentencias de esta Sala de 21 de Abril de 1992 y 25 de Noviembre de 1994 que, como no podían menos, no se apartan de la naturaleza de hecho que corresponde a daño o perjuicio y cuya exactitud de existencia, que no de su cuantía que es de posible relegación al tiempo procesal de ejecución de sentencia en la que se reconozca su realidad, ha de ser probado como presupuesto ineludible que es del derecho de reparación."

En el caso concreto que nos ocupa, resulta aplicable la jurisprudencia que, en base a la exigencia de prueba completa y contundente de la existencia de daños y perjuicios, requiere también su demostración en el ámbito marcario, al ser insuficiente que sea presumible que toda infracción de las modalidades de la propiedad industrial produce perjuicios (ad-ex: STS de 5 de abril de 2000), más dada la señalada imprecisión evidenciada en la demanda, ya que no es posible la determinación en ejecución de sentencia de los concretos daños que hacen derivar la indemnización, no concretados al formular la petición correspondiente, ni, desde luego, demostrados los daños previamente en el procedimiento, sin que en tal situación, quepa estimar la evidencia de la causación de daños que se invoca en segunda instancia, (sin alusión al respecto en la demanda) aunque, como establece la STS nº 279/2002, de 1 de abril, "...... la causación de daños y perjuicios como algo inherente a determinados incumplimientos contractuales o comportamientos ilícitos es reconocida por la Jurisprudencia de esta Sala, y aun cuando sea cierto que esto se hace sólo excepcionalmente, pues la regla general es exigir la prueba de la existencia de los daños y perjuicios, no lo es menos que el caso examinado es de los encuadrables en tales supuestos excepcionales, como entendió el tribunal de apelación al invocar "la naturaleza lógica de las cosas" y ha entendido también esta Sala en casos similares al aquí enjuiciado (SSTS 10 de abril de 2001...y 24 de octubre de 2001).", ya que tal criterio, se sostiene en situaciones excepcionales habiéndose concretado la solicitud de indemnización, conforme a los criterios señalados en el articulo 38 de la Ley de Marcas o determinando los extremos indemnizables, lo que no se ha producido en este caso, al que por ello, resulta inaplicable.

Por lo expuesto, la impugnación por la actora formulada ha de ser rechazada.

OCTAVO.- Que, conforme a lo dispuesto en los artículos 394-1 y 398-1 de la Ley Procesal Civil, han de imponerse a cada una de las partes las costas en esta instancia causadas por sus respectivas impugnaciones, al ser ambas rechazadas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación formulado por la procuradora de los Tribunales Doña Cristina Valdemoros Díaz de Tudanca, en nombre y representación de la mercantil "DESTILERIAS SAN FERMIN S.A.", y la impugnación formulada por la procuradora de los Tribunales DOÑA TERESA ZUAZO CERECEDA, en nombre y representación de las mercantiles "COINTREAU S.A." y "DESTILERIAS DE VILAFRANCA S.A.", ambos contra la sentencia de fecha 27 de febrero de 2002, dictada por El Juzgado de Primera Instancia nº6 de los de Logroño, en Juicio de Menor Cuantía en el mismo seguido al nº 438/94, de que dimana el Rollo de Apelación nº391/02, confirmando referida sentencia, en todos sus pronunciamientos.

Se imponen a cada una de las partes las costas por sus respectivas impugnaciones causadas en esta alzada.

Cúmplase al notificar esta resolución lo dispuesto en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Devuélvanse los autos al juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución, interesándose acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación literal al rollo de apelación, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública el Tribunal en el día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario, doy fe.