Sentencia Civil Nº 187/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 85/2013 de 28 de Mayo de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo 85/2013 -2ª

Juicio Ordinario 496/11

Juzgado Mercantil núm 7 de Barcelona

SENTENCIA núm. 187/2014

Juan F. Garnica Martín

Ramón Foncillas Sopena

Luis Garrido Espa

En la ciudad de Barcelona, a veintiocho de mayo de dos mil catorce.

VistosEN GRADO DE APELACIÓN por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario tramitado con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, pendiente en esta instancia al haber apelado la demandada RosellFantasy Works SL e impugnado la misma la actora Continuará Còmics SL la sentencia dictada el día 23 de mayo de 2012 .

Han comparecido en esta alzada la procuradora de los tribunales Dª Elisa Rodés Casas en representación de la demandada apelante y la procuradora Dª Esther Suñer Ollé en representación de la apelada e impugnante de la sentencia Continuará Còmics SL.

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: Fallo : 'Que ESTIMO parcialmente la demanda formulada por Dña. Esther Suñer Ollé, en nombre y representación de CONTINUARÁ COMICS S.L., y CONDENO a ROSELL FANTASY WORKS S.L. a: 1. cesar en la utlización de la marca CONTINUARÁ en la contraportada de sus publicaciones y en su página web para distinguir sus colecciones de cómics, 2. retirar a su costa todas las publicaciones que contengan la marca CONTINUARÁ en la contraportada, 3. retirar la solicitud de la marca comunitaria CONTINUARA 8919706 y la oposición a la solicitud de la marca española CONTINUARÁ 2.949,532 instada por la actora, 4. resarcir los daños y perjuicios que se han causado a la actora, que se concretan en 154,63 euros. No se imponen las costas a ninguna de las partes'.

SEGUNDO.Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la demandada RosellFantasy Works SL. Admitido a trámite, se dio traslado a la demandante Continuará Còmics SL, que se opuso y formuló impugnación de la sentencia, a la que presentó oposición la primera, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 6 de marzo pasado.

Actúa como ponente el magistrado D. Ramón Foncillas Sopena.

Fundamentos

PRIMERO.-La actora Continuará Còmics SL ejercita la acción de infracción marcaria contra la demandada RosellFantasy Works SL que está utilizando el signo 'Continuará' de la que aquélla es titular en algunas de sus publicaciones, concretamente en la contraportada de cómics de la colección o serie 'Okko', de forma destacada y aislada y justo debajo de la mención de la web de la demandada 'rosellcomics.com'. Asimismo en página web anuncia una de las colecciones con el nombre de 'Continuará' y en las que incluye el mencionado comic 'Okko' y otros títulos más.

La actora alega que hace más de treinta años que viene procediendo a la comercialización de cómics desde el establecimiento de Vía Layetana de Barcelona, que lleva por nombre 'Continuará', antes titularidad de sus dos socios fundadores y actualmente de la sociedad limitada. Tuvo registrado la denominación como rótulo del establecimiento desde 1981 hasta que dejó de estar en vigor en marzo de 2011 por la nueva normativa sobre rótulos. Tiene registrada una marca española número 2.628.896 'Continuará' solicitada el 23/12/2004, clase 35, para 'servicios de importación, exportación, representaciones comerciales, venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo'.

La demandada no tiene ningún signo 'continuará' actualmente registrado (tuvo una marca anterior a la de la actora para la clase 16 que fue declarada caducada por falta de uso por acción emprendida por la actora). Existe un largo rosario de incidencias sobre intentos de registro, oposiciones, recursos entre las partes a los que haremos alusión en la medida necesaria en el momento que corresponda.

-La actora invoca derechos que confiere el registro de su marca en base al art. 34.2 a ) y 2 b) de la Ley de Marcas , al existir identidad de la denominación utilizada con la que es objeto de protección y ser idénticos o similares los productos o servicios, lo que implica riesgo de confusión y de asociación. Al ser marca notoria, según las previsiones del art. 8, invoca el art. 34.2 c) de forma que, también por las mismas razones de identidad o semejanza, se puede indicar una conexión con la empresa Continuará y dicha marca de servicios y conlleva un claro aprovechamiento de su notoriedad y prestigio.

Con fundamento en tales derechos ejercita las acciones por violación del derecho de la marca con arreglo a los arts. 40 y siguientes, a saber, acción de cesación; acción indemnizatoria, acogiéndose respecto a esta a la modalidad del art. 43.2,b) o regalía hipotética, y de forma subsidiariaa la del apartado 5 (también se pedía una cantidad por daño emergente derivado de la suspensión de un proyecto editorial, pero se ha abandonado ya esta petición); acción de remoción de efectos; (también solicitó la acción de publicación de la sentencia, pero, no concedida por la sentencia, tampoco se insiste en ella).

La sentencia de primera instancia concede protección en relación con el art. 34.2 c), 'precepto en el que se apoya fundamentalmente la parte actora' y acoge la acción de cesación, de remoción e indemnizatoria, ésta concretada al art. 43.5 y por cuantía de 154'63 euros.

-También se alega que la demandada viene desarrollando desde hace largos años una estrategia de intento de apropiación del signo 'Continuará' que legítimamente pertenece a la actora y de hostigamiento a la pacífica y legítima expectativa que esta tiene de obtener registros basándose en tal signo, lo que constituye un acto contrario a la buena fe y un abuso de derecho o un ejercicio antisocial del mismo, sancionable por la Ley de Competencia Desleal, estando incurso tal comportamiento en la cláusula general de su artículo 4 .

Dado que hay acciones que ya se piden al amparo de la ley de Marcas, las de Competencia Desleal se concretan a la obligación de cesar en algunas actuaciones de solicitud o de oposición marcaria en curso o de abstenerse de llevarlas a cabo en el futuro y de resarcimiento de unos gastos causados a la actora en uno de los procedimientos administrativos en que se han enfrentado.

La sentencia de primera instancia aprecia la concurrencia de esta actuación desleal de la demandada y acoge una de las acciones, la de retirar la solicitud de una marca y la oposición a una marca de la actora y desestima las demás.

Recurre la demandada por diversos motivos que reproducen otros de oposición en primera instancia e impugna la sentencia la actora por algunas acciones denegadas en todo o en parte. Todos esos motivos serán expuestos, analizados y resueltos pormenorizadamente a continuación.

SEGUNDO.-Empezando por el recurso de la demandada, su primer motivo se refiere a la prescripción de la acción de infracción marcaria por el transcurso del plazo de cinco años establecido en el art. 45 LM .

El motivo es inatendible. La apelante dice que la explotación del cómic se remonta al menos al año 2005 y haciendo alusión a unos documentos que no obran incorporados a los autos, ya que fueron inadmitidos como prueba, al año 2004. Pero no es así pues la infracción, realizada mediante la incorporación del vocablo 'Continuará' en la contraportada del cómic Okko, se sitúa en el año 2010, como consta en propio ejemplar. Y si esa es la fecha del cómic, la publicidad que se hace en la página web ha de ser simultánea o posterior, con lo que no aparece transcurrido en absoluto el plazo de prescripción.

TERCERO.-El segundo motivo, titulado 'Marca notoria e infracción marcaria' empieza con una breve introducción donde se resalta la pertenencia de la marca de la actora a la clase 35, para distinguir servicios de venta de cómics, historietas, cromos y tebeos y no las propias publicaciones, objeto de la clase 16, entra en seguida en materia y discute la valoración de notoriedad.

El motivo también ha de ser rechazado pues a través de numerosísima prueba se desprende de modo concluyente el carácter notorio del signo 'Continuará' en el sector especializado de los cómics, siendo, como alega la actora, un referente en todo el país.

En una mención sintética pero expresiva de los elementos de prueba que acreditan el carácter de notoriedad deben citarse los siguientes:

Documentos acreditativos de participación en ferias y convenciones del sector de carácter nacional e internacional y referencias en boletines y publicaciones también nacionales (con extensión a periódicos españoles de gran tirada) y foráneas.

Certificado de la Federación de Instituciones Profesionales del Cómic (Ficomic) donde se hace constar que la actora ganó el primer premio a la mejor librería especializada de España. Dicho galardón supone un reconocimiento a la dilatada y brillante trayectoria de dicha librería en la promoción del cómic en nuestro país.

Otro de Set de Comic, convención de profesionales de la industria del cómic, en los mismos términos, poniéndose de relieve su carácter de referente en el sector y su notoriedad.

Hasta trece comunicaciones de editoriales, distribuidoras y librerías y entidades dedicadas a la organización de actividades culturales del sector, en los mismos términos.

Declaraciones testificales en el acto del juicio, algunas de ellas firmantes de los documentos expresados y otras distintas. Pese a los intentos de la defensa de la demandada de poner de manifiesto las expresiones más dudosas o menos favorables a la actora de estos testimonios, una simple comprobación mediante el visionado del CD del juicio es terminante, en el sentido de confirmar la notoriedad del signo en el sector. Es el caso del testigo Sr. Carlos María de la empresa Didac, una de las distribuidoras más importantes del país, que pone de relieve el conocimiento en el sector durante muchos años y a través de muchas actividades. El Sr. Carlos María , director del Salón Internacional del Cómic, testigo de la demandada, el cual no solo se ha ratificado en el documento escrito sino que ha ampliado más si cabe la relevancia en el sector de la actora, precisando que el premio que esta obtuvo fue el primero que se concedió y que en los dos años siguientes se ha concedido a sendas empresas de Madrid. El testigo Sr. Casimiro , uno de los fundadores de Continuará, y que afirma con la mayor rotundidad el mismo carácter (si bien vinculado anteriormente al establecimiento y la marca y conservando la amistad con el socio que ha continuado, no hay que olvidar que ha sido testigo también propuesto por la demandada). El testigo Sr. Ezequiel , Secretario General de la Cámara del Libro, cuyo informe ha sido aportado por la demandada, no niega el carácter que pueda tener la actora y la señala como una de las más importantes de Cataluña. El testigo Sr. Julián , director de publicaciones del Grupo Panini, puntero en España y que es el más reticente hacia la actora se refiere en su testimonio más que al tema de la notoriedad a cuestiones sobre las prácticas del sector, en particular a la significación del término 'continuará' en los cómics, que en lo atinente al caso de autos, será objeto de valoración judicial.

Como señala la sentencia de primera instancia, con base a los términos del art. 8.2 LM , como marca notoria se debe entender aquella que es generalmente conocida por el sector pertinente del público, conocimiento que puede resultar de una serie de hechos que se indican en el precepto (volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa) que vengan a determinar un umbral cuantitativo de público que conoce la marca en el sector al que se destinan los productos que distingue. La marca notoria amplía su protección en tanto que permite superar el principio de especialidad, de manera que extiende su efecto prohibitivo a aquellos productos y servicios del sector al que se destinan los productos o servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección no se limita a los idénticos sino que se extiende también, según establece el precepto, a los diferentes y tanto más cuanto mayor sea el grado de conocimiento del signo en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. En el caso presente no hay que hacer ningún esfuerzo considerable para aplicar los principios mencionados dado que la actividad de las dos empresas recae sobre los mismos objetos y actividades - publicaciones y su venta -que se sitúan en un mismo y concreto sector, el del cómic.

El motivo termina con un intento, también vano, de la defensa de la demandada de tratar de presentar la utilización del vocablo 'Continuará' como término simplemente ilustrativo de que la historia no acaba en el ejemplar y que tendrá continuidad, lo que es habitual en este tipo de publicaciones. El argumento no se sostiene. No se persigue por la actora ni se sanciona en este proceso el mencionado uso y resulta totalmente fuera de lugar este planteamiento de la demandada con la esperanza de que sea acogido. Una cosa es que una historieta ponga en la viñeta final 'continuará' u otra expresión semejante para indicar la continuidad, cosa que sucede en algunas de las de la demandada, y otra muy distinta que el vocablo se saque y aleje de ese lugar y se lleve a la contraportada, donde la trama, finalizada y no, no tiene ubicación, siendo por lo general la de la publicidad de los productos y registros denominativos y localizadores de la empresa, que es lo que aquí sucede, que se ha colocado el vocablo junto a la mención de la web de la demandada. Y si tiene la mera e inocente significación que pretende darle la demandada ¿cómo se explica la publicitación en la página web de la demandada identificando una entera colección? ¿Es que los ejemplares de esa colección se caracterizan precisamente, y no los de otras colecciones, por el hecho de no concluir las historias y continuarlas en los siguientes? ¿Y qué decir de los continuados intentos de la demandada, a los que luego se hará mención, de hacerse con el signo registrado 'continuará' si este solo parece tener ese alcance genérico y, según ella, inapropiable de continuidad de la historia? No hace falta extenderse más, y ya lo hemos hecho hasta en demasía para el merecimiento de la alegación, para demostrar la auténtica relevancia y finalidad de la incorporación del signo, que curiosamente coincide con uno que tiene notoriedad y prestigio en el mercado, por parte de la demandada en algunos de sus ejemplares y en determinado lugar de los mismos.

CUARTO.-El tercer motivo de recurso de la demandada trata sobre la indemnización a que se le condena, la moderada suma de 154'63 euros equivalente, según la sentencia, al 1% de los ingresos de la demandada por los cómics que, por contener en la contraportada el término 'continuará', infringen la marca de la actora. Tan moderada es que la actora impugna la sentencia para lograr una indemnización más tangible.

Trataremos conjuntamente ambos motivos, de recurso y de impugnación, en este fundamento jurídico.

La actora se acoge al criterio indemnizatorio del art. 43.2 b) LM , esto es, la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho, lo que usualmente se conoce por 'regalía hipotética'. Presenta un informe pericial en el que se establecen una bases valorativas de la marca para, a partir de ellas, llegar a un cálculo mínimo de un canon de inicio de 20.000 euros y otro mínimo anual de 15.000, a no ser que el 2% de la cifra de ventas alcanzada por la demandada con la comercialización de las publicaciones distinguidas con la marca de la actora arrojara una cantidad superior. Con carácter subsidiario solicita la indemnización residual del 1% del apartado 5 de dicho precepto.

La sentencia de primera instancia considera con razón que no está acreditado el cálculo del importe de la regalía hipotética al no estarlo las bases iniciales de que parte el perito y ello le lleva a conceder la indemnización residual del 1% a partir de los datos de ventas facilitados por la demandada, que arroja la suma de 154'63 euros.

En fase de apelación, la demandada solicita la exclusión de cualquier indemnización, en primer lugar, porque no medió requerimiento previo y, en segundo, porque no ha quedado acreditado el perjuicio, no pudiéndose deducir del informe pericial de la actora. Esta, por el contrario, defiende las razones y conclusiones del informe y sigue insistiendo en las cantidades mínimas que solicitó, habida cuenta de las circunstancias que concurren en el caso de autos.

Ante todo hay que rechazar la alegación de la demandada de la falta del requisito del requerimiento previo pues, según el art. 42.2, no es exigible cuando se trata de marca notoria o hubiera mediado culpa o negligencia, siendo las dos circunstancias las que aquí concurre (la de marca notoria ya se ha razonado y la de culpa o negligencia, entendida como imposibilidad de alegación de desconocimiento, se verá en el siguiente fundamento).

Hay que entrar, por tanto a valorar la indemnización procedente. Así las cosas y partiendo de la conclusión de la sentencia de que no pueden tenerse por acreditadas las bases y cálculos presentados por el perito de la actora, analizada que ha sido en esta instancia dicha prueba, resulta adecuado, antes de acudir al criterio subsidiario del art. 43.5, agotar las posibilidades de aplicación de una indemnización ajustada al concepto legal y jurisprudencial de 'regalía hipotética' y, en esta tesitura, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, por un lado, las de tratarse de marca notoria y no constar haberse concedido licencias, por otro, el escaso beneficio obtenido por la demandada, según los datos obrantes en autos, lo que evidencia una también escasa gravedad de la difusión y de la lesión, nos lleva a considerar razonable una indemnización de 15.000 euros.

QUINTO.-El cuarto y último motivo del recurso de la demandada versa sobre la estimación en la sentencia de la acción de competencia desleal.

En la demanda se presentó esta acción, fundada en el art. 4 LCD , 'para buscar amparo, no frente a unos eventuales actos de confusión derivados del uso del signo continuará (por ser este un conflicto estrictamente marcario para el que se acude únicamente a la ley especial de Marcas), sino para que se enjuicie la conducta de la demandada que rodea y excede de estos actos derivados de la estricta utilización de la marca, esos actos previos, coetáneos y posteriores que hemos acreditado a lo largo del presente escrito que revelan una maliciosa estrategia de hostigamiento frente a mi representada y que en nuestra opinión son perfectamente sancionables bajo la óptica de la Ley de Competencia Desleal.'. La sentencia, al razonar la estimación de la acción, alude a la consideración de que 'desde la óptica del art. 4 LCD , la conducta de la demandada dirigida a apropiarse como signo distintivo de sus productos de la marca actora Continuará carece también de justificación e interfiere el normal desarrollo de la actividad empresarial de la demandante de una manera contraria a las exigencias de buena fe'.

Con estos términos las dos citas se están refiriendo a la actividad de la demandada en el ámbito del enfrentamiento y litigiosidad de carácter administrativo y judicial entre las partes por la concesión de registros sobre el signo Continuará.

Brevemente, pues la cuestión no pasa de tener un valor referencial, no decisivo de estimación de una acción, procede dejar constancia de los siguientes episodios, todos ellos teniendo como protagonista la marca Continuará:

Con anterioridad a la marca de la actora, para la clase 35, la demandada tuvo concedida una para la clase 16, es decir, no para servicios o actividad sobre historietas y demás sino para estas mismas, lo que le sirvió para oponerse a la solicitud de la actora y para otra que había solicitado de la clase 16. En relación con la concesión de la marca de la actora que ha servido de soporte a la acción ejercitada en este proceso la demandada interpuso recurso contencioso administrativo que fue desestimado. Al final, la marca de la demandada, que le sirvió para los indicados fines, fue declarada caducada por falta de uso en pleito incoado por la actora. Declarada la caducidad, tanto la demandada como la actora solicitaron registros para la clase 16, la primera como marca española y la segunda como marca comunitaria, lo que ha dado lugar a nuevas actividades opositoras.

Es decir, que el conflicto viene de lejos y tiene cierta dimensión y variedad. Al menos, ello sirve para desvirtuar la alegación de la demandada de no haber actuado con culpa o negligencia, a efectos de la necesidad de requerimiento previo, pues ello es incompatible con el exhaustivo grado de conocimiento de la vinculación, ahora declarada en este proceso sin ningún género de dudas, de la marca con la actora. También sirve para desvirtuar, como se ha dicho, el aparente desinterés de la demandada por el signo continuará, que solo habría utilizado despreocupadamente para indicar que la historia continuaba.

Ahora bien, una cosa son las derivaciones y efectos de esa litigiosidad en los sentidos expresados y otra muy distinta que pueda tener relevancia para extraer de ella una conducta encuadrable en la Ley de Competencia Desleal.

En efecto, la defensa de la demandada ocupa la mayor parte del esfuerzo dialéctico del motivo en tratar de defender sus concretas actuaciones y criticar las contrarias en el tema de las solicitudes y oposiciones marcarias pero al principio dice algo muy significativo como es que la condena no puede anunciarse ni materializarse en base a la Ley de Competencia Desleal, dado que la solicitud de una marca y la formalización de una oposición no constituyen 'per se'acto de competencia desleal alguno ni implican un acto de concurrencia en el mercado. Con esta afirmación la defensa toca el elemento decisivo para que pueda conceptuarse una actuación de incursa en ilícito competencial y es que se produzca en el mercado, cosa que no sucede con las descritas, que se mueven en el plano jurídico de las actuaciones de los agentes y representantes jurídicos de las partes que, aunque orientadas a incidir en última instancia en la presentación marcaria de los productos en el mercado, no se desenvuelven en él. No son actuaciones en o del mercado. Los primeros artículos de la LCD se remiten constantemente al mercado, como ámbito de referencia de los comportamientos, y la doctrina y la jurisprudencia lo refrendan.

En definitiva, que lo que se encuentra en el mercado son las publicaciones de la demandada infringiendo la marca de la actora y ello es denunciable y perseguible a través de la Ley de Marcas y no cabe ya aplicar la normativa sobre competencia desleal que tiene un carácter complementario. Por la misma razón, hay que significar que toda infracción marcaria suele contener un componente de abuso, de ausencia de buena fe, de intención fraudulenta, pero sin que ello imponga la necesidad de aplicación de la cláusula general del art. 4 LCD , pues es bastante, repetimos, con la de la normativa marcaria que ya conlleva el reproche moral.

Procede, por tanto, dejar sin efecto la condena con base en la Ley de Competencia Desleal y su reflejo en el punto 3 del fallo de la sentencia, que contiene la petición que la actora formuló al amparo de dicha normativa.

SEXTO.-La actora impugna la sentencia para que se le reconozca el derecho a percibir, al amparo de la LCD, una indemnización por los costes derivados por la oposición marcaria de la demandada. La desestimación de la acción de esa clase lleva consigo la de las peticiones hechas a su amparo.

También insiste en pedir indemnización de 3.850 euros como gasto del proceso motivado por 'los costes derivados de la recopilación documental necesaria para fundamentar la demanda, en razón del numeroso tiempo invertido en ella'. La petición y cálculo de la cantidad tiene su refrendo en el informe pericial presentado con la demanda. La parte expone y el informe aprueba un número de horas empleadas, 110, en la labor y un precio de 35 euros por hora. La parte reconoce las dificultades o 'limitaciones' probatorias y ello ciertamente se erige en obstáculo para la admisión pues se trata de actividades de administración, no objetivables ni en su dedicación exclusiva al fin indicado ni en su número, que aparece a simple impresión como excesivo o arbitrario. La partida indemnizatoria no aparece suficientemente justificada por lo que no procede su concesión.

La sentencia de primera instancia concede protección a la actora a través del art. 34.2,c), es decir, por considerar la marca notoria, y por estimar su uso como constitutivo de aprovechamiento indebido. La actora había solicitado protección al amparo del dicho apartado, si bien en todo el ámbito de protección, esto es la que comprende el supuesto de 'conexión', y también al amparo de los apartados 2 a) y b), ahora limitados al b). La cuestión carece en realidad de consecuencias prácticas ya que la protección conferida por la sentencia, que aquí se confirma, es suficiente para estimar la acción de infracción con la extensión que se ha considerado procedente y en nada se va a ampliar porque se consideren aplicables los apartados no contemplados, expresa o implícitamente, por la sentencia. Pero a pesar de ello y a fin de no dejar sin respuesta ninguna de las cuestiones planteadas por las partes y tomando en consideración que la actora carecía de interés para impugnar la sentencia en un pronunciamiento que, en definitiva, le favorece, así como que no se va a decir nada que no obre ya en las actuaciones, consideramos oportuno señalar lo siguiente:

Que existe identidad denominativa y similitud o relación aplicativa pues la marca recae sobre servicios de comercialización de cómics y la utilización infractora recae sobre estos. La demandada, al inicio del motivo segundo trata de resaltar la diferencia aplicativa de la marca - los servicios de comercialización de cómics- respecto a los propios cómics, pero ello, además de no impedir la apreciación de la evidente relación aplicativa está en abierta contradicción con lo que la misma parte, a través de su agente de propiedad industrial, sostuvo en el escrito de oposición a la marca de la actora, donde se expone, porque entonces interesaba decirlo, que 'en este sentido la nueva solicitud que se pretende inscribir puede dar lugar a error o confusión entre el público consumidor, pensando este que la nueva solicitud de registro Continuará es la misma marca titularidad de mi representada, que ha decidido ampliar su cobertura registral, creando el citado registro, o que ha dado alguna licencia sobre la misma al titular de la ahora impugnada (. . .) puedan producirse situaciones de error y duda entre el público consumidor (. . .) A todo lo anterior hay que añadir que nos encontramos entre signos que de concederse concurrirían en el mismo sector comercial (. . .) mi representada edita libros , revistas, publicaciones. . . y el titular de la marca impugnada pretende con esta marca la comercialización y venta de los mismos productos. Esta identidad aplicativa hace que aumenten más, si cabe, las posibilidades de confusión y asociación entre el público consumidor y/o usuario, así como entre los profesionales del sector'.

Al resolver precisamente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la demandada contra la concesión de la marca a la actora, el TSJCat, en sentencia de 12/2/2009, (resuelto a favor de la actora en base a su prioritario nombre comercial) declaró que 'tanto la marca prioritaria Continuará como la que ha accedido al registro en virtud de las resoluciones impugnadas tienen una similitud gramatical y fonética evidentes, así como identidad aplicativa, aunque se incardinen en clases diferentes.'

Una mera transposición de los términos utilizados en ambos textos a la situación de coincidencia y concurrencia de la marca Continuará de la actora con los cómics de la demandada que contienen tal indicación, lleva a las mismas apreciaciones y conclusiones, lo que, por coherencia, exige estimar la concurrencia del efecto de conexidad del apartado c) del art. 34.2 y de los de confusión y asociación vinculados a la identidad denominativa y relación aplicativa del apartado b).

SÉPTIMO.-Procede mantener la no imposición de costas en primera instancia, ahora con mayor razón al haberse reforzado la conclusión de estimación parcial de la demanda, en cuanto a su extensión cuantitativa y a las acciones ejercitadas, no siendo de apreciar temeridad de la demandada en el proceso. La misma decisión procede aplicar en cuanto a las costas en esta instancia, habida cuenta de la estimación parcial del recurso y de la impugnación.

Fallo

Se estiman en parte el recurso interpuesto por RosellFantasy Works SL y la impugnación formulada por Continuará Còmics contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, de fecha 23 de mayo de 2012 , la cual se revoca en el sentido de dejar sin efecto el punto 3 y de fijar en la cantidad de 15.000 euros el importe de la indemnización de daños y perjuicios del punto 4, dejando subsistentes los demás pronunciamientos y sin hacer imposición de las costas de esta alzada. Devuélvase el depósito constituido para recurrir.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.