Sentencia Civil Nº 201/2013, Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1, Rec 299/2012 de 21 de Noviembre de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

ALBACETE

SECCION PRIMERA

Apelación Civil 299/12

Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Albacete

APELANTE: GEORGIAN ALTERNATIVE MEDICINE ESPAÑA S.L.

Procurador: Ana Gómez Ibáñez

APELADO: Fidel / Adelina / ENZIBIO S.L.

Procurador: Abelardo López Ruiz

S E N T E N C I A NUM. 201

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

Ilmos.Sres.

Presidente

D. Eduardo Salinas Verdeguer

Magistrados

D. José García Bleda

D. Manuel Mateos Rodríguez

En Albacete a veintiuno de noviembre de dos mil trece.

VISTOSen esta Audiencia Provincial en grado de apelación, los autos nº 196/11 de Procedimiento Ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete y promovidos por Georgian Alternative Medicine España, S.L. contra Fidel , Adelina y Enzibio S.L.; cuyos autos han venido a esta Superioridad en virtud de recurso de apelación que, contra la sentencia dictada en fecha 3 de julio de 2.012 por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez de Primera Instancia de dicho Juzgado, interpuso el referido demandante. Habiéndose celebrado Votación y Fallo.

Antecedentes

ACEPTANDOen lo necesario los antecedentes de la sentencia apelada; y

1º.-Por el citado Juzgado se dictó la referida sentencia, cuya parte dispositiva dice así: 'FALLO: Desestimando la demanda interpuesta a instancia de la Procuradora Dª Ana Gómez Ibáñez, en nombre y representación de Georgian Alternative Medicine España SL, contra Enzi Bio SL y contra D. Fidel , representados ambos por el Procurador D. Abelardo López Ruiz, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de los pedimentos de la demanda, con imposición de las costas a la parte actora. Y desestimando la demanda reconvencional interpuesta por el Procurador D. Abelardo López Ruiz, contra Georgian Alternative Medicine España SL, representada por la Procuradora Dª Ana Gómez Ibáñez, en la indicada representación, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de los pedimentos de la demanda reconvencional, con imposición de las costas a la parte reconviniente.- Contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Albacete, que se interpondrá ante este Juzgado en el plazo de veinte días.- Así lo acuerda, manda y firma Eva Martínez Cuenca, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil de Albacete.'.

2º.-Contra la Sentencia anterior se interpuso recurso de apelación por la demandante, representada por medio de la Procuradora Dª. Ana Gómez Ibáñez, bajo la dirección del Letrado D. Marco Antonio Pineda Giménez, mediante escrito de interposición presentado ante dicho Juzgado en tiempo y forma, y emplazada la parte demandada, por la misma, representada por el Procurador D. Abelardo López Ruiz, bajo la dirección de la Letrado Dª. Mª del Pilar Torres Zacarías, se presentó en tiempo y forma ante el Juzgado de Instancia escrito oponiéndose al recurso de apelación, elevándose los autos originales a esta Audiencia para su resolución, previo emplazamiento de las partes para su comparecencia ante esta Audiencia Provincial por término de diez días, compareciendo los mencionados Procuradores en las representaciones indicadas.

3º.-En la sustanciación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales, salvo en el plazo para dictar sentencia en esta instancia, dado el volumen de asuntos pendientes de resolver de carácter preferente.

VISTOsiendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José García Bleda.

Fundamentos

PRIMERO.-Por la representación de la mercantil Georgian Alternative Medicine España S.L. se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada en la instancia en virtud de la cual se desestimaba la demanda interpuesta por la mercantil Georgian Alternative Medicine España S.L. contra la mercantil Enzi Bio S.L. y contra Fidel en la que se solicitaba que se declarase: 1) Que las conductas realizadas por los demandados constituyen competencia desleal, 2) Se acordase el cese de las referidas conductas en el futuro 3) Se condenase a los demandados al pago de la cantidad de 450.000 euros que desglosaba en 350.000 euros en concepto de pérdidas y 100.000 euros por daños y perjuicios, 4) Se acordase la retirada del mercado de la cajas de Provid Plus donde aparezca la marca Enzibio escrita, 5) Se declarase la publicación del fallo de la sentencia en prensa y radio a nivel local en Albacete y Córdoba y en dos periódicos a nivel nacional y asimismo se desestimaba la demanda reconvencional interpuesta por la mercantil Enzi Bio S.L. y Fidel contra la mercantil Georgian Alternative Medicine España S.L. en la que a su vez se solicitaba que se declarase la caducidad por falta de uso de la marca Enzi Bio nº 26114879 en clase 5 al no haber sido utilizada de forma real y efectiva en el mercado y subsidiariamente se interesaba la nulidad de la marca y se declarase la publicación del fallo de la sentencia en prensa y radio a nivel local en Albacete y Córdoba y en dos periódicos a nivel nacional solicitando su revocación y que se dictase otra resolución en virtud de la cual se estimase íntegramente la demanda.

SEGUNDO.-Alega en esencia la mercantil Georgian Alternative Medicine España S.L. como motivos de su recurso:

1) Contradicción entre los fundamentos jurídicos primero y tercero de la sentencia ya que en el tercero se dice que solo se ha ejercitado acción en relación con la Ley de Marcas cuando en el fundamento de derecho primero se dice que se articulan acciones acumuladas por infracción de la Ley de Marca y de la Ley de Competencia Desleal.

2) Incongruencia omisiva en la valoración de la prueba impugnándose por ello el fundamento de derecho cuarto en cuanto que en el mismo se dice que no se ha practicado ninguna prueba relativa a la implantación en el mercado del producto imitado existiendo al respecto únicamente una investigación por parte de un detective en una farmacia de Córdoba cuando lo cierto es que ha quedado debidamente acreditado la implantación del producto imitado FResolución de TEAC, 00/1957/1996, 15-12-1999 (hoy Renoven), pues además de esa prueba consistente en el informe del referido detective (Documento nº 4 de la demanda) existe otro informe más completo de otro detective (Documento nº 3 de la demanda) ratificado a presencia judicial.

3) Impugnación del fundamento de derecho cuarto por considerar que no ha quedado acreditado el mérito competitivo, la implantación en el mercado y la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena.

4) Error en la valoración de la prueba.

TERCERO.-Respecto a los referidos motivos ha de indicarse lo siguiente:

1) Ha de desestimarse la alegación de que existiría contradicción entre los fundamentos jurídicos primero y tercero de la sentencia ya que entiende la parte que es contradictorio que en el fundamento tercero se diga que solo se ha ejercitado acción en relación con la Ley de Marcas cuando en el fundamento de derecho primero se dice que se articulan acciones acumuladas por infracción de la Ley de Marca y de la Ley de Competencia Desleal, pues no se advierte que exista contradicción entre ambos fundamentos jurídicos toda vez la juzgadora de instancia en el fundamento de derecho primero se limita a decir que en el escrito de demanda se articulan acciones acumuladas por infracción de la ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal lo que estaría en concordancia a que efectivamente en el apartado B de los fundamentos de derecho de la demanda se hace referencia tanto a la infracción al Derecho de Marca como a la deslealtad que los actos denunciados en los hechos de la demanda supondrían respecto al artículo 34 .2 .a ) y b ) y artículo 41 , 42 y 43 la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre de Marcas y artículos 11 , 15 , 20 , 25 y 32 .1.1 de la Ley 29/2009 de Competencia desleal de 30 de Diciembre y en el fundamento de derecho tercero tras indicar al principio '...procede ahora el examen de la acción por competencia desleal que se formula' y puntualizar que '...no se formula con claridad la referida acción' establece como base fáctica de su análisis '...que la cuestión parece derivarse del hecho de que la parte demandada utiliza la fórmula Don Epifanio en su producto Provid Plus, lo que entiende que causa confusión y no es sino un acto de aprovechamiento de la reputación ajena' pasando a analizar la referida acción a continuación aclarando '... que la verdadera cuestión sometida a examen es el hecho de que la parte demandada hace uso de una fórmula que la parte actora tiene protegida mediante patente, sin embargo, ha ejercitado una acción marcaría (ya desestimada en esta resolución) y una acción de competencia desleal' indicando después '...que es pronunciamiento jurisprudencial reiterado, en aras a la delimitación de la esfera de aplicación de la LCD, que de existir algún derecho de exclusiva, es decir, protección específica en otra Ley, es a ella a la que hay que acudir ( art. 11.1, inciso segundo LCD ), y ello no obsta a que en otro caso (ausencia de derecho de exclusiva por no haberse obtenido la protección específica) se pueda acudir al amparo de la normativa de competencia desleal ex art. 11.2 y 3' indicando por ello finalmente que para justificar la aplicación de la normativa de competencia desleal '...se reproducen los mismos argumentos, ya examinados y no amparables por la vía de la Ley de Marcas , sin que se haya ejercitado acción alguna relativa a la patente, pese a lo que realmente se está alegando es la infracción de tal derecho.'

2) También ha de desestimarse la alegación de que existiría incongruencia omisiva en la valoración de la prueba ya que entiende la parte recurrente que en el fundamento de derecho cuarto se dice que no se ha practicado ninguna prueba relativa a la implantación en el mercado del producto imitado existiendo al respecto únicamente una investigación por parte de un detective en una farmacia de Córdoba ya que entiende la parte recurrente que lo cierto sería que ha quedado debidamente acreditado la implantación del producto imitado FResolución de TEAC, 00/1957/1996, 15-12-1999 (hoy Renoven) toda vez que además de esa prueba consistente en el informe del referido detective (Documento nº 4 de la demanda) existiría otro informe más completo de otro detective (Documento nº 3 de la demanda) ratificado a presencia judicial, pues el hecho de que en el referido fundamento de derecho cuarto únicamente se haga referencia expresa, como más relevante, a la 'investigación efectuada por parte de un detective en dos farmacias de Córdoba, basada esta especialmente en la conversación que habría mantenido el detective y un primer farmacéutico que desconocía el tema y en otra conversación con un segundo farmacéutico de la que este deduciría 'la vacuna del Dr Epifanio ya no se hace porque el Sr. Epifanio murió' no cabe concluir sin más que la juzgadora haya prescindido de valorar el resto de la prueba.

3) Por último, ha de analizarse, en primer lugar, si ha existido error en la valoración de la prueba por parte de la juzgadora de instancia ya que, en definitiva, de que del resultado de la prueba se obtengan unas u otras conclusiones fácticas depende que se acoja o no la impugnación que la parte recurrente realiza del fundamento de derecho cuarto rechazando la conclusiones de la juzgadora de instancia de que no estaría acreditado el mérito competitivo, la implantación en el mercado y la evitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena.

Al respecto ha de indicarse:

Que una denominación social, en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios -función que corresponde a las marcas- ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares, función que se atribuye a los nombres comerciales, sin embargo, una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial, pues existe un uso para productos no sólo 'cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social en los productos que comercializa' sino también cuando lo utiliza 'de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social y los productos que comercializa o los servicios que presta' ya que aunque 'la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación' y, en principio, parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión' cuando la denominación social se usa 'en no pocas ocasiones en el mercado', como 'acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc.'. ' ya que es evidente que en tales casos la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor' el cual 'puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan', por lo que se reconoce se reconoce y así lo ha reiterado el T.S. en diferentes sentencias la facultad del titular de una marca o nombre comercial prioritario para pedir la modificación de la denominación social posterior, cuando haya identidad o similitud en las denominaciones y semejanza en las actividades, de modo que se crea para los consumidores un riesgo de confusión sobre los productos, o de asociación, como manifestación del error o confusión acerca de la procedencia empresarial, si bien la modificación de la nomenclatura social debe limitarse al vocablo o vocablos que producen la confusión .

La juzgadora de instancia desestima la pretensión de la mercantil actora Georgian Alternative Medicine España S.L. contra la mercantil Enzibio S.L. y el administrador de hecho o gerente de esa mercantil dirigida exclusivamente al uso de Enzibio en las cajas de Providplus ya que estima que Enzibio no es sino la denominación social, y aparece en la etiqueta del producto como laboratorio fabricante, atendiendo al principio de prioridad al considerar que ha de prevalecer el derecho de marca del titular más antiguo aunque la referida denominación social fuese inscrita en el Registro Mercantil desde el 26 de Diciembre de 2003, como aparece en el documento n° 3 de la contestación a la demanda ya que la marca de la actora tiene como fecha de solicitud y prioridad la de 20 de agosto de 2004 (documento n° 4 de la demanda).

Pues bien, tras analizar de nuevo las pruebas practicadas no cabe llegar a conclusiones distintas que a las que llegó la juzgadora de instancia que en orden a la apreciación y valoración de la prueba practicada goza de las ventajas de la inmediación, la oralidad y la contradicción, pues del resultado de la practicada se desprende :

1) Que Enzi-Bio SL es la denominación social de la demandada desde el año 2003 ya que la escritura de fecha de 21 de Noviembre de 2003 (documento n° 3 de la contestación a la demanda) fue inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Diciembre de 2003.

2) Que la actora es titular de la patente FR 91, la llamada en autos '.'fórmula Don Epifanio ', que habría sido obtenida tras años de ensayo por parte del Dr. Epifanio , fallecido, y su hijo Evelio y que aunque no se aporta documentación acreditativa de la titularidad de la patente la propiedad de la actora de la citada fórmula no es negada de contrario y se deduce del informe pericial aportado con la contestación a la demanda reconvencional (documento n° 5) y del anexo al contrato de distribución que las partes suscribieron en fecha 3 de mayo de 2004 y que está aportado a los Folios 58 a 65 las partes estipularon que el compuesto cuyos derechos de explotación ostentaba la actora en virtud de patente se comercializaría en el mercado con la denominación de Enzi Bio, correspondiendo a la parte demandada la distribución en exclusiva del mismo en todo el territorio nacional.

La marca de la actora tiene como fecha de solicitud y prioridad la de 20 de agosto de 2004 (documento n° 4 de la demanda) pero con anterioridad al registro de la marca las partes, la mercantil actora Georgian Alternative Medicine España S.L y Enzi Bio S.L., habían suscrito como hemos indicado un contrato en fecha 3 de mayo de 2004 en cuyo exponendo I se señala a la mercantil actora Georgian Alternative Medicine España S.L. a 'en adelante como parte contratante' y en el exponendo II se señala a la mercantil Enzi Bio S.L. 'parte contratada' en virtud del cual se acordó, en la estipulación primera que 'el producto se comercializaría con la denominación Enzi Bio marca que ha sido solicitada por parte de la parte contratada, es decir la mercantil Enzi Bio S.L..

3) Del documento n° 5 aportado con el escrito de contestación se desprende que en fecha 2 de diciembre de 2004 la parte demandada remitió acta notarial a la parte actora en virtud de la que comunicaba que daba por extinguida la relación comercial existente entre las partes, y que el producto Enzi-bio causaba baja como producto y como nombre comercial en Sanidad, dejando de ser comercializado y distribuido por parte de la entidad demandada.

4) Que la parte demandada y la demandante mantenían relaciones comerciales en 2004 y que la parte demandada se encargaba de la distribución y comercialización de un producto y se reservaba en el propio contrato el derecho a la solicitud de la marca y que la empresa distribuidora se denominaba Enzibio.

5) Que la mercantil actora Georgian Alternative Medicine España S.L. no cumplió con la estipulación 1ª del contrato de fecha 3 de mayo de 2004 y solicitó el registro de la marca pese a lo estipulado antes y que la ley de marcas prohíbe registrar como marca la denominación social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación de la marca solicitada identifique en el tráfico jurídico a una persona distinta del solicitante (textualmente establece el artículo 9.1 d ), que 'sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas: el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los signos extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado'. El citado artículo 8 del Convenio de París indica que 'el nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio') y además una vez solicitada la marca y obtenida, no le dio un uso efectivo y real, impidiendo con ello que la demandada pudiera registrar un producto con el mismo nombre que su denominación social.

5) Del informe de la agencia de detectives ciertamente se deduce que existe un producto en el mercado que se denomina Provid Plus y que se vende en farmacias y que en concreto la oficina el Globo también lo comercializa al igual que el resto de farmacias de Córdoba pero de este dato ni tampoco del informe de la bióloga que se presentó con la demanda cabe establecer que los productos Provid Plus y Renoven sean iguales, pues aunque ambos productos, Provid Plus y Renoven, son complementos alimentarios lo cierto es que tienen una composición de ingredientes distinta, cualitativa y cuantitativamente, como se aprecia simplemente de la ilustración de las cajas que consta en autos no incluyendo Provid Plus la totalidad de las especies de Bacillus presentes en Renoven y además Provid Plus tiene código nacional y puede venderse en farmacias y se administra en cápsulas, a diferencia de Renoven que es en líquido.

En base a lo expuesto en los anteriores no se aprecia que al comercializar su producto la parte demanda haya incurrido en infracción la propiedad industrial ni infracción de la ley de competencia desleal por riesgo de confusión sobre los referidos productos entre los consumidores, por lo que por las razones antes detalladas y las expuestas por la juzgadora de instancia que se aceptan y no se reproducen en aras a la brevedad han de decaer la pretensiones de la parte recurrente.

CUARTO.-Al desestimarse el recurso se imponen a la parte recurrente las costas de esta alzada.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás normas de general y pertinente aplicación.

En virtud de lo expuesto en nombre del Rey y por la autoridad conferida por la Constitución Española aprobada por el pueblo español.

Fallo

Que desestimandoel recurso de apelación interpuesto por la representación de Georgian Alternative Medicine España S.L. contra la sentencia dictada en fecha 3 de Julio de 2012 por la Ilustrísima Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Albacete debemos confirmar y confirmamosla misma. Se imponen a la parte recurrente las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución observando lo prevenido en el artículo 248-4º de la Ley orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1º de Julio.

Expídase la correspondiente certificación con remisión de los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de su razón, lo pronunciamos mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada, leída, firmada y publicada en el mismo día de su fecha, ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. D. José García Bleda que la dictó, estando celebrando audiencia pública y presente yo la Secretario, doy fe.- Albacete, veintiuno de noviembre de dos mil trece.