Sentencia Civil Nº 203/2007, Audiencia Provincial de Madrid, Rec 16/2007 de 25 de Octubre de 2007

Encabezamiento

AUD. PROVINCIAL SECCIÓN N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00203/2007

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 16/07

Materia: Patentes

Órgano judicial de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid

Autos de origen: Proceso núm. 312/2000

Partes recurrentes y recurridas: "ABBOTT LABORATORIES INC." y "ALTER FARMACIA, S.A."

SENTENCIA NÚM. 203

En Madrid, a 25 de octubre de 2007.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados D. Rafael Sarazá Jimena, D. Alberto Arribas Hernández y D. Jose Ignacio Zarzuelo Descalzo , ha visto el recurso de apelación, bajo el núm. de rollo 16/07, interpuesto contra la sentencia de fecha 3 de febrero de 2006 dictada en el proceso núm. 312/2000 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid.

Han sido partes en el recurso, como apelante-impugnada "ABBOTT LABORATORIES INC.", representado/s por el/los Procurador/es D. Victorio Venturini Medina y defendido/s por el/los Letrado/s D.José Massager Fuentes , y como impugnante- apelada "ALTER FARMACIA, S.A.", representado/s por el/los Procurador/es D. Ramón Rodríguez Nogueira y defendido/s por el/los Letrado/s D. Carlos de los Santos Holgado.

Es magistrado ponente D. Rafael Sarazá Jimena

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 22 de mayo de 2000 por la representación de "ABBOTT LABORATORIES INC." contra "ALTER FARMACIA, S.A." y "WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC", en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba "Que, teniendo por presentado este escrito, junto con sus documentos y copias, se sirva admitirlos, me tenga por parte en nombre de mi principal, tenga por formulada DEMANDA DE JUICIO DECLARATIVO DE MENOR CUANTIA contra ALTER FARMACIA, S.A. y WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC., por VIOLACIÓN DE LAS PATENTES ESPAÑOLAS 507.187 Y 8.701.601 y de COMPETENCIA DESLEAL, se sirva admitirla, dando traslado de la misma a las demandadas para que la contesten dentro del plazo legal y en debida forma, si es así de su interés y, en su día, previos los demás trámites legales oportunos y pruebas a practicar, dicte Sentencia por la que, estimando íntegramente la presente demanda:

1. Declare que la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio del producto Nutribén Natal SMA, en sus diferentes presentaciones, constituyen actos de infracción de las patentes españolas 507.187 y 8701601.

2. Condene a las demandadas a cesar en la violación de las patentes españolas 507.187 y 8701601, y, en particular, a cesar en la fabricación, ofrecimiento e introducción en el comercio del producto Nutribén Natal SMA, en sus diferentes presentaciones.

3. Condene a WYETH a abstenerse en lo sucesivo de ofrecer a ALTER o a cualquier otra tercera entidad los procedimientos para la obtención de leche humanizada adicionada de nucleótidos para la alimentación infantil reivindicados por la patente española número 507.187 y/o 8701601, o cualquier otro cuya ejecución suponga violación de las patentes mencionadas.

4. Ordene el embargo de las unidades del producto Nutribén Natal SMA, en sus diferentes presentaciones, producidas con violación de las patentes españolas 507.187 y 8701601 que se hallen en las fábricas, almacenes y demás establecimientos de ALTER pendientes de su distribución.

5. Ordene la destrucción de las unidades del producto Nutribén Natal SMA embargadas según lo previsto en el apartado anterior.

6. Declare que la actuación de las demandadas es constitutiva de actos de competencia desleal por violación de secretos.

7. Condene a las demandadas a cesar en la realización de actos de competencia desleal en perjuicio de mi representada.

8. Condene solidariamente a las demandadas a indemnizar a mi mandante los daños y perjuicios ocasionados por la violación de las patentes españolas 507.187 y 8.701.601, calculándose la indemnización de perjuicios con arreglo a lo previsto en el Fundamento de Derecho de Orden Material II de este escrito de demanda.

9. Condene solidariamente a las demandadas a publicar la sentencia condenatorio por infracción de las Patentes, a su costa, en dos periódicos de tirada estatal.

10. Condene solidariamente a las demandadas a restituir a mi mandante, el enriquecimiento injusto obtenido como consecuencia de su comportamiento desleal, de conformidad con las bases que se establecerán en el período de prueba.

11. Condene solidariamente a las demandadas al pago de las costas causadas por la presente demanda."

SEGUNDO.- Por ambas codemandadas se contestó a la demanda y formuló reconvención. En la formulada por "ALTER FARMACIA, S.A." se solicitaba "que teniendo por presentado esta demanda reconvencional, junto con la contestación a la demanda principal, así como los documentos que se adjuntan y sus correspondientes copias, se sirva admitirlo todo ello, dando traslado de la de misma a la demandada reconvencional ABBOT en su representación procesal en el proceso principal, para que la conteste dando el curso legal que corresponda a la misma y, en su día, dictar sentencia por la que se declare:

1.- La nulidad de las patentes de invención 507187 y 8701601 así como cualquier adicción posterior.

2.- Con efectos retroactivos se retrotraiga todo a la situación anterior a la solicitud de la patente, con los limites establecidos en el art. 114.2 de la Ley .

3.- No se condene a la demanda reconvencional a la indemnización por los daños y perjuicios causados, cuya concreción se efectuará en sede de ejecución de sentencia por los criterios determinados en la Ley.

4.- Se haga constar convenientemente en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante mandamiento al Registrador custodiante para que cancele las inscripciones correspondientes y se publique en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BOPI) con cargo a la demanda recoviniente.

5.- La imposición de las costas causadas en este proceso."

En la formulada por "WYETH-AYERST INTERNATIONAL INC." se solicitaba "que teniendo por presentado este escrito con los documentos que lo acompañan y copias de todo ello, se sirva admitirlo y tener por formulada DEMANDA REVONCENCIONAL contra la entidad ABBOT LABORATORIES, en la que se solicita declaración de nulidad de las patentes de invención números 507.187 y 8701601, de las que es titular ABBOT LABORATORIES, dé traslado de esta reconvención a dicha entidad para que la conteste en el plazo de diez días, y en su momento y previos los trámites legales oportunos dicte sentencia en que:

1.- Se declare la nulidad total de la patente de invención número 507.187 de ABBOTT LABORATORIES.

2.- Se declare la nulidad de las reivindicaciones 1 a 5 y 16 a 23, todas ellas inclusive, de la patente de invención número 8701601 de ABBOT LABORATORIES.

3.- Se condene a la demandada reconvencional a estar y pasar por estas declaraciones.

4.- Se condene a la demandada reconvencional al pago de todas las costas de esta demanda reconvencional, en caso de oponerse a ella."

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid dictó sentencia, con fecha 3 de febrero de 2006 , cuyo fallo era el siguiente: " Que desestimando la demanda interpuesta por la actora ABBOT, debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra, con todos los pronunciamientos favorables y expresa condena en costas a la actora y estimando parcialmente la reconvención debo declarar y declaro:

1.- La nulidad de las patentes de invención 507187 y 8701601 así como cualquier adicción posterior.

2.- Que con efectos retroactivos se retrotraiga todo a la situación anterior a la solicitud de la patente, con los límites establecidos en el art. 114.2 de la Ley .

3.- Se haga constar convenientemente en la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante mandamiento al Registrador custodiante para que cancele las inscripciones correspondientes y se publique en el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Industrial (BOPI) con cargo a la demanda reconvincente.

Sin hacer expresa condena en costas respecto la demanda reconvencional.

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de "ABBOTT LABORATORIES INC." se interpuso recurso de apelación, así como impugnación al recurso por parte de ALTER FARMACIA, S.A. que, admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma han dado lugar a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Fallo

En atención a lo expuesto, la Sala acuerda:

1.- Estimamos parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de "ABBOTT LABORATORIES INC." contra la sentencia dictada el 3 de febrero de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia núm. 43 de Madrid, en el procedimiento núm. 312/2000 del que este rollo dimana.

2.- Revocamos la resolución recurrida en el extremo relativo a la declaración de nulidad de las patentes que se hace al estimar parcialmente la reconvención, y en su lugar acordamos:

2.1.- No ha lugar a declarar la nulidad de la patente española ES8301593, con número de solicitud P507187.

2.2.- Ha lugar a declarar la nulidad de las reivindicaciones 1ª y 6ª de la patente española ES2007350, con número de solicitud P8701601, con las consecuencias previstas en el art. 114 de la Ley de Patentes , siguiendo en vigor dicha patente con referencia a las demás reivindicaciones.

2.3.- Que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la cancelación del registro de las citadas reivindicaciones de dicha patente.

3.- Confirmamos los demás pronunciamientos de la resolución recurrida.

4.- Desestimamos la impugnación interpuesta por la representación de "ALTER FARMACIA, S.A." contra dicha sentencia.

5.- No hacemos expresa imposición de las costas derivadas del recurso de apelación interpuesto por "ABBOTT LABORATORIES INC." y condenamos a "ALTER FARMACIA, S.A." al pago de las costas de su impugnación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilustrísimos Señores Magistrados integrantes de este Tribunal.