Sentencia Civil Nº 291/2014, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4, Rec 118/2014 de 19 de Mayo de 2014

Encabezamiento

SENTENCIA
Iltmos. Sres. Magistrados:
Doña María Elena Corral Losada
Don Jesús Ángel Suárez Ramos (Ponente)
Doña Margarita Hidalgo Bilbao
En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de mayo de 2.014.
La AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN CUARTA, ha visto el Recurso de Apelación 118/14,
interpuesto por HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL, representada por el procurador don Tomás de Páiz
Paetow y defendida por el letrado don Miguel Ángel Melián Santana contra la sentencia dictada por el
JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 2 de LAS PALMAS de fecha 6 de noviembre de 2.013 en el Juicio Ordinario
71/12.
Comparece como parte apelada NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL, representada por el
procurador don Alejandro Valido Farray y defendida por el letrado don Íñigo Serna Herrán.

Antecedentes

PRIMERO. La Sentencia de Primera Instancia (f. 130-142) El fallo de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 2 de LAS PALMAS de fecha 6 de noviembre de 2.013 en el Juicio Ordinario 71/12, dice: 'DESESTIMO ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta a instancia de HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA SL contra NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIA SL, con expresa imposición de costas a la demandante'.



SEGUNDO. Recurso de apelación (f. 146-163) HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL interpuso recurso de apelación el 5 de diciembre de 2.013, en el que interesa dicte sentencia por la que revocando la sentencia impugnada, estime el presente recurso de apelación dictándose además con todos los pronunciamientos favorables a esta parte.



TERCERO. Oposición (f. 172-178) NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL se opuso al recurso de contrario en escrito de 27 de enero de 2.014.



CUARTO. Vista, votación y fallo.

Se señaló para estudio, votación y fallo el día 19 de mayo de 2.014. Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho. Es ponente de la sentencia el Iltmo. Sr. Don Jesús Ángel Suárez Ramos, que expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO. La resolución impugnada y el recurso de apelación.

HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL formula recurso de apelación contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 2 de LAS PALMAS de fecha 6 de noviembre de 2.013 en el Juicio Ordinario 71/12, que desestimó su demanda. Lo fundamenta, en síntesis, en lo siguiente: Error en la valoración de la prueba y aplicación de las normas que deben regir el proceso. La sentencia o bien yerra respecto de la existencia de signo inscrito distintivo primigenio, o bien en la consideración de la denominación social como un signo inscrito no distintivo. La denominación social de la actora está inscrita con anterioridad a la denominación social de la demandada, lo que le permite solicitar la tutela a través de las acciones de la Ley de Competencia Desleal. Además ha utilizado la actora su denominación social como nombre comercial y lo ha acreditado mediante facturas.

Error en la aplicación de las normas que deben regir el proceso. El registro de la denominación casi homónima es por sí mismo un acto idóneo para provocar en el consumidor un error específico sobre la procedencia empresarial o establecimiento, por tratarse de una actividad específica y un ámbito territorial acotado. La diferenciación entre las denominaciones reside exclusivamente en la expresión 'Nueva', que por su carácter genérico no evita el riesgo de confusión y explotación de la reputación ajena. La prohibición de denominaciones idénticas es una constante en nuestro derecho y tiene carácter imperativo o prohibitivo.

NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL se opone al recurso y solicita su desestimación, reiterando que la actora no tiene marca ni nombre comercial inscrito con anterioridad, ni existe riesgo de confusión.

La Sala desestima el recurso, confirmando la sentencia por su acertada valoración del material probatorio y correcta aplicación del derecho.



SEGUNDO. Objeto del Juicio.

Antes de examinar los motivos del recurso de apelación, debemos recordar el objeto del procedimiento tal y como resulta de la demanda presentada por HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL (f. 1-8), en cuyo suplico interesaba se dicte sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1) Declarar que la constitución de la empresa NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIA S. L., es un acto de competencia desleal y, por tanto se declare la Nulidad de la denominación social Nueva Hidroneumática Canaria S.L, así como de las marcas que pudiere haber obtenido y la nulidad de las solicitadas. Asimismo se declaren nulos los signos identificadores de la mercantil que en la actualidad está efectuando en sus locales, por ser un acto de competencia desleal y, en concreto, de engaño, confusión y explotación de la reputación ajena de acuerdo a lo recogido en la Ley 3/1991.

2) Condenar a la demandada a que cese para el futuro en el acto de competencia desleal, a que se contrae la demanda.

3) Condenar a costear la publicación de un extracto de la parte dispositiva de la misma que ha quedado firme, en un diario de tirada nacional.

4) Resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados tasando los mismos en el 2% de la facturación total de la demandante desde que inició el acto de competencia desleal. Es decir el pasado 22 de Noviembre de 2011, 5) Expresa condena de costas del procedimiento a la parte demandada.

Explicaba en su demanda que (a) HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL fue constituida e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de septiembre de 2.002 (f. 9-10, Nota Simple); (b) en el campo de la venta de repuestos y accesorios al sector naval actúan pocas empresas, todas muy conocidas, entre ellas EYSER HIDRÁULICA, SL (f. 17-19), con la que colaboraba, siendo su administrador mancomunado don Gonzalo ; (c) esa persona constituyó el 22 de noviembre de 2.011 NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL, inscrita en el Registro Mercantil (f. 22) y (d) la nueva entidad tiene un nombre igual o análogo al de la actora, se aprovecha de su buen nombre, explota su reputación y busca la asociación en la mente del consumidor al creer que se trata de otra versión de la empresa con la que han trabajado toda la vida. Lo que supone un acto de competencia desleal.

Y menciona expresamente la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, entre otros los siguientes preceptos Artículo 6. Actos de confusión. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

Artículo 20. Practicas engañosas por confusión para los consumidores. En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

También sostenía que la denominación social de NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL vulneraba lo previsto en el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil.

Artículo 406. Prohibición de denominaciones que induzcan a error. No podrá incluirse en la denominación término o expresión alguna que induzca a error o confusión en el tráfico mercantil sobre la propia identidad de la sociedad o entidad, y sobre la clase o naturaleza de éstas.

Artículo 407. Prohibición de identidad. 1. No podrán inscribirse en el Registro Mercantil las sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica a alguna de las que figuren incluidas en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central. 2. Aun cuando la denominación no figure en el Registro Mercantil Central, el Notario no autorizará, ni el Registrador inscribirá, sociedades o entidades cuya denominación les conste por notoriedad que coincide con la de otra entidad preexistente, sea o no de nacionalidad española.

Artículo 408. Concepto de identidad. 1. Se entiende que existe identidad no sólo en caso de coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª La utilización de las mismas palabras en diferente orden, género o número. 2.ª La utilización de las mismas palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación u otras partículas similares, de escasa significación. 3.ª La utilización de palabras distintas que tengan la misma expresión o notoria semejanza fonética. 2. Los criterios establecidos en las reglas 1.ª, 2.ª y 3.ª del apartado anterior no serán de aplicación cuando la solicitud de certificación se realice a instancia o con autorización de la sociedad afectada por la nueva denominación que pretende utilizarse. En la certificación expedida por el Registrador Mercantil Central se consignará la oportuna referencia a la autorización. La autorización habrá de testimoniarse en la escritura o acompañarse a la misma para su inscripción en el Registro Mercantil. 3. Para determinar si existe o no identidad entre dos denominaciones se prescindirá de las indicaciones relativas a la forma social o de aquellas otras cuya utilización venga exigida por la Ley.

Lo que no decía la demanda era que HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL fuera titular de ningún signo distintivo protegido por la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. No afirmaba ser titular de marca o nombre comercial registrado a su nombre ni, por tanto, gozar de esa protección.

Es la parte demandada, NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL, quien introduce como hecho que la actora solicitó el registro de su marca el 1 de febrero de 2.012 y le fue concedido el 7 de mayo de 2.012 (f. 116, información de Internet). La demanda se presentó el 15 de octubre de 2.012, cuando ya tenía concedida la marca, aunque la actora nada menciona al respecto. Por su parte, NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL solicitó su registro como marca el 17 de mayo de 2.012 (f. 112, impresión del Boletín Oficial de la Propiedad Industrial).

En definitiva, HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL no alegaba en su demanda ser titular de nombre comercial ni marca. Aunque tiene registrada una el 7 de mayo de 2.012, con posterioridad a la constitución de la entidad mercantil con denominación social NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIA, SL, que tuvo lugar en noviembre de 2.011.



TERCERO. Signos distintivos protegidos y denominación social.

La denominación social tiene una naturaleza y finalidad distinta de la marca o nombre comercial. '[U]na denominación social, en cuanto sirve para individualizar a una sociedad en su actuación en el tráfico jurídico, no está regulada en el ordenamiento como signo de identificación en el mercado del origen empresarial de productos o servicios - función que corresponde a las marcas - ni para individualizar a una empresa en el tráfico mercantil, a fin de distinguirla de las que desarrollan actividades idénticas o similares - función que se atribuye a los nombres comerciales', Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo del 12 de abril de 2013 , Sentencia: 228/2013, Recurso: 117/2011 (citando anteriores).

Correctamente lo expone la sentencia apelada. Aunque no puede desconocerse que una denominación social se usa en ocasiones como si fuera marca o nombre comercial, pese a no estar reconocida como tal, ni tener la protección que brinda la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Porque, 'una cosa es que la finalidad a la que sirve la denominación social sea la expuesta y otra distinta que no pueda ser utilizada en el mercado como marca o nombre comercial. Al primer tipo de uso se refirió la citada sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de septiembre de 2007 (C- 17/2006 ), con la afirmación de que existe un uso para productos - en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva - no sólo ' cuando un tercero pone el signo constitutivo de su denominación social [...] en los productos que comercializa ' (22), sino también cuando lo utiliza ' de manera que se establezca un vínculo entre el signo constitutivo de la denominación social [...] y los productos que comercializa o los servicios que presta [...] ' (23). Al segundo lo hizo nuestra sentencia número 476/2006, de 18 de mayo , según la que ' la denominación social y el nombre comercial se desenvuelven en distintas esferas de actuación [...] ', de modo que, aunque ' en principio parece claro que, de no utilizarse una denominación social como marca o nombre comercial, no existe incompatibilidad [...]pueden darse situaciones de concurrencia con un evidente riesgo de confusión ' . Y, también, la sentencia 485/2004, de 27 de mayo , que señaló que la denominación social se usa ' en no pocas ocasiones [...] en el mercado ', como ' acontece cuando consta en el etiquetado de los productos, en catálogos o muestrarios, en la documentación de la empresa, en la publicidad comercial, en los almanaques con que se obsequian a los clientes, etc.. En relación con ambos supuestos, la sentencia 632/2008, de 4 de julio , señaló que, en ellos, ' la denominación social rebasa el marco estrictamente societario produciendo confusión al consumidor ' el cual ' puede surgir de la fuerte similitud de los signos confrontados y de los productos o actividades que ambos designan ', sentencia antes citada.

La Jurisprudencia que analizamos estudia supuestos de colisión entre marcas o nombres comerciales registrados y denominaciones sociales. Como dice esa sentencia: 'En el concreto conflicto entre marca y denominación social a que se refiere el recurso'.

Ocurre que el objeto del procedimiento es diferente. La parte actora no puede invocar la protección de la Ley de Marcas porque (1) no mencionó en su demanda ser titular de ninguna marca o nombre comercial registrado, o que fuera notoria y (2) la marca se otorga, al parecer, con posterioridad a la constitución de NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL y su inscripción en el Registro Mercantil.

El principio de congruencia obliga a resolver el litigio en los términos expuestos, analizando exclusivamente si existe vulneración de la Ley de Competencia Desleal o del Reglamento del Registro Mercantil en materia de denominaciones sociales.



CUARTO. Competencia desleal.

A la hora de examinar los preceptos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, tenemos que reiterar que cuando se refiere a 'signos distintivos ajenos', 'marcas o nombres comerciales', lo hace en sentido técnico jurídico. Es decir, aquellos signos distintivos que por estar registrados merecen la protección de la Ley de Marcas.

Sostiene la actora que 'al registrar un nombre de casi igual o análogo' se crea un riesgo de asociación en el consumidor medio y aprovechamiento de la reputación ajena, y que eso 'implica directamente un acto de competencia desleal'.

Como hemos visto, es usual que se utilicen las denominaciones sociales de las personas jurídicas como si fueran marcas (incluyéndolas en los productos o servicios) o nombres comerciales (identificándose en el mercado con ellas) sin estar registradas. Un comportamiento consistente en utilizar la denominación social propia como marca o nombre comercial, fomentando la confusión o asociación con otra denominación social utilizada previamente por otra persona jurídica como marca o nombre comercial (también sin registrar), podría ser constitutivo de las violaciones de los artículos 6 , 12 y 20 de la Ley 3/1991 .

Pero eso exige prueba: de que efectivamente se usan las denominaciones sociales de tal manera, de que los proveedores y consumidores los identifican con ellas y de que se fomenta esa confusión con actos concretos.

La parte demandada en su contestación niega que exista riesgo de asociación, porque 'prestan servicios profesionales en sectores bien diferenciados', la actora 'se dedica a la comercialización de aparatos máquinas y elementos electrónicos' y 'mi representada se dedica a la compraventa de equipos/componentes hidroneumáticos' (f. 83). Y niega que compita con la actora, pues dice comercializar productos en exclusiva.

Las concretas actividades o prestaciones comerciales de las partes son un hecho discutido. Y en este procedimiento solo interesaron prueba documental en la Audiencia Previa (f. 127-128), quedando los autos para sentencia. Con la demanda se presentan dos facturas aisladas (f. 14 y 15) de relaciones comerciales entre HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL y EYSER HIDRÁULICA en el año 2.006, en las que aparece el nombre de don Gonzalo . Eso nada acredita respecto de las actuaciones en el comercio de la demandada, creada muchos años después, y no permite extraer ninguna conclusión. No se ha probado que existiera una marca que merezca la consideración de 'notoria'.

Además está la descripción del objeto social de las entidades que aparece en las notas simples del Registro Mercantil. Que no es completa y por ser excesivamente genérica no nos lleva a ninguna conclusión.

Respecto a los 'signos identificadores de la mercantil que en la actualidad está efectuando en sus locales' nada se ha probado. Solo figura en autos la tarjeta comercial de la demandada (f. 114), que no se parece en nada a el signo que posteriormente registró la actora (f. 116).

Así las cosas, el mero hecho de registrar como denominación social NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL no constituye un acto de competencia desleal. Podría serlo un contexto de aprovechamiento de reputación ajena o intento de confusión a consumidores, si se hubiera demostrado.



QUINTO. Identidad de denominaciones sociales.

Sostiene la demanda que la denominación social utilizada por NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIA, SL vulnera las normas que prohíben la identidad en el Reglamento del Registro Mercantil. Además de los preceptos antes citados, establece que Artículo 402. Denominaciones objetivas. 1. La denominación objetiva podrá hacer referencia a una o varias actividades económicas o ser de fantasía. 2. No podrá adoptarse una denominación objetiva que haga referencia a una actividad que no esté incluida en el objeto social. En el caso de que la actividad que figura en la denominación social deje de estar incluida en el objeto social, no podrá inscribirse en el Registro Mercantil la modificación del mismo sin que se presente simultáneamente a inscripción la modificación de la denominación.

Artículo 405. Prohibición de denominaciones oficiales. 1. Las sociedades y demás entidades inscribibles en el Registro Mercantil no podrán formar su denominación exclusivamente con el nombre de España, sus Comunidades Autónomas, provincias o municipios. Tampoco podrán utilizar el nombre de organismos, departamentos o dependencias de las Administraciones Públicas, ni el de Estados extranjeros u organizaciones internacionales [...].

Las denominaciones sociales HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL y NUEVA HIDRONEUMÁTICA CANARIAS, SL no son idénticas. Las similitudes radican en el sustantivo 'hidroneumática', que se refiere a la clase genérica de productos o al ámbito de la actividad. Y la denominación de esta Comunidad Autónoma, usada como adjetivo o sustantivo, respecto del cual la actora no tiene el monopolio. La diferencia consiste en que la primera tiene las siglas 'HB', y la segunda el adjetivo 'Nueva'.

Analizando puramente la cuestión desde el punto de vista del cumplimiento de las normas del Registro Mercantil, entendemos que no son denominaciones sociales idénticas y, por tanto, su inscripción es válida.

Razones todas que llevan a la desestimación del recurso.



SEXTO. Costas.

Artículo 398. Costas en apelación, recurso extraordinario por infracción procesal y casación. 1. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el art. 394. 2. En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y de pertinente aplicación, en nombre del Rey

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por HIDRONEUMÁTICA HB CANARIA, SL, confirmando la sentencia dictada por el JUZGADO DE LO MERCANTIL nº 2 de LAS PALMAS de fecha 6 de noviembre de 2.013 en el Juicio Ordinario 71/12.

Condenar al apelante al pago de las costas del recurso.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse recibo.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha. Certifico.