Sentencia Civil Nº 299/2014, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 449/2013 de 23 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

Rollo 449/13 - 2ª

Juicio Ordinario 493/2010, sobre infracción de propiedad industrial y competencia desleal

Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona

SENTENCIA núm. 299/2014

D. Juan F. Garnica Martín

D. Ramón Foncillas Sopena

D. José María Ribelles Arellano

En la ciudad de Barcelona, a veintitrés de septiembre de dos mil catorce.

Vistosen grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario tramitado con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, pendiente en esta instancia al haber apelado la demandante Especialidades Eléctricas Daga SA la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 7 de junio de 2013.

Han comparecido en esta alzada los procuradores de los Tribunales D. Antonio Cortada García en representación de la apelante y D. Norberto en la de los demandados apelados PekaTherm SL, D. Carlos Antonio y Dª María Teresa .

Antecedentes

PRIMERO.La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: Fallo: 'Que estimo parcialmente la demanda formulada por D. Antonio Cortada García, en nombre y representación de Especialidades Eléctricas Daga S.A. y declaro que PEKA THERM S.L., D. Carlos Antonio y Dña. María Teresa han realizado los siguientes actos desleales: La planificación, por los Sres. Carlos Antonio y María Teresa desde marzo de 2009 hasta junio de 2009, antes de su salida de Daga, de la creación de la empresa PEKA THERM, en competencia con Daga, con la intención de realizar una Joint Venture con la sociedad Skystar y con utilización de algunos de los productos de la actora para comercializar productos similares, con tecnoclogía similar; el borrado masivo de archivos informáticos en el ordenador de la empresa por parte del Carlos Antonio , relacionado con la anterior actuación; y la programación deliberada por parte del Sr. Carlos Antonio de un sortware para la fabricación del regulador del modelo de almohadilla NC DAGAFAST (código 23002) con temperaturas aumentadas de tal manera que a los 17 encendidos y apagados de la almohadilla esta sufriera un sobrecalentamiento. CONDENO. a PEKA THERM S.L., D. Carlos Antonio y Dña. María Teresa a la publicación a su costa de los párrafos primero, tercero y cuarto del fallo de la sentencia en dos revistas del sector, elegidas por la parte actora. CONDENO. A D. Carlos Antonio a abonar a la parte actora la cantidad de 27.988,90 euros. ABSUELVO a los codemandados de las restantes pretensiones formuladas en su contra'.

SEGUNDO.Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la demandante Especialidades Eléctricas Daga SA. Admitido a trámite el recurso, se dio traslado a los apelados demandados, que se opusieron, solicitando la confirmación de la sentencia, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló para votación y fallo el día 11 de junio pasado.

Actúa como ponente el Magistrado D. Ramón Foncillas Sopena.

Fundamentos

PRIMERO.-La demandante Especialidades Eléctricas Daga SA, en adelante Daga, se dedica a la fabricación y comercialización de almohadillas eléctricas y desde 1990 una nueva gama para aplicaciones terapéuticas, líneas Daga y Dagapharma.

El demandado D. Carlos Antonio trabajó en la empresa desde el 22/1/2007 como jefe del departamento de I+D y la codemandada Dª María Teresa como jefa de ventas desde el 2/5/2007 y cesaron por despido el 16 y el 25 de junio de 2009, respectivamente.

La sociedad también demandada PekaTherm SL fue constituida en fecha 9/6/2009 y el 29 del mismo mes el Sr. Carlos Antonio y la Sra. María Teresa adquirieron la totalidad de las participaciones sociales, al 50%.

PekaTherm desarrolla una actividad parcialmente en competencia con Daga, al fabricar y comercializar en parte productos similares y en mercados coincidentes, objetiva y territorialmente.

La demandante atribuye a los demandados conductas constitutivas de competencia desleal, a las que se irá haciendo referencia, y de infracción de derechos de propiedad industrial, concretamente de patente y de modelo industrial, la primera solicitada antes de la presentación de la demanda y concedida después y el modelo solicitado y concedido antes.

La sentencia de primera instancia, tras la oposición de los demandados, desestima la pretensión de infracción de derechos de propiedad industrial. En cuanto a la de competencia desleal, rechaza las fundadas en los artículos 13 LCD , de violación de secretos, y 15, de violación de normas, y estima la del artículo 4, con base en diversas conductas, pero no en todas, que han sido denunciadas por la demandante. En cuanto a los daños y perjuicios reclamados, se concede una cantidad inferior a la solicitada.

Apela la actora, que solicita la íntegra estimación de la demanda.

SEGUNDO.-En cuanto a la acción de infracción de derechos de propiedad industrial.-

Si bien se alude en la demanda, y también recoge la sentencia, a la titularidad de diseños industriales, realmente las acciones que se ejercitan son las fundadas en el modelo industrial, que ya tenía concedida Daga al interponer la demanda, y en la patente que se concedió después. Se invoca en cuanto a los derechos sobre la patente el artículo 62 y el 59.2 LP, que extiende los efectos de la infracción a aquellas personas a quienes se les hubiera notificado la presentación y contenido de la patente, notificación que debe ser equivalente, según la actora, al conocimiento que tenían los demandados por el puesto que ocupaban en la sociedad.

La sentencia desestima la acción por carecer la demanda de la exposición de los comportamientos supuestamente infractores. Tales comportamientos están expresados en el artículo 50 LP con detalle y carácter exhaustivo y en la demanda no se hace referencia a ninguno de ellos. Lo único que se dice en la demanda es que 'las patentes han sido apropiadas por los demandados y explotadas por la entidad PekaTherm' y algo más adelante que 'esta parte intuye y será objeto de prueba que la entidad PekaTherm o alguno de los codemandados haya solicitado al Registro de Patentes y Marcas la inscripción de dichas patentes como propias'. Es decir, una indicación genérica sobre apropiación (vocablo este más propio de una acción reivindicatoria que de una de infracción) y explotación, que no se dice en qué consiste y otra de carácter eventual. Como con acierto expone la sentencia 'estas menciones se consideran absolutamente inconcretas e hipotéticas, no siendo admisible en materia de violación de derechos de propiedad industrial, como tampoco lo es en materia de competencia desleal, la imputación de hechos genéricos de la manera en que se hace en la demanda, sin indicar ni especificar cuál es el concreto acto de explotación que habría desarrollado la parte demandada.'

Presentado informe de la perito Dª Pura a raíz de las diligencias de aseguramiento de prueba (presentado con escrito de 3/6/2011), se advierte, y de modo incuestionable en las conclusiones obrantes en la página 42, folio 1800-Tomo IV, que el objeto del trabajo no ha sido la comparación de los productos presuntamente infractores con las reivindicaciones de la patente, tal como impone el art. 60 LP, sino que limita el examen a similitudes estéticas o materiales y en relación con diseños que históricamente venía produciendo Daga pero no con especificaciones de la patente en trance de concesión. La inconcreción del informe, que le condena a la inutilidad, se advierte también en la extensión de las presuntas concomitancias de productos entre sí, que no de productos con la patente como sería lo procedente en una acción de infracción, limitándose a decir que 'la mayoría de referencias fabricadas por la empresa PekaTherm presentan una semejanza importante . . .' pero sin establecer conclusiones sobre tales referencias y semejanzas, con lo que todo sigue quedando en términos imprecisos, inadecuados para fundar la acción que se ejercita. No hace falta acudir al dictamen pericial aportado por los demandados, confeccionado por D. Hugo , que tampoco se centra en la comparación de reivindicaciones de la patente y productos. La carga de la prueba de la infracción corresponde a la demandante y con sus medios de prueba no lo ha logrado.

Por lo que respecta al modelo de utilidad, este recae sobre una almohadilla para el pecho, adecuado para mujeres lactantes por proporcionar alivio frente a los dolores de mama y por favorecer el flujo de leche, nada se dice por la actora de actividad infractora de los demandados sobre este concreto producto y el perito Sr. Hugo expresa que ningún producto de PekaTherm infringe el ámbito de las reivindicaciones de dicho modelo de utilidad.

Se mantendrá la conclusión de la sentencia en este punto.

TERCERO.-En lo tocante a la competencia desleal, como ya se ha dicho, se pide con base en los arts. 13 y 15 LCD , y no se concede, por lo que el recurso se extiende a ello.

Los secretos que habrían sido violados, según la actora, son de tecnología y el listado de clientes.

-En cuanto a la tecnología, la sentencia hace parecidos reproches que en el caso de la propiedad industrial. Ante la ausencia de un concepto legal de lo que puede entenderse como secreto, la sentencia acude, lo que es corriente en la jurisprudencia sobre el tema, al contenido en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 24/1/1995), de cuyo artículo 39.2 a) y b) se desprenden los requisitos que deben concurrir, a saber, que la información a) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) tenga un valor comercial por ser secreta; c) haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, pata mantenerla secreta, medidas que habrían de haber sido tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Pues bien, en la demanda (apartado (i) Sustracción de la tecnología, en fundamentos jurídicos de orden material, páginas 63 a 67, sin que conste ningún apartado específico de la cuestión en los hechos), tras una breve introducción sobre la tenencia por parte del PekaTherm, vía Sr. Carlos Antonio , de 'tecnología' de Daga, redactada tal introducción en términos genéricos, se pasa directamente a la transcripción de la jurisprudencia en los términos que acaban de ser expuestos en el párrafo anterior pero nada se expone ni explica sobre la concurrencia de los requisitos en el caso de autos. Se viene a dar por supuesto, sin más. La sentencia pone de manifiesto las omisiones e inconcreciones y concluye que 'ante la ausencia de dicha inconcreción, no puede estimarse que nos encontremos ante un secreto empresarial a los efectos del art. 13 LCD y, por tanto, que se haya producido una conducta desleal', conclusión esta que debe mantenerse.

-Por lo que respecta al listado de clientes - sobre esto sí que hay un hecho entero y específico, el decimocuarto - se hace referencia a comunicaciones intervenidas con un tal Sr. Jose Carlos de Daga, con el fin de captarlo para la obtención de todos los clientes, pero hay otras comunicaciones sobre expectativas de que el mencionado Sr. no siga en Daga (y se supone que pase al bando de los demandados), que no constan culminadas o materializadas. El conocimiento que expresa la actora al final de la exposición sobre las visitas que los demandados hacen a todos sus clientes tampoco consta acreditado, como podría haberlo sido a través de manifestaciones de dichos clientes. Según la sentencia, cabe reprochar también a la parte demandante la falta de concreción y determinación de los aspectos necesarios para considerar a esta información como secreta.

También esta conclusión de la sentencia debe ser mantenida.

-Sobre el supuesto de competencia desleal del artículo 15, violación de normas, la demanda nada dice sobre qué normas recae la supuesta violación, salvo que son administrativas y laborales, ni sobre los demás requisitos (prevalimiento de una ventaja, que debe ser significativa) del precepto. La sentencia no estima el supuesto por no concurrir los requisitos elementales para ello. En el recurso no se advierte que la parte actora haga una impugnación de la sentencia en este punto. Se mantendrá la desestimación.

CUARTO.-Lo que sí aprecia la sentencia es el supuesto de la cláusula general del artículo 4 LCD por la concurrencia de una serie de actos contrarios a la buena fe.

Estos actos son concretamente la constitución por los demandados Sr. Carlos Antonio y Sra. María Teresa de la nueva sociedad en competencia con la actora y con el proyecto de realizar una joint venture con la empresa china que hasta entonces había suministrado a Daga y mientras mantenían relación laboral con esta y comercialización de productos similares con tecnología similar. Quiere dejar claro la sentencia que estas actuaciones no son por sí mismas actos desleales pero en concurrencia entre sí y con otros actos de boicot (instalación de un virus en el software para la fabricación del regulador de uno de los modelos para que actuara produciendo sobrecalentamiento tras diecisiete encendidos y apagados, lo que lo hacía indetectable en las pruebas a que se sometían y que no llegaban a este número) y de borrado de archivos llevada a cabo por el Sr. Carlos Antonio llevan a la conclusión de que los demandados han actuado en todo este asunto con una clara contravención a las exigencias de la buena fe.

Cabe señalar que los demandados no han efectuado ninguna impugnación de la sentencia por lo que la anterior apreciación y pronunciamientos declarativo y de condena que de él se siguen en el fallo son consentidos y firmes.

Lo que sigue en el debate, por razón del recurso de la actora, es la inclusión en el catálogo de actos ilícitos y desleales en el supuesto de la cláusula general del art. 4 LCD otros descartados por el Juzgador de primera instancia.

Se trata de la llamada ruptura de stocks, que se atribuye a la Sra. María Teresa , falta de preparación por parte del Sr. Carlos Antonio de la documentación para solicitar la patente con los correlativos retraso y perjuicios y acto de boicot en el botón del regulador que provocó la inutilización de una partida de 24.000 unidades.

Examinadas las actuaciones, las razones contenidas en la sentencia y las alegaciones de la apelante, se llega a la misma conclusión favorable a la primera que en los anteriores casos.

Ante todo, hay que significar que la propia apelante, cuando trató en la demanda del tema de la cláusula general, páginas 60-62, no se refirió a estos actos como determinantes de su aplicación. Lo único que invocó fue la creación de una estructura empresarial paralela con fines y actividad concurrenciales. Esa es para la demandante la conducta incardinable en el ilícito competencial de la cláusula general del art. 4 LCD . Los actos a que ahora alude están en otros apartados de los hechos de la demanda, como formando parte del relato histórico pero sin adscribirlos al concreto ilícito de que estamos tratando. Por ello, mal puede reprochar la parte a la sentencia de no haberlos incluido en el ámbito de la cláusula general.

Aparte de esta razón fundamental, suficiente por sí sola para desestimar el recurso en este punto, procede remitirse 'ex abundantia'a las consideraciones que la sentencia hace de cada uno de estas cuestiones, consideraciones que no han quedado desvirtuadas por las alegaciones de la apelante. Conviene señalar, en síntesis, que la necesidad de unos determinados stocks en unas fechas para el inicio de una campaña de ventas, no ha quedado acreditada, como tampoco la responsabilidad de la Sra. María Teresa en los hechos imputados, en lo que coincide la sentencia dictada en sede laboral. Que tampoco ha quedado acreditada la obligación y, por tanto, la responsabilidad del Sr. Carlos Antonio en la presentación de la documentación de la patente y menos que debiera ser en un plazo determinado. Por último, pese a las sospechas que pueda abrigar la actora, tampoco se ha acreditada la autoría y responsabilidad del defecto en los botones de los reguladores.

Queda, por tanto, concretada la conducta desleal por el art. 4 LCD a los actos y comportamientos establecidos en la sentencia.

QUINTO.-La indemnización concedida por la sentencia se concreta a la suma de 27.988'90 euros a que ascienden los daños causados por el virus al software.

No concede la de 326.911'16 euros por la infracción de derechos de propiedad industrial, lo que debe mantenerse pues sigue sin reconocerse tal infracción.

La actora solicita también indemnización 'por lucro cesante y daño emergente' que representa el margen bruto que se deja de obtener de las ventas que se pierden de los productos. Bajo esta abigarrada y poco rigurosa fórmula queda, no obstante, claro que se está reclamando por la pérdida de ventas. La actora sigue el dictamen del perito D. Cornelio . La sentencia de primera instancia no concede cantidad alguna por falta de relación de causalidad entre las conductas y actuaciones que se han considerado desleales y los perjuicios invocados. Si este es el motivo para no conceder indemnización, debe ser matizado, pues la creación de la empresa PekaTherm en competencia con la actora, constante la relación laboral con esta, y la concurrencia en el mercado con productos similares, tuvo que suponer una ventaja a los demandados, de carácter temporal pues pudieron preparar la producción de la nueva empresa antes de lo que hubiera correspondido, de haber actuado lealmente, y sobre productos similares. Tiene que haber correlación entre la ventaja de la demandada y un grado de perjuicio para la actora. La propia sentencia, hacia el final del fundamento jurídico séptimo, después de explicar y ponderar las actuaciones desleales no puede dejar de señalar que todo ello (la concurrencia empresarial, temporal y de productos) 'podría guardar relación de causalidad con el descenso de facturación de la actora'.

Lógicamente, la posición de ventaja de la que partió la empresa demandada provocó que sus productos irrumpieran en el mercado con una anticipación temporal y con un volumen más consolidado que el de una empresa que partiera de cero, lo que restó las consiguientes ventas a la actora.

El planteamiento del perito de la actora es inatendible pues parte de unas magnitudes de comercialización y margen bruto totales, sin relación alguna con las ventas de la demandada, que se calculan en unos cincuenta mil euros en el segundo semestre de 2009 (así se indica en el informe presentado por la demandada y se viene a aceptar por la actora, según se ve en su escrito de recurso, página 35) y que deben representar la contrapartida de las pérdidas de Daga. Además cifra los perjuicios de la competencia desleal en un periodo de tres años. Si Daga sufrió pérdidas por la irrupción en el mercado de productos de la demandada, la medida máxima del lucro cesante por el descenso de ventas, debe estar en consonancia con las ventas de dichos productos competidores. No debe ser mayor, de forma que, si se invoca un nivel de pérdidas superior, es que se deberá a otras causas o el cálculo será erróneo.

Se considera necesario conceder indemnización por los perjuicios irrogados por la competencia de los productos de la demandada. La dificultad estriba en la cuantificación. Teniendo en cuenta condicionantes de carácter temporal, de anticipación de la salida de productos que no debe ceñirse solo al periodo de seis meses pues los efectos pueden extenderse de modo gradual por mayor tiempo, del nivel de ventas admitido de la demandada, márgenes comerciales a que pueden estar sometidos los productos, etc, y a falta de mayores y más completos datos y reconociendo la aleatoriedad de los cálculos en este tipo de situaciones, puede establecerse como cantidad prudencial la de 22.000 euros, que es la que se señalará a favor de la actora y a cargo de los tres demandados.

SEXTO.-Al estimarse parcialmente el recurso, no se efectuará condena sobre costas.

Fallo

Se estima parcialmente el recurso interpuesto por Especialidades eléctricas Daga SA contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona, de fecha 7 de junio de 2013 , la cual se revoca en el único sentido de condenar además a los demandados D. Carlos Antonio , Dª María Teresa y PekaTherm SL a pagar solidariamente a dicha apelante la cantidad de 22.000 euros, dejando subsistentes los demás pronunciamientos de la sentencia. No se hace condena en cuanto a las costas del recurso. Con devolución del depósito constituido.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La sentencia que antecede ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia; doy fe.