Sentencia Civil Nº 314/2005, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 2, Rec 221/2005 de 30 de Noviembre de 2005

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

MURCIA

SENTENCIA: 00314/2005

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

MURCIA

Sección 002

Domicilio :

Telf :

Fax :

Modelo : SEN00

N.I.G.: 30030 37 1 2005 0200726

ROLLO : RECURSO DE APELACION 0000221 /2005

Juzgado procedencia : JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 7 de MURCIA

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000103 /2003

RECURRENTE :

Procurador/a :

Letrado/a :

RECURRIDO/A :

Procurador/a :

Letrado/a :

AUDIENCIA PROVINCIAL Rollo 221/05

SECCIÓN SEGUNDA Ordinario 103/03

MURCIA Murcia 7

S E N T E N C I A nº 314/2005

Ilmos Sres.:

Don Abdón Díaz Suárez

Presidente

D. Juan Antonio Jover Coy

D. Andrés Pacheco Guevara

Magistrados

En Murcia, a treinta de Noviembre de dos mil cinco.

Habiendo visto en grado de apelación la Sección Segunda de esta Ilma. Audiencia Provincial los autos de Juicio Ordinario num. 103/03 que en Primera Instancia se han seguido en el Juzgado de Primera Instancia num. Siete de Murcia , entre partes, como actora "Larios Pernod Ricard S.A.", representada por el Procurador Sr. Jiménez Martínez y dirigida por el Letrado Sr. Veiga Conde y como demandada "Destilerías La Huertana SL.", representada por la Procuradora Sra. Carles Cano- Manuel y dirigida por el Letrado Sr. Torres Gómez. En esta alzada actúa como apelante y apelado ambos intervinientes.

Siendo Ponente el Ilmo. Sr. Don Abdón Díaz Suárez, que expresa la convicción del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de Instancia citado, con fecha 15 de diciembre de 2004 dictó en los autos principales de los que dimana el presente Rollo la sentencia cuya parte dispositiva dice así: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por la mercantil "Larios Pernod Ricard SA", representada por el Procurador D. Carlos Jiménez Martínez, contra la mercantil "Destilerías La Huertana", representada por la Procuradora Doña Elisa Carles Cano Manuel, debo declarar y declaro: 1º.- Que la mercantil demandada con la utilización de las etiquetas que incluye en su bebida de ginebra EMISARIO interfiere y lesiona en los derechos derivados de la inscripción a favor de la actora de sus marcas nacionales números 1.106.126, 1.234.748, 1.773.227 y 2.345.574, constituyendo ello violación del derecho de exclusiva que sobre tales marca posee la demandante por lo que la demandada deberá de cesar de forma inmediata en el uso de las etiquetas que se sirven de lo reivindicado por las antedichas marcas y de abstenerse de utilizar cualquier otro diseño que con ellas se confunda y, 2º.- Que la demandada con la utilización en la comercialización de la bebida de ginebra de su elaboración presentación semejantes y confundibles con la etiqueta y demás elementos de presentación de la bebida LARIOS, sin consentimiento de su representada, ha tenido un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y ha realizado actos de confusión e imitación de la presencia de la bebida LARIOS, así como actos de explotación de la reputación ajena, produciendo un acto de competencia desleal frente a la actora, condenado a la demandada a estar y pasar por los anteriores pronunciamientos y, en su consecuencia, a que:

1.- Cese inmediatamente en el uso de las etiquetas y demás elementos que utiliza en la presentación de la bebida de ginebra EMISARIO de su elaboración que se han denunciado en los hechos de la presente demanda o cualesquiera otra etiquetas cuyas características resulten confundibles con lo reivindicado y protegido por las mercas nacionales números 1.106.126, 1.234.748, 1-773.227 y 2.345.574, así como los demás elementos de presentación prioritarios de la demandante y su bebida LARIOS.

2.- Retire del tráfico mercantil, elimine de su catálogos y publicidad, incluida la efectuada por vía Internet, y destruya las botellas ilícitamente identificadas con las etiquetas denunciadas en los hechos de la demanda, a que se refiere el anterior punto de condena.

3.- A que indemnice a la demandante con una cantidad, a determinar en ejecución de sentencia, que resulte de aplicar el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por la demandada con el producto ilícitamente marcado desde el año 2000 hasta la fecha en la que cese o haya cesado en la comercialización del mismo.

4.- A que, a su costa, publique la sentencia dictada en esta litis en un solo medio de comunicación social escrito (revista o periódico), difusión nacional o inferior, que libremente designe la demandante sea de información general o especial con tal que sus destinatarios sean los consumidores cuyo contenido se limitará a los elementos esenciales de la sentencia, esto es, partes, términos en los que quedó planteada la controversia según se expone en el primer fundamento de derecho y la parte dispositiva o fallo.

Todo ello con expresa condena al pago de las costas procesales a la parte demandada."

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia y en tiempo y forma se prepararon e interpusieron recursos de apelación por las representaciones de "Larios Pernod Ricard SA" y "Destilerías La Huertana SL", pidiendo la revocación de la sentencia. Admitidos a trámite los recursos, se dio traslado a la otra parte, quien presentó escrito oponiéndose al recurso, pidiendo la confirmación de la sentencia recurrida.

TERCERO.- Por el Juzgado de instancia se elevaron las actuaciones a ésta Ilma. Audiencia Provincial, turnándose a la Sección Segunda, formándose el Rollo nº 221/05. Por resolución se acordó traer los autos a la vista para dictar sentencia, señalándose el día 23 de noviembre de 2005 para deliberación, votación y fallo.

CUARTO.- En la sustanciación de ambas instancias se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia acogió parcialmente la demanda, apreció violación del derecho de exclusiva que sobre sus marcas nacionales posee la demandante y un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe e incurso en competencia desleal, con la utilización de etiquetas semejantes y elementos de presentación confundibles en la comercialización de la bebida de ginebra de su elaboración, imponiendo el cese inmediato en su uso, su retirada del tráfico, eliminación de catálogos y publicidad y destrucción de botellas, otorgando indemnización a la actora y acordando la difusión de la sentencia en un medio de comunicación.

Tales pronunciamientos suscitan la reacción impugnativa de la demandada y la formulación de un recurso de apelación que viene a vertebrarse a través de motivos que invocan inexistencia de infracción de los derechos de la marca "LARIOS" y, que tanto, inexistencia de actos de competencia desleal, postulando en régimen de subsidiariedad un pronunciamiento revocatorio de la indemnización y su determinación en ejecución de sentencia y de la condena en costas.

SEGUNDO.- En su desarrollo dialéctico la recurrente parte del reconocimiento de que la marca de ginebra LARIOS tiene una gran expansión y, además, están eficazmente registradas las marcas 1.106.126, 1.234.748, 1.773.277 y 2.345.574, sin que ello impida que puedan existir competidores que comercialicen el mismo tipo de producto, pues lo contrario llevaría a la creación de un monopolio en un sistema de economía de mercado, proscrito por las directrices constitucionales ( art. 38 C.E .) que configuran la ordenación de la actividad económica. Desde estas consideraciones de principio se desciende a la casuística involucrada en el litigio a partir de la realidad de dos marcas, LARIOS y EMISARIO, debidamente registradas cuya libre y lícita coexistencia en el mercado viene a sostenerse, al no existir identidad o semejanza, más allá de la comercialización del mismo tipo de bebida espirituosa obtenida de los frutos del enebro y, en cambio, acentuadas diferencias en cuanto al envase traslúcido que permite distinguir su contenido de otras bebidas alcohólicas no incoloras, cierre irrellenable y etiquetas sin similitud fonética o gráfica en las leyendas, sustanciales variaciones en los elementos gráficos (león rampante, posición de la corona) y botellas de trazado geocéntrico diferente (rectangular, en un caso, hexagonal, en otro).

Delimitado así el perímetro de este primer aspecto de la impugnación, obligado resulta puntualizar que lo controvertido en el proceso no es un conflicto entre dos denominaciones (LARIOS/EMISARIO), ni tampoco se promueve el litigio porque la marca 804.518, que reivindica exclusivamente el vocablo "Emisario" y, por ello, estrictamente denominativa, infrinja las marcas de la actora, sino por la infracción que a sus derechos ocasiona el uso por la demandada de unos diseños de etiqueta que resultan ser muy semejantes a los que reivindican las marcas propiedad de LARIOS PERNOD RICARD para distinguir el mismo producto.

Esto sentado, del examen de las actuaciones resulta que se han tomado unos elementos, adaptando y modificando otros con idéntico cromatismo y ligera alteración del diseño que, sorteando un supuesto de franca identidad, ofrecen acentuados planos de aproximación aptos para lograr una visión global del producto que despierta en la mente del consumidor un efecto asociativo con la marca renombrada.

Se está, pues, ante un acto de imitación hábil para generar ese efecto asociativo, nutriéndose de la reputación y el esfuerzo de la actora, y suscita además confusión respecto al origen empresarial del producto, riesgos de asociación y confusión que la razonada y razonable sentencia de instancia apoya en una consideración global de la presentación del producto, contrario a la fragmentación o disolución de su distintos elementos.

Del bien ponderado y razonable juicio de hecho realizado por el juzgador de instancia, resultado de la valoración de la prueba y configuración de la "quaestio facti", resulta concluyente las similitudes entre los envases en su conjunto, dato decisivo para provocar confusión con marcas que gozan de un plus de protección proporcional a su renombre y difusión, protección que comprende no sólo los colores, sino las restantes características del envase.

TERCERO.- El motivo subsidiariamente invocado se orienta a obtener la revocación de un pronunciamiento indemnizatorio vulnerador del principio de irretroactividad que sanciona el art. 2.3 C.C ., pues para la cuantificación de la condena a indemnización del art. 43.5 de la Ley de Marcas , no puede reclamarse desde el año 2000, y sí sólo realizarse el cómputo desde el año 2002, ya que al haber entrado en vigor la ley el 9 de diciembre de 2001, el referido precepto no seria aplicable a conductas anteriores, habiendo además cesado en su uso desde el año 2000 la etiqueta para la que fue requerida y datando la actual del año 2002.

Inatendible habría de resultar una cuestión que adviene "ex novo" al debate de alzada y, en todo caso, aparentemente enfrentada con la disposición derogatoria única de la Ley 17/2001 y el propio art. 45.2 de la misma , a la que sería preciso añadir que la norma aplicable para resolver el conflicto debe ser la vigente al principiar el proceso y si bien no existe fehaciencia alguna de que esa segunda etiqueta comenzara a implantarse en el año 2002, si ha quedado convenientemente acreditado que la ginebra EMISARIO sigue en el mercado.

CUARTO.- Sin embargo, el carácter imperativo de las normas procesales y el orden público, además de su proyección constitucional, lleva a reconocer que cada relación jurídica se disciplina por unas normas rectoras al tiempo de su creación, sin que sea permitido alterarlas por preceptos ulteriores, a menos que ofrezcan inequívoco carácter retroactivo y ordenen expresamente su aplicación a situaciones nacidas bajo el imperio de normas derogadas, de donde ha de convenirse que los hechos anteriores a la entrada en vigor de la ley caerán bajo el principio de irretroactividad que consagran los arts. 2.3 C.C . y 9 C.E .

Triunfa este aspecto de la impugnación y ha de iniciarse el cómputo desde el 9 de diciembre de 2001.

La procedencia de deferir la determinación del "quantum" indemnizatorio a trámite ejecutorio se fortalece ante la inviabilidad de fijación de cuantías en este momento, correspondiendo esclarecer y fijar en sede ejecutoria los litros comercializados por la demandada y su cifra de negocio tanto en el año 2000, como durante el periodo comprendido desde mayo de 2003 hasta el momento en que la sentencia gane firmeza, al ser manifiesto que la demandada persiste en el uso de la etiqueta infractora.

Los designios revocatorios de la impugnación de Destilerías "La Huertana", alcanzan también al pronunciamiento sobre costas. La disparidad entre la cifra resarcitoria solicitada y la concedida le lleva a sostener que buena parte del "petitum" ha sido rechazado, y esa desestimación otorgaría sobrada justificación a su conducta de resistencia procesales a estas pretensiones. Sin embargo, en el caso que se decide, de las cinco acciones que puede ejercitar el titular del derecho lesionado al amparo del art. 41, cuatro de ellas se han visto reconocidas y estimadas.

Además, las acciones cumulativamente ejercitadas lo son por infracción de los derechos de propiedad industrial y la realización de actos de competencia desleal, y al haber sido satisfechas jurisdiccionalmente una y otra, no parece infundado sostener que la tutela primordial pretendida se ha otorgado.

Por último, de los fundamentos de la sentencia impugnada se extraen declaraciones de indudable influencia sobre este aspecto de la impugnación, pues al proclamarse y reconocerse (de manera incontrovertida) que la marca de la actora es renombrada (lo que incrementa el desprestigio de su titular), y destacarse la reiteración de la demandada en actividad tan censurables como las enjuiciadas (extremo también aceptado), se concluye atribuyéndole una clara intención de parasitar una reputación forjada por la actora tras no pocos años de esfuerzo, con lo que vendría a configurarse un comportamiento inconciliable con la buena fe y, "a contrario sensu" incurso en mala fe, lo que basta para fundamentar el pronunciamiento sobre costas.

QUINTO.- El recurso que promueve LARIOS PERNOD RICARD SA rodea exclusivamente de censura impugnatoria la desestimación del "petitum" (quinto) de la demanda que propugnaba un pronunciamiento de condena a indemnizar a la actora por daños y perjuicios, conforme a los criterios establecidos en el art. 43.2 c) de la Ley 17/2001 .

El pronunciamiento desestimatorio del fallo apelado es recurrido con argumentos que parten de la incongruencia argumental de sus fundamentos, al negar en el séptimo la presunción de daño inherente a la infracción, pese a reconocer que la demandada ha obtenido beneficios aprovechándose de la notoriedad e inversiones realizadas por la demandante, que ha acreditado en el bienio 2000 a 2002 inversiones en publicidad que ascendieron a 12 millones de euros, para puntualizar que el subapartado c) del art. 43.2 no exige para acogerse al criterio de la regalía, que dicho titular otorgue licencias y que la STS de 31 de mayo de 2002 hace expresa referencia a omisiones insalvables en ausencia de un precepto equivalente al art. 43 de la nueva Ley de Marca , de tal modo que si la Sala hubiera podido aplicar ese precepto, la decisión hubiera sido diferente, pues con el atr. 43 las omisiones son salvables.

Para delimitar convenientemente el perímetro de la impugnación, conveniente resulta precisar que la apelante solicitó la condena de la demandada a indemnizarle por el daño emergente, por el daño al prestigio de la marca y por las ganancias dejadas de obtener, triple fórmula indemnizatoria que al ser desestimada por la sentencia (que concede solo la indemnización mínima del art. 43.5), queda reducida en el recurso a la impugnación del lucro cesante (art. 43.2 c)), pues aunque se discuten los argumentos de la sentencia respecto a los dos primeros conceptos, no se postula resarcimiento alguno en méritos a esos perjuicios, por lo que el control jurisdiccional en la alzada ha de ceñirse a este concreto aspecto.

Tampoco pueden ahora alterarse sustancialmente los pedimentos suplicados en la demanda y concretados en la fase expositiva o alegatoria del proceso, etapa (audiencia preliminar) en la que la apelante fijó el precio de la licencia en un 12% de la facturación de la etiqueta infractora (119.890,36) y que arrojaba una cifra de 14.386,84 € que no puede ahora sobrepreciarse hasta alcanzar la suma de 131.956€, resultado de adicionar al cálculo de inversiones en publicidad, el 12% de la facturación del producto.

No puede transmutarse en alguno de sus componentes la causa de pedir, ni sustituirse las cuestiones debatidas por otras distintas, ni tampoco desviarse de los términos en que se planteó el debate.

En cualquier caso, el fundamento desestimatorio de la STS de 31 de mayo de 2004 , percibido tal como es por el juzgador de instancia y compartido por el tribunal de apelación, es la equivocada opción de la demandante y su total falta de actividad alegatoria y probatoria en orden a cualquier otro criterio aplicable, pues al haberse inclinado la apelante por el criterio indemnizatorio contemplado en el art. 43.2 c), esto es, por el de la regalía hipotética o precio que el infractor hubiere debido pagar a la titular de la marca por la concesión de una licencia que la apelante reconoce no haber otorgado durante mas de un siglo de actividad comercial, no parece aventurado reconocer, en consonancia con el precedente invocado, una elección desacertada y una inédita actividad probatoria concreta y específica.

SEXTO.- El acogimiento solo parcial de uno de los recursos y las dificultades de una controversia alejada de fórmulas de simplicidad o parámetros de certeza, lleva a no hacer especial pronunciamiento sobre costas.

En atención a lo expuesto

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por LARIOS PERNOD RICARD SA, y acogiendo en parte el promovido por DESTILERIAS LA HUERTANA, REVOCAMOS la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de Murcia el día 15 de diciembre de 2004 , en el único particular de fijar como término inicial para el cómputo de la indemnización concedida el día 9 de diciembre de 2001, sin hacer pronunciamiento expreso sobre las costas de la apelación.

Una vez notificada a las partes, remítanse los autos principales con testimonio de la presente resolución al Juzgado de origen.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, certificación de la cual se unirá al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrado/s que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.