Sentencia Civil Nº 34/2007, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 434/2006 de 08 de Febrero de 2007

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00034/2007

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

Sección 28

1000A

C/ GRAL. MARTINEZ CAMPOS, 27

Tfno.: 91-4933189 Fax: 91-4931996

N.I.G. 28000 1 7020612 /2006

Rollo: RECURSO DE APELACION 434/2006

t6

Proc. Origen: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 140 /2005

Órgano Procedencia: JDO. DE LO MERCANTIL N. 5 de MADRID

De: DANONE, S.A.

Procurador: PABLO SORRIBES CALLE

Contra: GANADERIA PRIEGOLA, S.A.

Procurador: MARIA DEL CARMEN ORTIZ CORNAGO

SENTENCIA Nº 34

En Madrid, a ocho de febrero de dos mil siete.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Enrique García García, D. Rafael Sarazá Jimena y D. Gregorio Plaza González, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 140/2005 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Cinco de Madrid, en virtud de demanda interpuesta por DANONE, S.A. contra GANADERÍA PRIÉGOLA, S.A., pendientes en esta instancia al haber apelado la demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día catorce de marzo de dos mil seis.

Han comparecido en esta alzada la parte apelante, representada por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Sorribes Calle y defendida por el Letrado D. José Manuel Otero Lastres y la apelada, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª María del Carmen Ortiz Cornago y defendida por el Letrado D. José María Elías de Tejada Lozano.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que desestimando como desestimo la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Pablo Sorribes Calle en nombre y representación de la entidad "DANONE, S.A." contra la mercantil "GANADERÍA PRIÉGOLA, S.A.", representada por la Procuradora Dª María del Carmen Ortiz Cornago, debo absolver y absuelvo a la demandada de todos los pedimentos de la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la parte actora."

SEGUNDO. Contra dicha resolución interpuso recurso de apelación la parte demandante y evacuado el oportuno traslado se formalizó oposición por la demandada, elevándose los autos a esta Audiencia provincial, donde fueron turnados a la presente Sección, siguiéndose los trámites legales y señalándose para la correspondiente votación, deliberación y fallo el día ocho de febrero de dos mil siete.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. D. Gregorio Plaza González, que expresa el parecer del Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO. La demanda interpuesta por DANONE, S.A. contra GANADERÍA PRIÉGOLA, S.A. se funda en la reproducción bidimensional del envase con el que la demandante comercializa su producto distinguido con la marca ACTIMEL y considera que ello constituye un acto de infracción de su marca número 2.355.575 en los términos previstos en la letra c) del apartado segundo del artículo 34 de la Ley de Marcas debido a la utilización por la demandada de una marca notoria (el envase en el que comercializa el producto ACTIMEL) además de un acto de competencia desleal de explotación de la reputación ajena. Añade la demandante que la marca número 2.588.982, de la que es titular la demandada, únicamente busca amparar el uso que hace del envase protegido por la marca número 2.355.575 de DANONE, S.A., aprovechándose de la notoriedad y renombre del mismo, solicitando la nulidad de dicha marca.

De este modo la demanda interesa lo siguiente: 1) Se declare que la demandada ha llevado a cabo una infracción de la marca nº 2.355.575 de la actora. 2) Se declare la nulidad de la marca nº 2.588.982 de la que es titular la demandada, ordenando su cancelación en la Oficina Española de Patentes y Marcas. 3) Se declare la deslealtad de la actuación de la demandada consistente en incluir en la presentación de su producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK", la representación bidimensional del envase que utiliza la actora para la comercialización de su producto "ACTIMEL", que se encuentra protegido por la marca nº 2.355.575. 4) Se condene a la demandada a la inmediata cesación en la comercialización y distribución de su producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK" en la forma contra la que se actúa en la demanda. 5) Se condene a la sociedad demandada a remover los efectos producidos por su actuación, retirando del mercado el producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK" bajo la forma de presentación contra la que se acciona. 6) Se condene a la demandada al pago de la oportuna indemnización de daños y perjuicios concretada en el importe que más alto resulte entre el 1% de la cifra de negocios realizada por la demandada con su producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK" y la del beneficio bruto obtenido por el infractor como consecuencia de la violación hasta la efectiva cesación de la comercialización del producto de referencia en la forma que se estima infractora. 7) Se condene a la demandada a la publicación a su costa del fallo de la sentencia en dos periódicos de tirada nacional.

La Sentencia dictada en la primera instancia resultó desestimatoria de las pretensiones ejercitadas por la demandante.

SEGUNDO. El recurso de apelación interpuesto plantea en primer lugar la infracción de los artículos 8.1 y 34.2.c) de la Ley de Marcas . Tras reconocerse el correcto análisis de la Sentencia recurrida en relación a los citados preceptos centra la recurrente su discrepancia en lo relativo al requisito de identidad o semejanza del signo que utiliza la sociedad demandada. Sus objeciones se refieren, en primer lugar, a que no puede aplicarse sin más la jurisprudencia del artículo 5.2 de la Directiva de Marcas porque el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas presenta alguna particularidad frente a ese precepto. En segundo lugar entiende la recurrente que se produce un salto lógico en el razonamiento de la Sentencia, ya que en lugar de analizar primero la semejanza entre los signos y posteriormente ver cuales son los efectos que se derivan de dicho análisis, se pasan a analizar directamente los efectos, prescindiendo del primero de los pasos. En tercer lugar la sentencia se aparta del régimen legal del artículo 5.2 de la Directiva de Marcas para situarse en la esfera del riesgo de confusión, que previamente se había declarado irrelevante a los efectos del presente litigio.

Hemos de rechazar con carácter previo los presupuestos sobre los que se asienta el motivo. En primer lugar, porque, por el contrario de lo que se sostiene, la sentencia analiza la semejanza entre los signos y lo hace atendiendo a parámetros absolutamente correctos y según criterio razonable. En segundo lugar, para examinar el referido requisito, el recurso únicamente toma en consideración los propios informes de parte y sustituye la valoración judicial por la propia, parcial e interesada. En tercer lugar, porque en absoluto se aparta la Sentencia del régimen legal aplicable, que precisamente analiza y detalla.

Una salvedad más debemos realizar en relación a los informes periciales. Con frecuencia, tienden a introducirse en la valoración de conceptos eminentemente jurídicos, a los que no debe alcanzar un dictamen, cuando no a realizar juicios de intenciones. Por ello es necesario valorar dichos informes en sus justos términos, a fin de que no acaben supliendo las funciones propias del Tribunal.

TERCERO. La Primera Directiva comunitaria relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas contempla la figura de la marca renombrada. Se concede la facultad de proteger más allá de la regla de la especialidad este tipo de marcas y dicha opción se articula en un doble plano: el de las prohibiciones y causas de nulidad y el del reforzamiento del ius prohibendi del titular de la marca. En cuanto al primer aspecto el apartado cuarto del artículo 4 establece lo siguiente:

"4. Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que:

a) La marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos".

En lo que afecta al reforzamiento del derecho de exclusiva el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE establece:

"Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos".

También el Acuerdo ADPIC contempla la marca renombrada en el apartado tercero del artículo 16, fijando dos condiciones a las que se subordina la protección de la marca más allá de la regla de la especialidad:

1. Que el uso de la marca en relación a productos o servicios no similares indique una conexión entre tales productos y el titular de la marca. Se trata de una mención relativa al riesgo de asociación.

2. Que dicho uso lesiones probablemente "los intereses del titular de la marca registrada".

La Sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades el 14 de septiembre de 1999 ("General Motors Corp.", as. C-357/97) no llegó a delimitar las figuras de la marca renombrada y la notoriamente conocida, definiendo los rasgos de la marca renombrada del siguiente modo:

23. En la medida en que, a diferencia del artículo 5, apartado 1 , el artículo 5, apartado 2, de la Directiva protege las marcas registradas para productos o servicios no similares, el primer requisito que impone implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público. En efecto, sólo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior.

24. El público entre el cual la marca anterior debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público más especializado, por ejemplo, un sector profesional determinado.

25. Ni la letra ni el espíritu del artículo 5, apartado 2, de la Directiva permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.

26. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca.

27. En el examen de este requisito, el Juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de autos, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

La Ley de Marcas de 2001 distingue la marca notoria de la marca renombrada en los apartados 2 y 3 del artículo 8 :

"2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurran los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados.

3. Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades."

Los factores determinantes de la notoriedad o el renombre se contemplan también en la Recomendación conjunta de la Unión de París y la OMPI relativa a la protección de las marcas notoriamente conocidas. Son los siguientes:

1. El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público.

2. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca.

3. La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca.

4. La duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro de la marca en la medida que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca.

5. La constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes.

6. El valor asociado a la marca.

CUARTO. La Sentencia recurrida parte de la definición de marca renombrada y marca notoria del artículo 8 de la Ley de Marcas , si bien en este caso al encontrarnos ante productos marcados muy similares la distinción no es relevante en lo referido al ámbito de protección. El informe acompañado a la demanda como documento nº 7 (folios 69 y ss.) es el que se toma en consideración especialmente para determinar el grado de conocimiento de la marca en el sector pertinente del público. Se trata de un estudio de mercado del que se desprende que un 79% de los encuestados y un 81% de las amas de casa asocian el envase, sin indicación alguna, al fabricante DANONE y al producto ACTIMEL un 64% de los encuestados y un 68% de las amas de casa. Se valoran también a estos efectos las inversiones publicitarias del producto "ACTIMEL" (folios 66 y 67), tomando como ejemplo el gasto publicitario en el año 2004, que ascendió a 10.095.707 euros.

La protección de la marca notoria y renombrada se establece en el apartado 1 del artículo 8 y en la letra c) del apartado 1 del artículo 34 de la Ley de Marcas . La protección más allá de la regla de la especialidad se confiere siempre que el uso de una marca posterior idéntica o semejante pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de la marca notoria o renombrada. También resulta protegido su titular frente al uso realizado sin justa causa que pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca anterior.

El primer supuesto mencionado se añade a lo dispuesto en la Directiva 89/104/CEE y contempla la protección de la marca frente al riesgo de confusión asociativa. Por otra parte, al fijarse el ámbito del ius prohibendi otorgado al titular de la marca renombrada, la letra c) del apratado 1 del artículo 34 LM no extiende expresamente tal protección a cualquier género de productos o servicios, aunque debe interpretarse el precepto facilitando tal grado de protección.

La Ley de Marcas de 1988 no reforzaba el ius prohibendi para extenderlo más allá de la regla de la especialidad, por lo que debía acudirse a la protección de la Ley de Competencia Desleal. Al amparo de la Ley 17/2001 se otorga dicha protección, pero debemos destacar que no se trata de una infracción en abstracto, puesto que deben valorarse las circunstancias del caso, lo que aproxima este tipo de infracción al Derecho de la competencia desleal ("justa causa", "ventaja desleal").

QUINTO. Examinado el ámbito de protección conforme a la Directiva 89/104/CEE y las particularidades de la Ley de Marcas, debemos referirnos a un extremo que contempla la Sentencia recurrida, la posibilidad de que varíen los presupuestos para otorgar la protección en el caso de productos o servicios idénticos o similares. A tal efecto se citan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 9 de enero de 2003 ("Davidoff", as. C 292/2000, apartados 24 a 26) y de 23 de octubre de 2003 ("Adidas-Salomon", as. C 408/2001, apartados 21 y 22 ) para concluir que dichas resoluciones determinan que la protección específica para las marcas de renombre se concede en caso de que un tercero use una marca o signo posterior idéntico o similar tanto para productos o servicios no similares a los designados por dichas marcas como para productos o servicios idénticos o similares. No hay necesidad pues de que concurra el riesgo de confusión, al margen de que debemos incidir nuevamente en las peculiaridades de los presupuestos legales antes examinadas, que obligan a atender las circunstancias del caso concreto.

No puede admitirse que la Sentencia prescinda del examen de la identidad o semejanza entre los signos, puesto que de su análisis podemos comprobar que se determinan las bases en virtud de las cuales se examina el requisito legal, atendiendo tanto a los signos enfrentados como al uso en el que se funda la infracción, valorando globalmente el vínculo entre signos. El recurso en este aspecto acaba por sustituir la valoración que efectúa el Ilmo. Sr. Magistrado a quo por la propia, al margen de ignorar todo informe que no sea el aportado por la parte recurrente.

La Sentencia recurrida se atiene a los presupuestos que para establecer la identidad o semejanza entre signos a propósito del artículo 5.2 de la Directiva 89/104/CEE , traspuesta por el artículo 34.2.c) de la Ley de Marcas , determina la Sentencia antes citada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de octubre de 2003 . Es necesario reproducir los apartados de dicha resolución que a tal efecto resultan relevantes:

24. Mediante su segunda cuestión, letra a), el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se dilucide si la protección concedida por el artículo 5, apartado 2, de la Directiva (LCEur 1989132 ) está supeditada a que se compruebe un grado de similitud tan elevado entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos.

25...26...

27. A este respecto, ha de precisarse en primer lugar que, a diferencia del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva (LCEur 1989132 ), que solamente se aplica si existe, para el público pertinente, un riesgo de confusión, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva instaura, en favor de las marcas de renombre, una protección cuya aplicación no requiere la existencia de dicho riesgo. En efecto, esta última disposición se aplica a situaciones en las que el requisito específico para la protección consiste en la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio a los mismos (véase la sentencia de 22 de junio de 2000 [TJCE 2000140], Marca Mode, C-425/1998, Rec. pg. I-4861, apartados 34 y 36 ).

28. El requisito de similitud entre la marca y el signo, establecido en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva (LCEur 1989132 ), exige que existan, en particular, rasgos similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual [véanse, en relación con el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva , las sentencias de 11 de noviembre de 1997 (TJCE 1997232), SABEL, C-251/1995, Rec. pg. I-6191, apartado 23 «in fine», y de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999138), Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/1997, Rec. pg. I-3819, apartados 25 y 27 «in fine»].

29. Las violaciones del derecho de marca a que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva (LCEur 1989132 ), cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde (véase en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 1999 [TJCE 1999190], General Motors, C-375/1997, Rec. pg. I-5421, apartado 23 ).

30. La existencia de un vínculo de ese tipo, al igual que la de un riesgo de confusión en el contexto del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva (LCEur 1989132 ), debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véase, en relación con el riesgo de confusión, las sentencias, antes citadas, SABEL [TJCE 1997232], apartado 22, y Marca Mode [TJCE 2000140], apartado 40 ).

31. Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión, letra a), que la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva (LCEur 1989132 ) no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.

En consecuencia el grado de similitud determinante de la violación del derecho de exclusiva precisa que el público relacione el signo con la marca estableciendo un vínculo entre ambos, aunque no los confunda. Tal vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. La referencia al público debe entenderse según el prototipo de consumidor que tiene su origen en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que toma en consideración la expectativa que se produce "en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sin haber evacuado informes periciales o encargado la realización de sondeos de opinión" ( SSTJCE de 16 de julio de 1998, as. "Gut Springheide GMBH y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt" y de 22 de junio de 1999, as. "Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GMBH contra Klijsen Handel BV").

La demandante es titular de las marcas gráficas tridimensionales nº 2.355.575 y 2.355.576, solicitadas el 6 de noviembre de 2000 para distinguir productos comprendidos en las clases 29 (productos lácteos) y 32 (cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas) del nomenclátor internacional, concedidas el 7 de mayo de 2001.

Se trata de un envase que sirve a la comercialización del producto ACTIMEL, leche fermentada con una bacteria conocida como "lactobacilus casei".

La demandada es titular de la marca mixta tridimensional nº 2.588.982, denominación "Priégola Simbiotic Drink", solicitada el 30 de marzo de 2004 para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del nomenclátor internacional, concedida el 19 de enero de 2005.

La hoy demandante formuló oposición a la solicitud de registro basada en las mismas alegaciones en que se sustenta la demanda, siendo concedida finalmente la marca, según Resolución OEPM de 19 de enero de 2005, por tener suficiente diferenciación gráfica respecto a la marca anterior nº 2.355.575 de la que es titular DANONE, S.A. (folios 507 a 519).

Se trata de un envase, tipo "Tetra-brik", que sirve a la comercialización de una leche fermentada de diferentes características, pues contiene tres cepas fermentadoras (lactobacilus casei LC-01, lactobacilus acidophilus LA-5 y bifidobacterium BB12) y está elaborada con leche fresca y no pasteurizada. En este envase se representa gráficamente otro, representación que sirve de base a la controversia suscitada.

Debemos reiterar, tal y como señala la Sentencia recurrida, que en la comparación entre signos se ha de prescindir de las imágenes del anuncio publicitario que figuran en los documentos nº 9 y 10 de la demanda pues la violación se sustenta en la representación gráfica que figura en el envase del producto "PRIÉGOLA SIMBIOTIC DRINK" y no en la utilización del envase del producto "ACTIMEL" en dicho anuncio, que fue retirado por la demandada.

SEXTO. La marca tridimensional consistente en la forma de un producto o envase (las referencias en la Directiva a la forma del producto deben entenderse aplicables a la forma de los envoltorios o envases, al igual que en la Ley de Marcas, artículo 4.2 .d) requiere efectuar algunas observaciones sobre el carácter distintivo de los envases.

En principio la capacidad distintiva de un envase resulta más débil que la capacidad distintiva de un signo denominativo o figurativo. En el caso "Procter Gamble Company" la OAMI (Rec., 2001, p. II- 2807) señaló que "la forma de un producto no indica el origen de éste de la misma manera que las palabras o los elementos figurativos puestos en el producto o en su embalaje". Esto se acentúa en el caso de los envases. En este mismo asunto, la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 19 de septiembre de 2001 destacó que la percepción del público interesado no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional constituida por la forma o los colores del propio producto que en el caso de una marca denominativa, figurativa o tridimensional que no esté constituida por la forma del producto. Mientras el público está acostumbrado a percibir inmediatamente estas últimas marcas como signos identificadores del producto no ocurre necesariamente lo mismo cuando el signo se confunde con el aspecto del propio producto.

Esto determina que en muchas ocasiones las marcas tridimensionales que se presentan a registro sean de carácter mixto, de manera que junto a la forma aparezca otro elemento denominativo o gráfico.

Al examinar la representación de una forma es necesario apreciar si se diferencia de la forma habitual de un producto (o de un envase) o el posible comprador solo la percibe como representación del producto (o envase), lo que supone que tal forma no sea registrable ni pueda la misma monopolizarse, por su carácter descriptivo, criterio que sostiene la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 7 de febrero de 2002 .

Lo expuesto resulta relevante en el examen del motivo en el que se sustenta el recurso. Para evitar cualquier equívoco, no se pretende aquí analizar la distintividad de la marca de la que es titular la demandante, sino la forma utilizada por la demandada.

En primer lugar, la comparación en que la demandante sustenta la infracción de su derecho no se efectúa entre la marca, tal cual resulta registrada, y el signo usado por la demandada en sus envases, sino entre una transformación de la marca, que se convierte en un gráfico bidimensional, y dicho signo. Esto es relevante porque lo que resulta de esa transformación no es el mismo signo, sino la forma de un envase característico de la tradicional botella de leche y es sobre esa forma sobre la que se reivindica la protección.

En segundo lugar no es posible afirmar que lo que reconocen los consumidores es dicha forma bidimensional como procedente de la demandante, puesto que el estudio que se acompaña a la demanda como documento nº 7 lo que muestra para analizar la asociación del fabricante a la marca es el envase del producto como tal y no una forma bidimensional, es decir, lo que se presenta es un pequeño envase de plástico y color blanco que evoca una tradicional botella de leche. Esto no es lo mismo que la forma bidimensional.

Estas razones impiden aceptar la comparación según se efectúa en el informe aportado por la demandante. Como puede apreciarse por el informe aportado por la demandada elaborado por D. Íñigo (folios 532 y ss.) la forma que se pretende comparar no es otra que la de la tradicional botella de leche (pg. 10), modelo estandarizado como icono de producto lácteo.

Al margen de que el signo utilizado no es una mera reproducción de la transformación bidimensional de la marca registrada por la demandante, con la que guarda diferencias de forma (pg. 9 del informe elaborado por D. Ernesto , folios 519 y ss.), es evidente que cualquier tipo de botella tradicional de leche va a guardar unas proporciones comunes elevadas, lo que no significa que deba existir una sola forma estandarizada de botella tradicional de leche o que la demandada deba utilizar únicamente las formas de las botellas que en algún momento ha utilizado para comercializar su leche (documentos 5,6 y 7 de la contestación, folios 504 a 506).

En conclusión, lo que se pone en cuestión es la propia comparación en la que se sustenta la demanda y la que se efectúa en el informe aportado por la parte demandante con su demanda como documento nº 11 (folios 141 y ss) elaborado por GESCOM, y lo que se rechaza es que el resultado de esa transformación (no la marca envase) tenga carácter distintivo.

Pero es que además la apreciación debe ser global, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes, y lo cierto es que el gráfico que figura en el envase del producto "SIMBIOTIC DRIK" reproduce una silueta que se corresponde con una botella tradicional de leche, que tiene color azul y en la que se inserta una especie de espiral de colores rojo y amarillo sobre la que se superpone el gráfico característico de la denominación "Simbiotic Drink" del que se desprenden gotas de leche y aparece en la parte superior la denominación "Priégola" y en la inferior un dibujo con una jarra de leche, hojas verdes y una especie de cuenco azul. La demandante acaba aislando la silueta del resto de elementos. El conjunto de elementos que componen el signo que se emplea en el envase tipo "Tetra brik" presentan una notable diferenciación en relación a la marca envase, como por otra parte ya constató la O.E.P.M. Los elementos mencionados son incluso más relevantes que la silueta.

Obviamente esta apreciación global sobre la similitud de signos no está supeditada a dictámenes periciales que determinen la superficie que ocupa cada elemento sobre el envase, puesto que se trata de una valoración eminentemente jurídica. Naturalmente que los elementos son mensurables, pero los conceptos son jurídicos. Como señalan las Sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997, as. C-251/95, "Sabel", y de 22 de junio de 1999, as. C-342/97 , "Lloyd", a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, el órgano jurisdiccional nacional debe determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos y destaca la primera (23) que esa apreciación debe ser global, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta en particular sus elementos distintivos y dominantes y que debe atenderse a la figura del consumidor o usuario de los productos o servicios a que se destinen los signos enfrentados. Esta apreciación global ya se había reflejado con anterioridad en nuestros Tribunales. Así la STS, Sala Tercera, de 15 de marzo de 1976 , destacó que la semejanza "ha de surgir en cada caso concreto en visión de conjunto de las marcas en pugna, pero no siguiendo un criterio matemático de contar el número de letras o sílabas que sean iguales o diferentes para admitir o no la incompatibilidad",

Precisamente la dimensión del gráfico que se introduce en el envase del producto "Simbiotic Drink" no es irrelevante atendiendo a la percepción de los consumidores, porque su tamaño se asemeja más a la tradicional botella de leche, no a un pequeño envase blanco de plástico que a su vez evoca dicha botella. La impresión que se transmite por lo tanto es la de un producto lácteo bebible.

La Sentencia recurrida rechaza que se establezca el exigido vínculo entre la marca renombrada y el signo, y señala que lo que evoca dicho signo es una botella de cristal tradicional de leche (aunque no necesariamente las que utilizaba la demandada), conclusiones que resultan perfectamente lógicas y razonadas y con las que coincidimos de acuerdo con la fundamentación precedente. De otro modo se llegaría a crear un monopolio indefinido en el tiempo sobre la forma de la botella tradicional de leche.

En conclusión de lo expuesto la utilización del signo que se incluye en el envase del producto "Simbiotic Drink" no supone violación alguna del derecho derivado de la marca tridimensional de la que es titular la demandante, ni el registro de la demandada incurre en la prohibición del artículo 8 de la Ley de Marcas .

SÉPTIMO. El segundo de los motivos en que se sustenta el recurso se refiere a la infracción por parte de la Sentencia recurrida del artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal . La Sentencia considera que lo expuesto sobre la falta de semejanza de los signos enfrentados impide apreciar el ilícito concurrencial contemplado en dicho precepto. Sostiene el recurso que el tipo del artículo 12 LCD no exige la existencia de una semejanza de los signos enfrentados, sino únicamente el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial o comercial adquirida por otro en el mercado.

Realmente la afirmación que se efectúa en la Sentencia no pretende convertir la semejanza entre signos en un requisito del tipo de ilícito que nos ocupa, sino poner de manifiesto que no existe ninguna utilización del signo de la demandante. Los actos de explotación indebida de la reputación ajena comportan la utilización de los signos distintivos que no son propios con la finalidad, no de confundir, sino de equiparar el producto propio al ajeno para beneficiarse del renombre de éste.

Ya hemos destacado que la Ley de Marcas de 1988 dispensaba al titular de la marca renombrada una protección muy incompleta, fundamentalmente por no extender el ius prohibendi más allá de la regla de la especialidad. Esta laguna obligaba al titular de la marca a acudir a la protección dispensada por la Ley de Competencia Desleal y, en concreto, en cuanto al aprovechamiento del renombre, a su artículo 12 . En la doctrina se contemplaba como una situación provisional en tanto se producía la reforma del Derecho español de marcas. Dicha situación concluye con las modificaciones introducidas por la vigente Ley de Marcas de 2001 . El titular de la marca dispone de protección adecuada a través de la Ley de Marcas, de manera que no puede sustentar sobre los mismos hechos el ilícito concurrencial, ello atendiendo a la complementariedad relativa de las normas correspondientes a cada tipo de ilícito y no obstante la diversidad de fines de ambas Leyes.

Lo que en definitiva se desprende de la Sentencia recurrida es que, apreciando las circunstancias examinadas al contemplar la similitud entre los signos, no puede afirmarse que exista aprovechamiento alguno de la reputación adquirida en el mercado por la demandante, conclusión con la que debemos coincidir. Al margen del análisis de los signos enfrentados, el tamaño y forma de los envases, la estructura en la que se presentan al consumidor o el distinto volumen y forma de dispensar el producto descartan el pretendido aprovechamiento.

Visto lo expuesto el recurso debe ser desestimado, con imposición a la parte recurrente de las costas derivadas de esta alzada.

Fallo

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por DANONE, S.A. contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Cinco de Madrid en el proceso del que dimanan las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, confirmando dicha resolución con imposición a la parte recurrente de las costas causadas.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, con testimonio de la presente resolución, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.