Sentencia Civil Nº 388/2006, Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5, Rec 230/2006 de 22 de Junio de 2006

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00388/2006

SENTENCIA núm. 388/2006

ILMOS. Señores:

Presidente:

D. PEDRO ANTONIO PÉREZ GARCÍA

Magistrados:

D. JAVIER SEOANE PRADO

D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER

En ZARAGOZA, a veintidós de Junio de dos mil seis.

En nombre de S.M. el Rey,

VISTOS por esta Sección 5ª de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, en grado de apelación, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 351/2005, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 1 de ZARAGOZA (antes Primera Instancia nº Diecinueve), a los que ha correspondido el ROLLO DE APELACIÓN núm. 230/2006, en los que aparece como parte demandante-apelante PARXET S.A. representada por el Procurador D. LUIS-IGNACIO ORTEGA ALCUBIERRE, y asistida por el Letrado D. GONZALO DE ULLOA Y SUELVES, y como parte demandada-apelante GOYA VINOS Y VIÑEDOS S.L. representada por la Procuradora Dª MARIA PILAR BALDUQUE MARTIN y asistida por el Letrado D. MANUEL C. MACUA POLA, siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO ANTONIO PÉREZ GARCÍA.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada de fecha 30 de septiembre de 2005 , cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Parxet S.A. contra Goya Vinos y Viñedos S.L. debo declarar y declaro la nulidad del registro de la marca mixta 2.526.219 "MARQUES DE MAELLA", clase 33 del Nomenclátor para designar Vinos, ex artículo 6 1b en relación con el 52 1º, ambos de la LM , con efectos procedentes respecto al registro de la Oficina de Patentes y Marcas y publicación de la cancelación en el B.O. de la Propiedad Industrial, una vez firme esta resolución.

No ha lugar a la acción de cesación de uso invocada por la parte demandante, absolviendo de la misma a la parte demandada.

Todo ello sin hacer expresa condena en costas.".

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes por las representaciones procesales de ambas partes se interpusieron contra la misma recursos de apelación; y dándose traslado a las partes, se presentaron los correspondientes escritos de oposición; remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidos los Autos y cinta de video; y una vez personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado. Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 12 de junio de 2006.

CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

NO se aceptan LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO de la Sentencia apelada, y

PRIMERO.- La parte actora insta acción de nulidad de la marca número 2.526.219 "Marqués de Maella" por riesgo de confusión con la que posee, que registra a su favor el nombre de "Marqués de Alella", refiriéndose ambas en esencia a productos de una misma clase, como son vinos, aun cuando de diferente clase, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1.B) en relación al artículo 52, 1 de la Ley de Marcas , al decir el primero que: "No podrán registrarse como marcas los signos que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación", y el segundo que: "El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6,7,8,9 y 10", debiendo ya adelantarse como en un principio la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la solicitud de marca presentada por la demandada, al entender que incurría en la prohibición absoluta de registro, pero recurrida la resolución en alzada por la demandada, la petición fue al fin acogida. La posible confusión entre dos marcas, tema que en definitiva ahora se plantea, ha dado lugar a una abundante Jurisprudencia, siendo oportuno destacar, por recientes las Sentencias de 26 de enero de 2006 y 17 de mayo de 2005 , al razonar la primera que: "El estudio de la "semejanza" ha de hacerse atendiendo no sólo a la semejanza en sí entre elementos fonéticos y gráficos de los signos o vocablos que designan a las marcas de cuya comparación se trata, sino también en función de todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por aquella identidad de los productos, pues a efectos de constituir la causa de exclusión en el Registro de la marca posterior no puede juzgar con la misma fuerza la semejanza de dos marcas, si es que cada una de ellas viene referida a productos de distinta clase, naturaleza y aplicación, que en el caso de que ambas partes lo vengan a la misma clase de género ( Sentencias, entre otras, de 14 abril 1986, 20 julio 2000 y 26 junio 2003 )...". "...sobre si las marcas GRANRIBEÑO, núm. 1951.100, y VALRIBEÑO, núm. 1951.101, están incursas en la prohibición relativa por semejanza con riesgo de confundibilidad con la marca prioritaria RIBEREÑO, núm. 1.108.655...". Y la segunda Sentencia citada, la de 17 de mayo de 2005 , establece que: "...Su aspecto fundamental es evitar el riesgo de confusión, ya que es esencial en la marca su finalidad de distinguir productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial ( sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2003 )...".

SEGUNDO.- Es necesario destacar los límites objetivos y subjetivos de la posible confusión que puedan producir al consumidor dos marcas de cierta similitud. Respecto de la posible confusión entre las dos marcas, en si misma consideradas, ha de reseñarse en primer lugar que no es suficiente cualquier grado de semejanza gráfica o fonética, sino que ha de ser de entidad suficiente para inducir a error o confusión de los consumidores, provocando al público en general la opinión consistente y fundada sobre que los productos o servicios en comparación proceden de la misma empresa o también en su caso de empresas vinculadas económicamente. La segunda cuestión que ha de reseñarse se refiere a que el elemento dominante de una marca compleja es aquel que penetra con mayor fuerza y profundidad en la mente del consumidor medio y provoca, por lo mismo, la impresión general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del consumidor, dado que con carácter general cabe afirmar que el elemento dominante de una marca compleja es aquel que el público capta y retiene en la memoria con mayor facilidad. Pues bien, es indudable que cuando los elementos componentes de una marca compleja no tienen el mismo peso, deberá considerarse dominante el elemento que posea una mayor fuerza distintiva. Así, la fortaleza distintiva de un vocablo puede fundarse, por un lado, en la propia naturaleza del mismo; hay vocablos, en efecto, que tienen una fuerza distintiva innata porque per se son característicos y de fácil recuerdo. Por otro lado, la fortaleza distintiva de un vocablo puede basarse en la circunstancia de que el mismo es notoriamente conocido como un signo que denota la procedencia empresarial de los productos o los servicios, pues en esta hipótesis, el carácter distintivo de un vocablo será todavía más evidente porque su notoriedad implica que el público conectará inmediatamente tal vocablo con otra marca de la cual forma parte el mismo. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión del conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta en particular sus elementos distintivos y dominantes, debiendo estarse de modo preferente, ante la conflictiva presencia de alguno o algunos de dichos elementos utilizados por las marcas enfrentadas para identificar un mismo producto, a aquel que esté dotado de una especial cualidad individualizadora, ya que entonces, es este particular elemento el que por su singularidad caracterizante del producto común, el que ha de ser preferentemente contemplado, pero sin tampoco olvidar en fin que el consumidor muchas veces percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como asimismo destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 .

TERCERO.- Respecto de la segunda cuestión que se expresaba, el posible contenido subjetivo de los términos en comparación, la posible confusión entre dos marcas ha de tomar siempre como referencia al consumidor al que los productos o servicios estén en abstracto destinados, no siendo admisible que los términos de la comparación se realicen con igual rigor en aquellos casos en que el producto de ordinario sea adquirido por una sector muy específico de la población y aquellos otros en que pueda estar al consumo de una mayoría de personas. La Jurisprudencia también ha sostenido que ha de atenderse, por lo general, salvo supuestos muy concretos, al consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, no desde luego a expertos o especializados, considerándose en todo caso un consumidor normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, tomando en su individualización posibles referencias, como por ejemplo "En función de la categoría de productos contemplada" --Así, Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 2005 --, o "En función de la categoría de productos contemplada" -- STS de 10 de mayo de 2004 --, o, incluso incluyendo otras cualidades más precisas, a aquel que "Es capaz de traducir al idioma español palabras sencillas extranjeras" -- STS de 26 de febrero de 2004 --, o en general "Al consumidor al que van destinados esos productos o servicios" - STS de 28 de enero de 2004 -. Y la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2005 razona que: "El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida".

CUARTO.- Y ya para terminar de perfilar la cuestión, tampoco ha de olvidarse que las Directivas de la Unión Europea marcan un cierto rigor al considerar la posible confusión entre dos marcas, y así la propuesta de Directiva de 1980 establecía como presupuesto del "ius prohibendi" conferido al titular de la marca la existencia de "Un riesgo serio de confusión" entre la marca y el signo presuntamente infractor, en cuyas apreciaciones influyeron conceptos en principio ajenos a esta particular rama del Derecho, como los de no poner obstáculos innecesarios a libre circulación de mercancías, y en la posterior Directiva 89/104 se añadió a aquella frase "Riesgo de confusión" un significativo inciso: "Un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación", que ya había sido referido en la Sentencia de 20 de mayo de 1983 del Tribunal de Benelux al decir que existe tal peligro "...Cuando presentan en el plano auditivo, visual o conceptual una semejanza de tal naturaleza que es apta para evocar una asociación entre el signo y la marca". Así, en el artículo 13.A. 1 de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux se añade aquel concepto al expresar "Siempre que exista en la mente del público un riesgo de asociación entre el signo y la marca".

QUINTO.- Descendiendo a las peculiaridades del caso concreto, trasladando los anteriores razonamientos al supuesto que se enjuicia, a los que se contienen en la Sentencia del Juzgado, y los posteriormente referidos en los recursos que se han interpuesto contra la misma, resulta claro que los términos de comparación han de ser las palabras "Maella" y "Alella", que son las específicas que individualizan las marcas enfrentadas, pues el genérico "Marqués" no presenta aquella característica cualificadora, y de hecho viene siendo utilizado para designar muy distintas clases de vinos, también de variada procedencia, sin que su empleo determine controversia de clase alguna. No obstante que en un principio podría sostenerse existe una posible semejanza gráfica y fonética, a poco que se preste atención su contenido escrito o sonoro aparece distinto --la Jurisprudencia ha aceptado como marcas otros signos de parecido más claro con otras ya registradas, que el recurrente pone de relieve--, pero ya si se examinan las restantes circunstancias concurrentes en el caso -todas ellas de obligada consideración- la semejanza y el consiguiente riesgo de confusión han de resultar inexistentes. Se trata de dos vinos distintos, el uno blanco y el otro tinto, las botellas son de igual modo distintas --La STS de 17 de mayo de 2005 expresa que: "La marca, en efecto, comprende la forma tridimensional que incluye el envase"--, las etiquetas --La STS de 10 de mayo de 1990 se refiere a "La similitud del tipo de envase, a la forma de las etiquetas, al sensible predominio en ambos de un mismo color dominante, a su colocación en la botella, a la destacada presencia en cada una de las mismas de un paisaje rústico"--, en las que la marca se grafía también son claramente diferentes, su procedencia no tiene ninguna relación entre sí, sus nombres tienen su origen específico en diferentes lugares de España --cuya posible semejanza no sobrepasa, ciertamente, los nombres propios por ejemplo de otras provincias o ciudades--, y también en definitiva el proceso de su elaboración y denominaciones de origen son asimismo muy distintos, y por todo ello el consumidor medio de esta clase de productos, por lo general conocedor en cierta medida de sus variedades, bien al ofrecérsele en un restaurante, bien al coger su botella en la estantería de un supermercado para su compra directa --los principales medios de acceso--, no ha de tener duda sobre que se trata de vinos diversos, sin posibilidad alguna de confusión o asociación, efectuando la elección entre uno y otro con entera libertad conforme a sus personales deseos, sin que en el conjunto de todas esas circunstancias, el hecho muy concreto de la posible similitud o distinción de las vías de comercialización --en su sentido propio del medio por el que en concreto el producto llega al consumidor, distinto pues al momento en que este efectúa su particular decisión--, tampoco debidamente justificado, pueda tener consecuencias en todo lo que se lleva dicho.

SEXTO.- El artículo 8º, 2 de la Ley regula el supuesto de marcas o nombres comerciales notorios , señalando como tales aquellos que por determinadas --su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa análoga--, "Sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial", con el efecto, cuando concurran estos requisitos, de conseguir una más eficaz protección cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados, aun cuando se traten de productos o servicios de naturaleza más diferente, y en el párrafo 3 se añade que "Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades", cuya especial protección dependerá pues del mayor o menor conocimiento que de la marca se tenga en España -- Sentencia de 21 de julio de 2000 --, y cuyos efectos reclama la parte actora, que no ha de reconocerse en el caso dada la evidente contradicción existente entre las pruebas que han sido aportadas al juicio, concediendo mayor relevancia al informe pericial practicado en el mismo en que se niega aquella característica, por lo que debe estarse al razonamiento incluido en el párrafo precedente.

SÉPTIMO.- Por lo expuesto, negando que exista tal posibilidad de confusión entre las dos marcas referidas, se ha de estimar el recurso interpuesto por la parte demandada, desestimando en su consecuencia el de la parte actora, referido este por un lado a su pretensión de cesación y abstención de uso del signo que había sido anulado, por otro lado a la condena en costas que la Sentencia no dispuso por acogerse parcialmente la demanda, y, por todo ello, las costas de la primera instancia serán de imponer a la parte actora y también las de su recurso, ambas pretensiones desestimadas, sin costas en el recurso entablado por la parte demandada, que es aceptado, conforme a lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento. VISTOS los artículos citados y demás de procedente y general aplicación.

Fallo

QUE, estimando el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Balduque Martín, y desestimando el del Procurador Sr. Ortega Alcubierre, cada uno en su respectiva representación, contra la Sentencia dictada el pasado día treinta de septiembre de dos mil cinco por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de ZARAGOZA , cuya parte dispositiva ya ha sido transcrita, la revocamos, y así desestimamos la demanda entablada por la entidad mercantil "PARXET, S.A." contra la también mercantil "GOYA, VINOS Y VIÑEDOS, S. L.", de cuyas pretensiones le absolvemos, imponiendo a la actora las costas de la primera instancia y las costas de su recurso, sin costas en el recurso interpuesto por la demandada.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.