Sentencia Civil Nº 583/2007, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 123/2007 de 19 de Diciembre de 2007

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 123/2007 - 1ª

JUICIO ORDINARIO 375/2004

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 50 DE BARCELONA

S E N T E N C I A num.583/07

Ilmos. Sres. Magistrados

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUIS FORGAS FOLCH

D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO

En la ciudad de Barcelona, a diecinueve de diciembre de dos mil siete.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección 15ª de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de juicio ordinario num. 375/2004 seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Barcelona a instancia de D. Antonio, representado por el Procurador D. Julio Ernesto Boada Hernández y defendido por el Letrado D. Mauricio J. Martínez González, contra COMERCIAL CBM 95 S.L, representada por el Procurador D. Federico Barba Sopeña y defendida por la Letrada Dña. Anna Autó Casassas.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente:

"Desestimo íntegramente la demanda formulada por la representación procesal de D. Antonio contra COMERCIAL CBM 95 S.L, absolviendo a la sociedad demandada de todos los pronunciamientos de condena contenidos en el suplico actor. Desestimo igualmente en su integridad la demanda reconvencional de nulidad interpuesta por la representación de COMERCIAL CBM 95 S.L contra D. Antonio, absolviendo al reconvenido de todas las declaraciones de nulidad pretendidas contra el mismo. Todo ello con imposición de las costas procesales al demandante Sr. Antonio, excepto de las causadas por dicha reconvención, que impongo a la demandante reconvencional COMERCIAL CBM 95 S.L"

SEGUNDO.- Contra la sentencia mencionada se interpuso recurso de apelación por la representación de D. Antonio y de COMERCIAL CBM 95 S.L, mediante escrito del que se dio traslado a la otra parte, que se opuso, tras lo cual, admitido que fue, se elevaron los autos a esta Sala, previo emplazamiento de las partes. Comparecidas las mismas, se siguieron los trámites legales. La votación y fallo del recurso se señaló para el día 12 de diciembre de 2007.

TERCERO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos procesales, que no han podido ser atendidos todos.

Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. BLAS ALBERTO GONZALEZ NAVARRO.

Fundamentos

PRIMERO.- La pretensión de la parte apelante, D. Antonio (en el mercado TI-CERR INOX), en el proceso de que trae causa el recurso, se orientaba a la obtención de una sentencia que, asumiendo que la fabricación y la comercialización por parte de la empresa demandada COMERCIAL CBM 95 S.L de un mecanismo de cierre para puertas de vidrio laminar, un mecanismo de anclaje para tiradores de puertas y ventanas, y un anclaje perfeccionado para tiradores de puerta, suponen una violación de sus modelos de utilidad respectivos nº 1050564, 1050565 y 1049902, concedidos por la OEPM con fecha 16 de agosto y 1 de julio de 2002, condenara a la demandada a cesar en la fabricación, distribución, comercialización y publicitación de dichos productos, al embargo de los ya comercializados y el material destinado a su producción, a la publicación de la sentencia en el magazín especializado Vidrio Plano, y a resarcirle por los daños y perjuicios sufridos.

La demandada, sin embargo, se opuso a esta pretensión, rechazando la violación de los modelos de utilidad de la demandante al tratarse de productos diferentes no amparados por aquéllos, y reconviniendo contra la actora, al entender que los modelos citados son nulos por falta de novedad y de actividad inventiva, lo que la demandante negó a su vez. La sentencia de primera instancia, sin embargo, ha desestimado ambas pretensiones: la del Sr. Antonio (TI-CERR INOX), al considerar que no existe prueba bastante de que los productos que la empresa competidora en este sector del vidrio plano, la demandada, comercializa, estén realmente amparados por los modelos del actor; y la de la demandada, por entender que la promoción comercial efectuada por la misma actora antes de la fecha de solicitud de lo modelos en cuestión no los anticipó.

Apelan la sentencia ambas partes. La demandante insiste en que COMERCIAL CBM 95 S.L ha infringido sus modelos de utilidad, al tratarse de productos idénticos a los que ella comercializa, reprochando al Juzgado a quo haber rechazado la prueba pericial que al respecto ha venido proponiendo, mientras que, por el contrario, ha aceptado la prueba pericial que, para sostener que los productos eran diferentes, ha presentado la parte demandada. Por su parte, la demandada recurre la sentencia en lo que hace a la desestimación de su reconvención de nulidad, afirmando que las pruebas disponibles permiten justificar su pretensión de nulidad de los modelos cuestionados, que ya estaban anticipados por la misma demandante, careciendo por tanto de novedad.

SEGUNDO.- Abordamos primeramente la pretendida nulidad de los modelos en que la demandante sustenta sus acciones de cesación, remoción y resarcimiento, pues sólo si los mismos se consideraran válidos sería necesario entrar en su posible infracción por la demandada, y con ello, en el tema de las posibilidades probatorias de las que disponía la parte actora.

La sentencia recurrida, aunque se pronuncia de una forma un tanto confusa, ha rechazado que los modelos de utilidad nº 1050564, 1050565 y 1049902, concedidos por la OEPM con fecha 16 de agosto y 1 de julio de 2002, sean nulos por estas razones: porque la explotación y promoción comercial que TI-CERR INOX, el actor, efectuó de los productos que estos registros amparan con anterioridad a su solicitud no los anticipa, pues las características técnicas de dichos mecanismos no pueden ser apreciados en los documentos que acreditan la anticipación; porque, tal y como señaló el demandante y sigue exponiendo en esta alzada, es incompatible reconvenir la nulidad de los modelos de utilidad y al tiempo mantener que no existe infracción al ser productos distintos; y porque CBM no formuló en su día oposición al registro del actor.

Discrepamos, sin embargo, de la conclusión alcanzada por el Juzgador de la primera instancia. No se advierte la razón por la que, esgrimido un modelo de utilidad contra una empresa por posible infracción del mismo, la aludida no puede defenderse argumentando que la infracción no existe y que, además, el modelo es nulo, ya sea por vía de excepción, ya sea por vía reconvencional, como es el caso. Son argumentos perfectamente diferenciados, que han de ser objeto, por supuesto, de su propia prueba y pronunciamiento judicial, pero en modo alguno incompatibles, sin que pueda atenderse el argumento del actor en esta segunda alzada de que la acusada de infracción carece de interés en la nulidad del modelo si niega esa infracción, pues ha sido atacada judicialmente esgrimiéndose un modelo que en realidad carece de validez al no ser novedoso.

De la misma forma, la ausencia de oposición en su día al registro del actor no puede convertirse ahora en un argumento para negar legitimación a quien pide judicialmente su nulidad, pues el artículo 149.1 LP sólo concede una facultad de oposición administrativa, que no obsta para acudir a la nulidad según el artículo 153 de la misma Ley , no existiendo entre ambas posibilidades una relación de dependencia.

TERCERO.- El argumento central, no obstante, es que no existe anticipación del modelo registrado. Pero esto no es lo que las pruebas enseñan. Por lo pronto, no fue la demanda la que explicó la fecha de solicitud de los modelos protegidos, que presentaba en blanco ese dato, sino la contestación a la demanda, que acreditó que lo fueron con fecha 8 de agosto de 2001.

El primer modelo, nº 1049902 de julio de 2002, llamado "sistema de aguja", se refiere en su reivindicación 1ª, a "un anclaje perfeccionado para tiradores de puerta, caracterizado esencialmente por estar configurado por un tirador o asidero propiamente dicho, de configuración preferentemente, aunque no de forma exclusiva, longitudinal, el cual está insertado en un soporte, uno de cuyos extremos actúa a modo de abrazadera través de la cual se inserta el tirador, quedando ambas piezas fijadas por la acción de un pasador." La reivindicación 2ª se basa en la anterior, caracterizada "porque tanto el tirador como el soporte se duplican en el reverso de la puerta, de modo que el soporte referenciado se prolonga hasta la propia puerta y es directamente solidario con el soporte opuesto mediante la acción de un sistema de tornillos machihembrado extensible que posibilita la fijación de ambos soportes." Existe finalmente una tercera reivindicación que tan sólo se refiere a la fijación del tornillo en un casquillo de doble rosca para adaptarse al grosor de la puerta. Pues bien, en el ejemplar de "Vidrio Plano" de julio de 2000, así como en el ejemplar de la revista "Vitrea" de abril de 2001, TI-CERR publicitó un tirador TD-30 que reúne las características técnicas del modelo descrito en sus dos primeras reivindicaciones. El perito de la demandada, cuyo dictamen fue objeto de contradicción en el acto del juicio, informa con claridad de que el tirador y el soporte que el modelo describen están presentes en el que se promocionaba, así como la duplicidad de ambos en el reverso y la prolongación hasta la puerta, sin que deba atribuirse al casquillo de doble tuerca de la tercera reivindicación suficiente altura inventiva, ni siquiera como modelo de utilidad, si se prescinde de los elementos de las reivindicaciones anteriores, que como vemos ya se habían hecho accesibles al público.

El modelo de utilidad nº 1050564 de agosto de 2002, llamado "plintos", es, según la 1ª reivindicación, "un mecanismo de cierre para puertas de vidrio laminar, caracterizado esencialmente por estar configurado por un doble herraje o plinto para pivotar la hoja de vidrio templado, de forma que un plinto se sitúa en la parte inferior de la hoja y el segundo plinto en la parte superior de la misma, estando cada herraje conformado por una chapa exterior solidaria a un tubo intermedio que aloja una serie de manguitos y una cerradura de seguridad a la que posteriormente se atornilla la chapa interior con una serie de tornillos, dejando un hueco intermedio en el cual se ubica la hoja de vidrio templado laminar, quedando cada extremos del herraje cerrado por la acción de una pieza de bloqueo." La 2ª reivindicación parte de la primera, pero el plinto superior "incorpora un punto de giro desmontable que incorpora un tetón suelto o cuerpo interior de configuración cilíndrica y templado, el cual queda libre en su alojamiento, careciendo de ningún tope o punto de freno." De la misma forma, la revista "Vidrio Plano" ya publicitó por cuenta de TI-CERR en marzo y abril de 2001 estas mismas puertas, dotadas de los dos plintos inferior y superior y el punto de giro que reivindica el modelo registrado, tal y como, de nuevo, confirma el perito mencionado. Además, existe un folleto de la actora que igualmente recoge este modelo, anterior en todo caso al 8 de agosto de 2001, pues los números de teléfono y de fax seguían la numeración anterior a abril de 1998, cuando se impuso para Barcelona enmarcado del prefijo 93.

Finalmente, el modelo nº 1050565 de agosto de 2002, llamado "tirador regulable", se refiere a "un mecanismo de anclaje para tiradores de puertas y ventanas, caracterizado esencialmente por estar configurado por un tirador o asidero, de configuración preferentemente, aunque no de forma exclusiva, longitudinal, el cual es solidario con una pieza de apoyo dispuesta en sentido horizontal y en ángulo recto respecto del propio asidero, incorporando esta pieza de apoyo en su interior el mecanismo de sujeción o anclaje, el cual está configurado por una espina de apriete, un vástago de anclaje y una espina de sujeción al vástago, de forma que se adaptan, en su disposición, al grosor de la puerta." En la 2ª reivindicación este modelo parte de la 1ª , aunque en este caso "el asidero o tirador presenta un desplazamiento de más/menos 3 mm para adaptarse a la configuración de la pieza de apoyo horizontal, la cual presenta en su extremo una hendidura semicircular que posibilita el acoplamiento del tirador." De nuevo la revista "Vidrio Plano" de marzo-abril de 2001, meses antes de la solicitud, y el folleto de la misma empresa demandante, muestran cómo ese mismo mecanismo era comercializado y anunciado con anterioridad al registro, lo que sigue confirmando el perito.

Ante estas evidencias, la parte actora no ha presentado prueba alguna que permita llegar conclusiones alternativas. La insistencia en su prueba pericial siempre ha venido referida a la que se destinaba a acreditar la infracción, nunca la falta de novedad y actividad inventiva, por lo que su oposición ha quedado en una genérica discrepancia con lo que el perito ha explicado. Además, prescinde de que el mismo Sr. Antonio y su propio testigo, Sr. Luis Manuel, reconocieron abiertamente en el acto del juicio que las mejoras introducidas en los tiradores registrados ya habían sido presentados por ambos a la OEPM en 1998, pues los dos colaboraban en el desarrollo de la invención, pero caducaron en el año 2000 por falta de tasas, lo que motivó que al año siguiente el Sr. Antonio los presentara ya a su nombre. Esto confirma claramente que, en efecto, en el momento de su solicitud los modelos aquí cuestionados ya habían sido publicados.

Los modelos del actor, en consecuencia, carecen de novedad y de actividad inventiva, según ha podido acreditarse en las actuaciones, lo que, conforme al artículo 143 de la LP , en relación con el artículo 153.1 .a) de la misma, supone su nulidad. El artículo 6 de la LP , correspondiente con el artículo 54 CPE , concreta el requisito sustancial de la novedad: "1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica." Y según el artículo 145 , el estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad de las invenciones protegibles como modelo de utilidad "está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio." La novedad es una noción legal valorable en función del contenido de las reivindicaciones, de modo que no es nuevo aquello que, con anterioridad a la solicitud de la patente, se ha hecho accesible al público.

Accesible, no como abierto a la posibilidad de acceso, en un sentido estático propio de las patentes, para las que la ley sí que emplea el término accesibilidad, sino en referencia a la exigencia de divulgación propia de los modelos de utilidad, que presenta un carácter más dinámico y precisa de un plus de actividad sobre la mera accesibilidad, según el citado artículo 145.1 LP (STS

Por otra parte, aunque los medios por los que este público conoce la anterioridad son irrelevantes, sí que es necesario que permitan un conocimiento suficiente y efectivo de la invención, de tal manera que un experto en la materia pueda ejecutarla, lo que el artículo 25.1 de la LP liga a la suficiencia de la descripción. Cuando confluyen estas tres circunstancias, esto es, los medios indicados han hecho accesible la invención a las personas antes mencionadas, éstas han podido conocerla de modo suficiente como para poder ejecutarla, y todo ello ha ocurrido con anterioridad a la solicitud, cabe afirmar que la invención había pasado al estado de la técnica, por lo que, conforme a los artículos 6.1 y 145.1 de la LP, carecía del requisito de la novedad.

Todo ello, como vimos, concurre en nuestro caso. Procede por tanto estimar la reconvención formulada por CBM, lo que excusa de entrar en el recurso de la parte demandante.

CUARTO.- De acuerdo con los artículos 398, 397 y 394 de la LEC, la parte actora pagará las costas de la primera instancia, al desestimarse su demanda y estimarse la reconvención en su contra, así como las costas de la alzada derivadas de la desestimación de su recurso de apelación. No se hace condena por las costas de la alzada derivadas de la estimación del recurso de la demandada reconviniente.

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de COMERCIAL CBM 95 S.L contra la sentencia dictada con fecha 19 de junio de 2006 por el Juzgado de 1ª Instancia nº 50 de Barcelona , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente resolución, y desestimando el recurso de apelación que contra dicha resolución ha interpuesto la representación de D. Antonio, REVOCAMOS dicha resolución y en su lugar DECLARAMOS la nulidad de los modelos de utilidad nº 1050564, 1050565 y 1049902, concedidos al actor por la OEPM con fecha 16 de agosto y 1 de julio de 2002, por falta de novedad y actividad inventiva, debiendo cancelarse sus respectivas inscripciones, manteniendo la desestimación de la demanda interpuesta por el titular referido contra la demandada. La parte actora y reconvenida pagará las costas de la primera instancia, al desestimarse su demanda y estimarse la reconvención en su contra, así como las costas de la alzada derivadas de la desestimación de su recurso de apelación. No se hace condena por las costas de la alzada derivadas de la estimación del recurso de la demandada reconviniente.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.