Sentencia CIVIL Nº 782/2021, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 147/2019 de 15 de Noviembre de 2021

Encabezamiento

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 782/2021

Fecha de sentencia: 15/11/2021

Tipo de procedimiento: CASACIÓN

Número del procedimiento: 147/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 04/11/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN núm.: 147/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Angeles Bartolomé Pardo

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 782/2021

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 15 de noviembre de 2021.

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona. Es parte recurrente la entidad Dolphin France S.A.S., representada por el procurador Antonio Sorribes Calle y bajo la dirección letrada de Jordi Güell Serra. Es parte recurrida la entidad Pexamamia S.L., representada por el procurador Alberto Hidaldo Martínez y bajo la dirección letrada de M.ª Eugenia Mateu Prades.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

Antecedentes

PRIMERO.Tramitación en primera instancia

1.El procurador Ivo Ranera Cahís, en nombre y representación de la entidad Migros-Genossenschafts-Bund, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona, contra la entidad Pexamamia S.L., para que se dictase sentencia por la que:

'Declare la caducidad del registro de la marca española nº 1551545 'PROBIKE', que distingue 'bicicletas' en clase 12 y la caducidad parcial de la marca española nº 2947544 'PROBIKE' mixta en relación con 'vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima' en clase 12, por no haber sido objeto de un uso efectivo y real en España, por su titular o por tercero autorizado, para los citados productos para los que fueron registradas en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión o, en su caso, por haberse suspendido tal uso durante un plazo ininterrumpido de cinco años; y se disponga que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a la cancelación del indicado registro, condenándose al aquí demandado a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas causadas en este procedimiento'.

2.La procuradora Beatriz de Miquel Balmes, en representación de la entidad Pexamamia S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

'por la que se desestime la demanda en su integridad, absolviendo de todos sus pedimentos al demandado, con expresa imposición de costas a la actora'.

La representación procesal de la entidad demandada formuló reconvención contra la entidad demandante y la entidad Dolphin France SAS y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

'en la que, además de la desestimación de la demanda principal formulada, se estime íntegramente la presente reconvención, y

'Declare:

'- Declare que mi mandante, Pexamamia S.L., conforme a la titularidad registral de las marcas Probike Españolas, relacionadas en el cuerpo de la presente demanda, ostentan un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente que le legitime para oponerse a la fabricación, importación, oferta, publicidad y comercialización de los productos y/o servicios que sean idénticos/similares a los distinguidos con sus marcas para bicicletas y el ciclismo cuando se genere riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación).

'- Declare que las demandadas, Migros y Dolphin France SAS, solidariamente, al importar, comprar ofertar, prestar, publicitar y comercializar bicicletas, sus accesorios, servicios de reparación y mantenimiento de bicicletas y organizar actividades relacionadas con el ciclismo utilizando la marca PROBIKESHOP a través de los sitios web www.probikeshop.es y www,probikeshop.com y su cuenta Probikeshop en Twitter, Facebook e Instagram, todo ellos accesibles desde y en España, han infringido el derecho exclusivo que ostenta la demandante sobre sus registros marcarios durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

'-Declare que con tal comportamiento ilícito, las demandadas Migros y Dolphin France SAS solidariamente han causado daños y perjuicios a PEXAMAMIA SL, que deberán ser indemnizados en la cuantía que se determine durante el procedimiento sobre la base de los parámetros establecidos en el cuerpo de la presente demanda.

'Y condene solidariamente a Migros y Dolphin France SAS:

' .- A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

'.- A cesar inmediatamente y a abstenerse en un futuro de toda actividad que viole o perturbe los derechos de marca PROBIKE de la actora, debiendo en concreto cesar y abstenerse en la importación, compra publicidad, oferta y comercialización [a través de cualquier medio o plataforma, página web, red social, aplicación [APP) o establecimiento físico) de productos idénticos o similares a las bicicletas y sus accesorios y resto de productos y servicios protegidos y distinguidos con las marcas PROBIKE para el ciclismo.

'A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados por la infracción de los derechos de las marcas PROBIKE españolas en la cuantía que se determine durante el presente procedimiento, en base a los parámetros expuestos en el presente escrito, tal y como se indica en el Fundamento de Derecho Noveno del cuerpo de esta demanda reconvencional, y, en particular, en base a los parámetros establecidos en el artículo 43.2 a) de la Ley de Marcas en aplicación del criterio del beneficio obtenido por el infractor en España como consecuencia de la violación de las marcas PROBIKE y con carácter subsidiario, en la cantidad resultante de aplicar el 1% de la cifra de negocios realizada por las demandadas en España durante los ejercicios correspondientes (2012, 2013, 2014, 2015) conforme al artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

'.- A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, catálogos, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los derechos de marca de la actora de conformidad al artículo 41.1 c) LM.

'.- De conformidad con el artículo 41.1 c) LM a prohibir el acceso desde España al sitio web www. Probikeshop.com, así como eliminar cualquier tipo de publicidad que utilizando PROBIKESHOP se realice en redes sociales accesibles desde España tales que Twitter, Facebook e Instagram.

'.- De conformidad con el artículo 41.1 c) LM a dejar vacía de contenido el sitio web www.probikeshop.es, prohibir su acceso a los consumidores Españoles y presentar la renuncia al nombre de dominio www.probikeshop.es ante la entidad pública empresarial RED.ES, a través de su entidad registradora, encargada de la administración de los nombres de dominio .ES.

'.- En base al artículo 4.1.1 a) y c) LM se condene a los demandados a que se abstengan de utilizar como palabra clave o metatag la marca española PROBIKE en el buscador Google o cualquier otro buscador de Internet, y se abstengan de utilizar en cualquier tipo de plataforma/dispositivo de Internet, redes sociales, Apps y nombres de dominio, que vayan a tener efectos en España o puedan ser consultados desde España, la marca Española PROBIKE y que por tanto, retiren todos los contenidos de Internet de cualquier tipo que lleven/incluyan/referencien a la marca PROBIKE y sean consultables desde España.

'.- En base al artículo 41.1 a) y c) LM se condene a los demandados a que se abstengan de poner publicidad en los sitios web, plataformas de cualquier tipo, Apps, redes sociales, buscadores, foros, blogs y en general en cualquier lugar de Internet en el que sea citada, referenciada, mencionada o publicada la empresa PEXAMAMIA SL, sus miembros y/o las marcas Españolas PROBIKE.

'.- A la publicación de la sentencia a su costa en el periódico La Vanguardia.

'Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada'.

3.El procurador Ivo Ranera Cahís, en nombre y representación de la entidad Migros-Genossenschafts-Bund, contestó a la demanda reconvencional y suplicó al Juzgado que dictase sentencia por la que:

'se desestime dicha demanda reconvencional por falta de legitimación pasiva de la entidad Migros-Genossenschafts-Bund, absolviendo de la misma a dicha entidad, con imposición a la actora reconvencional de las costas causadas'.

4.La procuradora Araceli García Gómez, en nombre y representación de la entidad Dolphin France SAS, contestó a la demanda reconvencional formulada por Pexamamia S.L. y suplicó al Juzgado que dictase sentencia por la que:

'se desestime dicha demanda reconvencional al no existir infracción de la marca anterior 'PROBIKE' al no cumplirse los requisitos de los artículos 40 y siguientes en relación con el 34.2 de la Ley de Marcas, absolviendo de la misma a dicha entidad, con imposición a la actora reconvencional de las costas causadas'.

La anterior representación procesal formuló demanda reconvencional contra la sociedad Pexamamia S.L., y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

'Que, estimando mi demanda reconvencional:

' Declare

' (i) La nulidad de las marcas españolas nº 1551545 'PROBIKE' (clase 12), nº 2170261 'PROBIKE' mixta (clase 37), nº 2549167 'PROBIKE' (clase 35) y nº 2947544 'PROBIKE' (clases 12 y 41) titularidad de PEXAMAMIA por incurrir en las prohibiciones del art. 5.1 c) y d).

'(ii) La caducidad de los registros de las marcas españolas nº 1551545 'PROBIKE' (clase 12), nº 2170261 'PROBIKE' mixta (clase 37), nº 2549167 'PROBIKE' (clases 12 y 41), por no haber sido objeto de un uso efectivo y real en España, por su titular o por tercero autorizado, para dichos servicios, en el plazo ininterrumpido de cinco años que preceden la presente demanda; y

'Se ordene a la Oficina Española de Patentes y Marcas que proceda a la cancelación de los indicados registros de marca y a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y se condene a Pexamamia a pagar las costas del procedimiento'.

5.La procuradora Beatriz de Miquel Balmes, en representación de la entidad Pexamamia S.L., contestó a la anterior reconvención y pidió al Juzgado:

'Resuelva desestimando de plano todos los pedimentos de la reconventio reconventionis, confirmando la distintividad, vigencia y notoriedad de las marcas españolas Probike e imponiendo las costas del procedimiento a Dolphin France SAS'.

6.El Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona dictó sentencia con fecha 13 de enero de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

'Fallo: Desestimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Ivo Ranera Cahís, en nombre y representación de Migros-Genossenshafts- Bund, contra la entidad Pexamamia S.L., con expresa imposición de costas a la parte actora.

'Desestimo la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Dª. Araceli García, en nombre y representación de Dolphin France, S.A.S., contra la entidad Pexamamia S.L., con expresa imposición de las costas a la parte actora.

'Estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribuales Dª. Beatriz de Miquel, en nombre y representación de Pexamamia S.L. con los siguientes pronunciamientos:

'1. Estimo la excepción de legitimación pasiva invocada por Migros-Genossenschafts-Bund absolviéndola de cualquier pronunciamiento en su contra.

'2. Declaro que Pexamamia SL, conforme a la titularidad registral de las marcas PROBIKE Españolas, ostenta un derecho exclusivo para su utilización en el tráfico económico y un derecho excluyente que le legitima para oponerse a la fabricación, importación, oferta, publicidad y comercialización de los productos y/o servicios que sean idénticos/similares a los distinguidos con sus marcas para bicicletas y el ciclismo cuando se genere riesgo de confusión (incluido el riesgo de asociación).

'3. Declaro que Dolphin France, SAS, al importar, comprar, ofertar, prestar, publicitar y comercializar bicicletas, sus accesorios, servicios de reparación y mantenimiento de bicicletas y organizar actividades relacionadas con el ciclismo utilizando la marca PROBIKESHOP a través de los sitios web www.probikeshop.es y www.probikeshop.com y su cuenta Probikeshop en Twitter, Facebook e Instagram, todos ellos accesibles desde y en España, ha infringido el derecho exclusivo que ostenta la demandante sobre sus registros marcarios durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015.

'4. Declaro que con tal comportamiento ilícito ha causado daños y perjuicios a Pexamamia SL.

'5. Condeno a Dophin France SAS:

'a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

'b. A cesar inmediatamente y a abstenerse en un futuro de toda actividad que viole o perturbe los derechos de la marca PROBIKE de la actora, debiendo en concreto cesar y abstenerse en la importación, compra, publicidad, oferta y comercialización (a través de cualquier medio o plataforma, página web, red social, aplicación (APP) o establecimiento físico) de productos idénticos o similares a las bicicletas y sus accesorios y resto de productos y servicios protegidos y distinguidos con las marcas PROBIKE para el ciclismo.

'c. A indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados por la infracción de los derechos de las marcas PROBIKE españolas en la cuantía de 249.936,86 euros conforme al artículo 43.5 de la Ley de Marcas. Al haberse solicitado la indemnización de daños y perjuicios hasta el cese de la infracción, en ejecución de sentencia deberá calcularse el importe correspondiente al 1% de la cifra de negocios entre el 13 de diciembre de 2016 hasta el efectivo cese de la infracción.

'd. A indemnizar a la actora por los gastos de investigación que ascienden a 3587,23 euros.

'e. A retirar del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, catálogos, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación de los derechos de marca de la actora.

'f. A prohibir el acceso desde España al sitio www.probikeshop.com, así como eliminar cualquier tipo de publicidad que utilizando PROBIKESHOP se realice en redes sociales accesibles desde España tales que Twitter, Facebook e Instagram.

'g. A dejar vacía de contenido el sitio web www.probikeshop.es, prohibir su acceso a los consumidores españoles y presentar la renuncia al nombre de dominio www.probikeshop.es ante la entidad pública empresarial RED.ES, a través de su entidad registradora, encargada de la administración de los nombres de dominio .ES.

'h. A abstenerse de utilizar como palabra clave o metatag de la marca española PROBIKE en el buscador Google o cualquier otro buscador de Internet, y se abstenga de utilizar en cualquier tipo de plataforma/dispositivo de Internet, redes sociales, Apps y nombres de dominio, que vayan a tener efectos en España o puedan ser consultados desde España, la marca española PROBIKE y que por tanto, retiren todos los contenidos de Internet de cualquier tipo que lleven/incluyan/referencien a la marca PROBIKE y sean consultables desde España.

'i. A la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia a su costa en el periódico LA VANGUARDIA.

'j. Todo ello sin expresa condena en costas'.

SEGUNDO.Tramitación en segunda instancia

1.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Dolphin France SAS.

2.La resolución de este recurso correspondió a la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona mediante sentencia de 6 de noviembre de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

'Fallamos: Estimar en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Dolphin France, SAS, contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 13 de enero de 2017, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se revoca parcialmente, en el sentido de

'(i) limitar el pronunciamiento condenatorio h), que queda como sigue:

'h) A abstenerse de utilizar como palabra clave o metatag de la marca española PROBIKE en el buscador Google o cualquier otro buscador de Internet, y se abstenga de utilizar en cualquier tipo de plataforma/dispositivo de Internet, redes sociales, Apps y nombres de dominio, que vayan a tener efectos en España, la marca española PROBIKE y que por tanto, retiren todos los contenidos de Internet de cualquier tipo que lleven/incluyan/ referencien a la marca PROBIKE y puedan tener efectos comerciales en España.

'(ii) Y estimar parcialmente la demanda interpuesta por la representación procesal de la entidad Dolphin France, SAS contra la entidad Pexamamia, S.L. con los siguientes pronunciamientos:

'1. Declarar la nulidad de la marca española núm. 1551545.

'2. Declarar la caducidad por falta de uso de la marca española núm. 2947544 para 'vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreo o marítima' (clase 12) y núm. 2549167, para distinguir 'servicios de venta al detalle en comercios de patines y motocicletas' (clase 35).

'3. Ordenar a la Oficina Española de Patentes y Marcas la cancelación de la marca española núm. 1551545 y de la marca núm. 2947544 2947544 para 'vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aéreo o marítima' (clase 12) y núm. 2549167, para distinguir 'servicios de venta al detalle en comercios de patines y motocicletas' (clase 35).

'4. No se hace expresa imposición de las costas.

'Y con confirmación de todos los demás pronunciamientos. No se condena en las costas del recurso. Retórnese al recurrente el depósito constituido para recurrir'.

TERCERO.Interposición y tramitación del recurso de casación

1.La procuradora Araceli García Gómez, en representación de la entidad Dolphin France S.A.S., interpuso recurso de casación ante la Sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.

El motivo del recurso de casación fue:

'1º) Al amparo del artículo 477.2.3ª por existencia de interés casacional al haberse infringido el artículo 51.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, puesto en relación con la interpretación que han efectuado la sentencia del Tribunal Supremo (sala 1ª) de 11 de marzo de 2014, nº 1107/2014, recurso nº 607/2012 (asunto Bombay Sapphire), las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018 (asuntos acumulados C-84/17, C-85/17 y C-95/17 Kit Kat) y 7 de septiembre de 2016 (asunto C-108/05 Europolis) y las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de Luxemburgo de 14 de diciembre de 2017 (asunto t-304/16 BET365) y de 2 de julio de 2009 (asunto t-414/07 Euro Automatic Payment), al considerar que la marca 'Probike' ha adquirido distintividad sobrevenida en España cuando, de acuerdo con la citada jurisprudencia, no se dan los requisitos legales establecidos a tal fin'.

2.Por diligencia de ordenación de 9 de enero de 2019, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3.Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Dolphin France S.A.S., representada por el procurador Antonio Sorribes Calle; y como parte recurrida la entidad Pexamamia S.L., representada por el procurador Alberto Hidaldo Martínez.

4. Esta sala dictó auto de fecha 3 de marzo de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

'Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Dolphin France S.A.S., contra la sentencia n.º 721/2018, de 6 de noviembre, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en el rollo de apelación n.º 381/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 948/2014, del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona'.

5.Dado traslado, la representación procesal de la entidad Pexamamia S.L. presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6.Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 4 de noviembre de 2021, en que ha tenido lugar.

Fundamentos

PRIMERO.Resumen de antecedentes

1.Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como ha dejado constancia de ellos la sentencia recurrida.

i) La entidad Pexamamia es titular de los siguientes registros de marca española:

Marca núm. 1551545, denominativa 'Probike', para distinguir bicicletas (clase 12 del Nomenclator), solicitada el 26 de febrero de 1990.

Marca núm. 2947544, mixta que contiene la denominación 'Probike', para distinguir 'vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima' (clase 12) y 'servicios de esparcimiento' (clase 41), solicitada el 24 de abril de 1990.

Marca núm. 2170261, mixta que contiene la denominación 'Probike', para 'servicios de reparación y venta de bicicletas' (clase 37), solicitada el 23 de junio de 1998.

Marca núm. 2549167, denominativa 'Probike', para 'servicios de venta al detalle en comercios de bicicletas, motocicletas, patines, vestidos, calzados, gafas, libros, bolsas, relojes, GPS, dietética y complementos y accesorios de bicicletas y motocicletas' (clase 35), solicitada el 4 de julio de 2003.

ii) El 7 de febrero de 2012, Pexamamia remitió requerimiento a Dolphin France, SAS (en adelante, Dolphin) para que cesara en la infracción de sus marcas españolas 'Probike' mediante la explotación de los sitios web www.probikeshop.es y www.probikeshop.com, a través de los cuales se dedica a la venta de bicicletas y sus accesorios, y presta servicios de reparación y mantenimiento.

iii) El 12 de marzo de 2012, Migros-Genossenschafts-Bund (en adelante, Migros) solicitó el registro de la designación española de la marca internacional núm. 1115175, mixta que contiene la denominación 'Probikeshop', a cuya solicitud se opuso Pexamamia ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en fecha 27 de julio de 2012. La marca fue denegada para productos y servicios de las clases 12 y 35.

iv) Pexamamia también formuló oposición ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) contra la designación de la marca internacional núm. 1115175, mixta que contiene la denominación 'Probikeshop'.

v) Pexamamia es propietaria de dos tiendas en la ciudad de Barcelona, una de ellas denominada Probike, fundada hace más de 25 años, y la otra denominada Intemperie. Dispone de un local de 1700 m2 y 50 trabajadores.

vi) Pexamamia ha operado en el mercado desde su constitución bajo la denominación de Probike para identificar sus productos y servicios.

vii) El volumen de negocio de Pexamamia durante los ejercicios 2008 a 2014 fue de 55.197.171,81 euros.

viii) Las bicicletas que vende Pexamamia vienen identificadas con distintas marcas de terceros fabricantes (Cannondales, Scott, Specialized, Brompton, Trek, Orbea, Conor, etc.), y les incorpora la marca 'Probike' a través de un adhesivo que se coloca en las bicicletas.

2.En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Migros compareció como titular de la reseñada marca internacional mixta 'Probikeshop' (núm. 1115175), y ejercitó una acción de caducidad por falta de uso en los productos y servicios que se indican de las siguientes marcas españolas titularidad de Pexamamia:

i) Marca núm. 1551545, denominativa 'Probike', para distinguir bicicletas (clase 12).

ii) Marca núm. 2947544, mixta con la denominación 'Probike', en relación con los siguientes productos de la clase 12 para los que está registrada: 'vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima'.

En la demanda se argumentaba que Pexamamia, S.L. había presentado oposición ante la OEPM y ante la OAMI contra la designación española y comunitaria, respectivamente, de la marca internacional mixta 'Probikeshop'; y, también, que la demandada no había usado sus marcas (núms. 1551545 y 2947544) para distinguir 'bicicletas' y 'vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima'. Sostenía que la marca 'Probike' de la demandada se utilizaba para distinguir el establecimiento donde se venden bicicletas, pero no para distinguir bicicletas y diferenciarlas de otros fabricantes de bicicletas, ya que no existen en el mercado bicicletas de la marca Probike, sino una tienda Probike que vende bicicletas de otras marcas.

3.La demandada se opuso a la demanda y formuló una demanda reconvencional. Con carácter previo, formuló las siguientes excepciones: i) litisconsorcio activo necesario, por ser la demandante copropietaria de la sociedad Dolphin, 'que opera como subsidiaria de Migros en España a través de los sitios web www.probikeshop.es y www.probikeshop.com explotando la marca probikeshop en España'; y ii) falta de legitimación ad causamy fraude de ley en la interposición de la demanda, por encubrir, bajo la acción de caducidad ejercitada, la intención de forzar una colaboración empresarial entre las partes litigantes, dada la notoriedad de la marca de la demandada.

En cuanto al fondo, el escrito de contestación a la demanda opone el uso efectivo de la marca 'Probike' para bicicletas en la clase 12 del Nomenclátor y el carácter notorio de la marca en España. Advierte que vende bicicletas con la marca 'Probike', junto con la marca de otros operadores del sector, y que no fabrica bicicletas, pero que el uso de la marca para los productos de la clase 12 (bicicletas, vehículos o aparatos de locomoción terrestre) se refiere a identificar productos de ese tipo con la marca y venderlos en el mercado y no a la fabricación de esos productos (fabricación de bicicletas) que pertenece a la clase 40 del Nomenclátor.

Junto a la contestación a la demanda, Pexamamia formula una reconvención frente a la demandante (Migros) y frente a la compañía francesa Dolphin, en la que ejercita acciones basadas en la infracción de las marcas españolas Probike (núms. 1551545, 2947544, 2170261 y 2549167) y solicita la condena al cese en su uso y a la indemnización de los daños causados.

4.La demandada en reconvención Dolphin, además de contestar a la demanda para oponerse, formuló a su vez reconvención frente a Pexamamia, en la que ejercitaba: i) una acción de nulidad, con base en el art. 51.1.a) LM y en relación a las causas de nulidad previstas en las letras c) y d) del art. 5.1 LM; y ii) una acción de caducidad por falta de uso, con base en el art. 55.1.c) LM, de las marcas sobre las que Pexamamia basa su reconvención (marcas núms. nº 1551545, 2947544, 2170261 y 2549167).

5.La sentencia de primera instancia desestimó la reconvención formulada por Dolphin y la demanda principal interpuesta por Migros, esto es, desestimó las acciones de caducidad por falta de uso y de nulidad por el carácter descriptivo de las marcas 'Probike' titularidad de Pexamamia.

Respecto de la caducidad, el juzgado entendió acreditada la comercialización de bicicletas identificadas con la marca Probike mediante la adhesión de una pegatina en el producto, que genera una conexión entre el producto y el origen empresarial; apreció un uso real y efectivo de estas marcas para los productos de la clase 12, y para el resto de servicios y productos para los que están registradas las marcas y en la forma en que se registraron.

Y en relación con la nulidad, el juzgado concluyó que la marca nació con distintividad suficiente puesto que al tiempo de su registro la combinación de las palabras 'Pro' y 'bike' no era una combinación habitual, genérica ni descriptiva de los productos sino que producía una impresión distinta de la simple mención de bicicletas profesionales, y, además, el intenso uso de la marca desde su registro le ha dotado de mayor distintividad.

La sentencia estimó parcialmente la demanda reconvencional formulada por Pexamamia. En relación con la demandada Migros, estimó la excepción de legitimación pasiva y la absolvió de todos los pedimentos formulados en su contra; y, en relación con la demandada Dolphin, estimó las pretensiones formuladas por la Pexamamia, al concluir que el elevado grado de similitud entre los signos y la identidad absoluta entre los productos o servicios identificados llevaba a concluir la concurrencia de un evidente riesgo de confusión.

6.La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación sólo por Dolphin, que, en lo que ahora interesa, reiteraba la nulidad por falta de carácter distintivo y la caducidad por falta de uso de las marcas de la actora.

La Audiencia ha estimado en parte el recurso.

i) En primer lugar, razona la desestimación en parte de la nulidad de las marcas controvertidas por falta de carácter distintivo.

La sentencia analiza en primer lugar si los signos que consisten esencialmente en la denominación 'Probike' gozan de distintividad intrínseca en relación con los productos o servicios para los que están registrados, y concluye lo siguiente:

'(...) el signo probike impugnado carece de distintividad intrínseca para designar bicicletas y productos o servicios relacionados directamente con las bicicletas, ya que la marca en su conjunto es descriptiva del propio producto y/o servicio y la combinación de los dos términos descriptivos es igualmente descriptiva indicando el tipo de producto (bicicletas) o el destino y características del servicio de reparación y venta de bicicletas y de sus accesorios o complementos. De lo que cabe concluir la falta de capacidad distintiva intrínseca de las marcas españolas núm. 1551545, núm. 2170261 y núm. 2549167, esta última para servicios de venta al detalle en comercios de bicicletas y complementos y accesorios de bicicletas, y confirmar en ese extremo el recurso de apelación.

'En cambio, y por las mismas razones, el signo probike carece de ese significado genérico o descriptivo con relación a las marcas españolas núm. 2549167, para 'servicios de venta al detalle de motocicletas, patines, vestidos, calzados, gafas, libros, bolsas, relojes, GPS, dietética y complementos y accesorios de motocicletas' (clase 35) y núm. 2947544, registrada para distinguir 'vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima'(clase 12) y 'servicios de esparcimiento' (clase 41), procediendo rechazar la acción de nulidad con relación a las mismas'.

No obstante, respecto de los productos para los que carece de distintividad intrínseca, tras valorar la prueba, la Audiencia concluye que los dos signos han adquirido distintividad sobrevenida, conforme a lo previsto en el art. 51.3 LM:

'La demandada en reconvención acredita (i) un uso prolongado e intensivo de las citadas marcas durante 25 años, vendiendo bicicletas y productos relacionados con la bicicleta en dos tiendas ubicadas en la ciudad de Barcelona -una de ellas con el rótulo Probike- y, también, en los sitioswebwww.probike.com, www.probike.cat y www.probike.es (según resulta del Acta notarial de constatación de contenidos de páginas web, aportado por Pexamamia S.L., como anexo 8 de la contestación a la demanda principal); (ii) un volumen neto de negocios de 55.197.171,81 euros, durante el período que comprende los ejercicios sociales 2008 a 2014 (certificado de fecha 9 de enero de 2015 emitido por la sociedad que ha auditado las cuentas anuales de Pexamamia, S.L. desde el ejercicio social 2000, al folio 3439); (iii) inversiones en campañas de publicidad que se cifran en más de 2.000.000 euros durante el período 2005-2014, está presente en revistas nacionales especializadas en ciclismo (las revistas 'Solobici', 'BIKE' y 'El Mundo de la Mountanbike') y publica trimestralmente una revista especializada en ciclismo bajo el título 'PROBIKEPRESS' y en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (conforme resulta del certificado de ANDEMA, al folio 1878); (iv) en 1990 creó el 'Club Probike', afiliado a la Federación Catalana de Ciclismo, y del que forma parte el equipo profesional de ciclismo 'Probike Tea', que participa en competiciones nacionales e internacionales (conforme resulta del certificado de ANDEMA); (v) constan declaraciones juradas de clientes y de colaboradores especializados del sector del ciclismo. Todas ellas hacen referencia al uso del signo probike y, en cuanto a su ámbito aplicativo, de forma imprecisa 'en relación a bicicletas' y de forma concreta al uso del signo para promocionar la marca en eventos deportivos a nivel nacional, publicitar eventos ciclistas y el taller móvil de bicicletas, patrocinar eventos deportivos federados y como patrocinador oficial de deportistas con licencia de la Federación Catalana de Ciclismo (folios 332 a 335); (vi) reconocimiento a la entidad Pexamamia, S.L., 'como titular del establecimiento comercial PROBIKE', con el premio a la iniciativa comercial catalana, concedido por el Consorcio de comercio, artesanía y moda del departamento de empresa y ocupación de la Generalitat de Cataluña (al folio 331); (vii) artículos publicados en portaleswebo revistas onlineespecializadas, por ejemplo 'reportbike', 'CMD Sport', 'arueda.com', 'Bcntiendas.com' (folios 236 a 251) en todas ellas se relaciona el signo probike con una nuevo concepto de tienda dedicada a la venta de bicicletas y complementos; y artículos publicados en periódicos como 'Expansión' y 'Ara', en los que también se destaca y vincula el signo Probike con una tienda de bicicletas y complementos, así como, el servicio que se ofrece en la misma a los clientes (folios 324 a 328).

'Tras la valoración de las referidas pruebas y de apreciar conjuntamente todos los elementos estimamos que resulta acreditado que para una parte significativa del público pertinente, el consumidor medio, el signo probike identifica una tienda y un servicio de reparación y venta de bicicletas y complementos o accesorios y distingue esos servicios de otros idénticos o semejantes que puedan ofrecerse en el mercado. Por todo ello, estimamos que la marca nº 2170261, en clase 37 para servicios de reparación y venta de bicicletas' y la marca nº 2549167, en clase 35 'para servicios de venta al detalle en comercios de bicicletas y complementos y accesorios de bicicletas', por el uso que se ha hecho de ellas, han adquirido, con anterioridad a la interposición de la demanda, un carácter distintivo respecto a los servicios para los cuales está registrada'.

A continuación, la sentencia de apelación analiza la acción de caducidad por falta de uso, que había sido desestimada en primera instancia. La Audiencia estima en parte el recurso, en cuanto que aprecia la caducidad por falta de uso de la marca núm. 2947544 respecto de 'vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima' (clase 12) y de la marca núm. 2549167, respecto de 'servicios de venta al detalle en comercios de patines y motocicletas' (clase 35).

Finalmente, la Audiencia confirma el pronunciamiento relativo a la infracción marcaria por riesgo de confusión ex art. 34.2.b) LM, con todos sus pronunciamientos consiguientes, con una limitación respecto de la condena reseñada con la letra h) en el apartado 5 de la sentencia de primera instancia, al restringirla a los supuestos en que el uso del signo ha producido algún efecto comercial en España:

'A abstenerse de utilizar como palabra clave o metatag de la marca española PROBIKE en el buscador Google o cualquier otro buscador de Internet, y se abstenga de utilizar en cualquier tipo de plataforma/dispositivo de Internet, redes sociales, Apps y nombres de dominio, que vayan a tener efectos en España o puedan ser consultados desde España, la marca española PROBIKE y que por tanto, retiren todos los contenidos de Internet de cualquier tipo que lleven/incluyan/referencien a la marca PROBIKE y sean consultables desde España'.

7.La sentencia de apelación ha sido recurrida en casación por Dolphin, sobre la base de un solo motivo.

SEGUNDO.Recurso de casación

1.Formulación del motivo. El motivo denuncia la infracción del art. 51.3 LM, en relación con la interpretación jurisprudencial contenida en la sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 1107/2014, de 11 de marzo, y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 25 de julio de 2018 (asunto Kit Kat) y 7 de septiembre de 2016 (asunto Europolis), y las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea 14 de diciembre de 2017 (asunto BET365) y 2 de julio de 2009 (asunto Euro Automatic Payment). La sentencia recurrida incurre en esta infracción 'al considerar que la marca 'probike' ha adquirido distintividad sobrevenida en España cuando, de acuerdo con la citada jurisprudencia, no se dan los requisitos legales establecidos a tal fin'.

En el desarrollo del motivo se aduce que 'la sentencia recurrida estima que la marca 'probike' ha adquirido distintividad sobrevenida sobre la base de una premisa errónea: que para considerar que una marca ha adquirido distintividad sobrevenida por su uso en España, el grado de conocimiento de la marca exigido es menor que el exigido para acreditar su notoriedad'. Y añade que la sentencia recurrida 'considera que el uso extensivo que el titular de la marca 'probike' ha realizado en Barcelona convierte al signo 'probike' en distintivo en el conjunto del territorio español, de forma que el consumidor medio español identifica la marca 'probike' con la empresa propietaria de la tienda de bicicletas Probike en Barcelona'.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2.Desestimación del motivo. Antes de abordar la cuestión suscitada en el recurso, conviene centrar la controversia en casación. El recurso impugna el pronunciamiento por el que la Audiencia entiende que son válidas las marcas núm. 2170261, para 'servicios de reparación y venta de bicicletas' (clase 37) y núm. 2549167 para 'servicios de venta al detalle en comercios de bicicletas y complementos y accesorios de bicicletas' (clase 35).

Estas marcas contienen la denominación 'Probike', que para la recurrente en casación carecen de distintividad y por eso son nulas.

La sentencia recurrida por una parte declara que 'el signo probike impugnado carece de distintividad intrínseca para designar bicicletas y productos o servicios relacionados directamente con las bicicletas, ya que la marca en su conjunto es descriptiva del propio producto y/o servicio y la combinación de los dos términos descriptivos es igualmente descriptiva indicando el tipo de producto (bicicletas) o el destino y características del servicio de reparación y venta de bicicletas y de sus accesorios o complementos'.

Pero no declara su nulidad porque entiende que por el uso del signo este ha adquirido distintividad sobrevenida:

'Tras la valoración de las referidas pruebas y de apreciar conjuntamente todos los elementos estimamos que resulta acreditado que para una parte significativa del público pertinente, el consumidor medio, el signo probike identifica una tienda y un servicio de reparación y venta de bicicletas y complementos o accesorios y distingue esos servicios de otros idénticos o semejantes que puedan ofrecerse en el mercado. Por todo ello, estimamos que la marca nº 2170261, en clase 37 para servicios de reparación y venta de bicicletas' y la marca nº 2549167, en clase 35 'para servicios de venta al detalle en comercios de bicicletas y complementos y accesorios de bicicletas', por el uso que se ha hecho de ellas, han adquirido, con anterioridad a la interposición de la demanda, un carácter distintivo respecto a los servicios para los cuales está registrada'.

Ahora en casación, partiendo de que el signo 'probike' carece de distintividad intrínseca para identificar los productos y servicios para los que se ha registrado esas dos marcas, se discute si es correcta la valoración realizada por la Audiencia de que por el uso realizado del signo ha adquirido distintividad sobrevenida.

3.La denominación 'Probike' es un neologismo, una palabra nueva formada por la unión de dos términos: 'Pro' y 'bike'. Como muy bien argumenta la sentencia recurrida, el término inglés 'bike', en la actualidad, tiene un marcado carácter genérico o descriptivo cuando se aplica a los servicios de reparación y venta de bicicletas, o complementos y accesorios de bicicletas. Y la adición del término 'pro', signo habitual para referirse a 'profesional' o 'a favor', no genera una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de ambos elementos. Por lo que, como se invoca en la sentencia recurrida, resulta de aplicación la doctrina del TJUE contenida en la sentencia de 12 de febrero de 2004, C- 265/00 (Biomild), que reitera la doctrina contenida en la anterior sentencia de 12 de febrero de 2004, C-363/99 (Postkaantoor):

'Una marca constituida por un neologismo compuesto de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos o servicios [...] salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo y la mera suma de los elementos que lo componen, lo que implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos o servicios, el neologismo cree una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que lo componen, de forma que prevalezca sobre la suma de dichos elementos'.

Las marcas en cuestión que, por incurrir en las prohibiciones absolutas de las letras c) y d) del art. 5.1 LM merecerían ser declaradas nulas conforme a lo previsto en el art. 51.1.a) LM, no pueden serlo por haber adquirido ambas marcas un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales están registradas por el uso que ha hecho de ellas su titular ( art. 51.3 LM).

Así lo entendimos en la sentencia 34/2016, de 4 de febrero, cuando advertíamos que, aunque un signo (en aquel caso una botella 'desnuda') 'puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida ( secondary meaning), de tal manera que se pueden registrar signos que no 'sirven' para distinguir, pero que, de hecho, 'distinguen''.

4.Este efecto de la distintividad sobrevenida estaba regulada en el art. 51.3Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, en la redacción originaria aplicable al caso, que disponía lo siguiente:

'3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento'.

Este precepto trasponía el art. 3.3 de la Primera Directiva de marcas, 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988. En lo que ahora interesa, la regulación se mantuvo sustancialmente en el art. 3.3 de la posterior Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, que sustituyó a la anterior, y en la actualidad se recoge en el art. 4.4 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, con la siguiente formulación:

'4. No se denegaraì el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declararaì nula una marca por los mismos motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo'.

La trasposición de la última directiva, operada por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, sin cambiar sustancialmente el sentido del originario art. 51.3 LM, le da dado la siguiente redacción:

'3. No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento'.

El nuevo texto añade que, para que pueda operar esta figura, la distintividad debe haber sobrevenido antes del ejercicio de la acción de nulidad.

La regulación de la marca nacional, armonizada por la Directiva de marcas, es equivalente a la contenida en el art. 59.2 del Reglamento de la marca de la UE (Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017). Este precepto, como sus equivalentes en los reglamentos de la marca comunitaria anteriores (Reglamento CE 40/94, de 20 de diciembre de 1993, y Reglamento CE 207/2009, de 26 de febrero de 2009), después de prescribir la nulidad de las marcas registradas contraviniendo las prohibiciones absolutas previstas en el art. 7, dispone lo siguiente:

'Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podráì ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esteì registrada'.

De este modo, resulta de aplicación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tanto cuando interpreta la Directiva de marcas, como cuando interpreta y aplica el Reglamento de la marca de la UE.

5.A este efecto de la distintividad sobrevenida se refiere la sentencia del TJUE de 7 de octubre de 2004, C-136/02 (Mag Instrument Inc):

'Si una marca no tieneab initiocarácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, puede adquirirlo a raíz de su uso, conforme al apartado 3 de dicho artículo, en relación con los productos o servicios para los que se solicite. Este carácter distintivo puede adquirirse, en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado (véase la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 67 )'.

Como recuerda la STJUE de 19 de junio de 2014, C-217/13 y C-218/13, 'el carácter distintivo de una marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella, al igual que el carácter distintivo que, según el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, constituye uno de los requisitos generales exigidos para el registro de una marca, significa que aquélla es apropiada para identificar el producto o servicio que lleva tal marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por consiguiente, para distinguir ese producto o servicio de los de otras empresas'.

De tal forma que, como ya había advertido la STJUE de 4 de mayo de 1999, C-108/97 (Windsurfing), 'para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas'.

6.La Audiencia llega a la conclusión de que las dos marcas que contienen la denominación 'Probike' habían adquirido distintividad sobrevenida por su uso, tras una exhaustiva valoración de la prueba, que no puede ser obviada. Así entiende acreditado lo siguiente:

'i) 'un uso prolongado e intensivo de las citadas marcas durante 25 años, vendiendo bicicletas y productos relacionados con la bicicleta en dos tiendas ubicadas en la ciudad de Barcelona -una de ellas con el rótulo Probike- y, también, en los sitioswebwww.probike.com, www.probike.cat y www.probike.es (...).

'ii) 'un volumen neto de negocios de 55.197.171,81 euros, durante el período que comprende los ejercicios sociales 2008 a 2014 (...)'.

'iii) 'inversiones en campañas de publicidad que se cifran en más de 2.000.000 euros durante el período 2005-2014, está presente en revistas nacionales especializadas en ciclismo (las revistas 'Solobici', 'BIKE' y 'El Mundo de la Mountanbike') y publica trimestralmente una revista especializada en ciclismo bajo el título 'PROBIKEPRESS' y en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (...).

'iv) 'en 1990 creó el 'Club Probike', afiliado a la Federación Catalana de Ciclismo, y del que forma parte el equipo profesional de ciclismo 'Probike Team', que participa en competiciones nacionales e internacionales (...)'.

'v) 'constan declaraciones juradas de clientes y de colaboradores especializados del sector del ciclismo. Todas ellas hacen referencia al uso del signo probike y, en cuanto a su ámbito aplicativo, de forma imprecisa 'en relación a bicicletas' y de forma concreta al uso del signo para promocionar la marca en eventos deportivos a nivel nacional, publicitar eventos ciclistas y el taller móvil de bicicletas, patrocinar eventos deportivos federados y como patrocinador oficial de deportistas con licencia de la Federación Catalana de Ciclismo (...).

'vi) 'reconocimiento a la entidad Pexamamia, S.L., 'como titular del establecimiento comercial PROBIKE', con el premio a la iniciativa comercial catalana, concedido por el Consorcio de comercio, artesanía y moda del departamento de empresa y ocupación de la Generalitat de Cataluña (...).

'vii) 'artículos publicados en portaleswebo revistas onlineespecializadas, por ejemplo 'reportbike', 'CMD Sport', 'arueda.com', 'Bcntiendas.com' (...), en todas ellas se relaciona el signo probike con una nuevo concepto de tienda dedicada a la venta de bicicletas y complementos; y artículos publicados en periódicos como 'Expansión' y 'Ara', en los que también se destaca y vincula el signo Probike con una tienda de bicicletas y complementos, así como, el servicio que se ofrece en la misma a los clientes (...)'.

La Audiencia también resalta las conclusiones de dos estudios aportados a los autos sobre la proporción del público que identifica el signo Probike con una determinada tienda de bicicletas, sin perjuicio de que los porcentajes difieran en uno y otro informe:

'Así, en el estudio de Teresa se examina la distintividad de la marca entre 'usuarios informados: aficionados al ciclismo o propietarios de bicicletas' en ciudades de España de más de 200.000 habitantes, llegando a la conclusión que un 25% de aficionados al ciclismo o propietarios de bicicletas identifican el signo probike con una marca o tienda de bicicletas y, en sugerido, un 47% lo identifica con una tienda de bicicletas o una marca comercial de bicicletas. El estudio de María Consuelo atiende a un público profesional y concluye el carácter distintivo de la marca probike en el mercado español y su carácter notorio en el sector. El estudio realiza un examen de la distintividad del signo probike, poniéndolo en relación con otras marcas que identifican tiendas dedicadas al ciclismo en distintas ciudades de España (por ejemplo, Mammuth, Caracol o Tomás Domingo, entre muchas otras) y afirma que 'la marca PROBIKE se asocia de forma unánime a la tienda (establecimiento), al equipamiento ciclista, a su servicio de reparaciones-mantenimiento de bicicletas y a competiciones-eventos ciclistas''.

Sobre la base de estos hechos y estudios, no apreciamos incorrecta la valoración jurídica realizada por la Audiencia cuando concluye que esas marcas han adquirido distintividad sobrevenida. Lo verdaderamente relevante es que, fruto del intenso uso realizado de las marcas, hayan pasado a ser percibidas por el público al que van dirigidos estos productos y servicios relacionados con las bicicletas, como identificativos de una empresa que comercializa bicicletas, piezas y accesorios, y que presta servicios de reparación.

7.Los hechos acreditados en la instancia permiten concluir, como hace la Audiencia, que el público de relevancia cuando ve o escucha el término 'probike' en el contexto de quien presta servicios de venta de bicicletas y accesorios, así como de reparación, lo percibe como un signo distintivo que identifica el origen empresarial de estos productos y servicios. El uso realizado durante más de veinticinco años del signo, la intensidad con que se ha hecho, manifestado por el volumen de facturación, así como su presencia en revistas on-line y portales de Internet, han contribuido a que el signo haya superado la merma de distintividad que suponía el carácter genérico y descriptivo de los dos términos que forman este neologismo.

Cuando la norma se refiere a que el signo, por el uso realizado, haya adquirido un carácter distintivo para esos productos o servicios para los que está registrado, no identifica esa distintividad con el carácter notorio de la marca. Es cierto que la notoriedad o el carácter renombrado del signo contribuyen a reafirmar su distintividad, pero eso no significa que, necesariamente, para justificar la distintividad sobrevenida haya que acreditar la notoriedad de la marca.

Por otra parte, existe una lógica correlación entre el mayor o menor carácter genérico o descriptivo de un signo, y la mayor o menor facilidad de que ese signo pueda adquirir distintividad sobrevenida por el uso. Un signo muy descriptivo es más difícil que adquiera distintividad sobrevenida, mientras que para un signo menos descriptivo, resulta más fácil llegar a adquirirla. En nuestro caso, la falta de distintividad intrínseca del signo 'probike' es menor que si consistiera en el término 'bicicleta profesional'. Las características de este neologismo facilitan que el uso intenso como marca pueda dotarle de distintividad, en cuanto que el público relevante lo asocie a una marca.

En relación con el alcance geográfico de la distintividad, tiene razón el recurrente en que, al tratarse de una marca nacional, no sería suficiente que el signo fuera reconocido con distintividad por el público de un ciudad o provincia de España, por haberse usado sólo allí, sino que el signo distintivo debe poder ser reconocido como tal, como marca, de forma general en España. Sin perjuicio de que este reconocimiento pueda ser más intenso en algunas zonas y menos en otras. En nuestro caso, está claro que no sólo en Barcelona, sino en Cataluña, 'probike' es reconocido como marca que identifica los servicios de venta y reparación de bicicletas prestados por una empresa conocida entre los consumidores de estos productos y servicios, que es muy próximo al general. Esta percepción puede ser menor en otras partes del territorio español, donde no tiene establecimientos abiertos al público esa empresa, pero en su conjunto no deja de resultar suficiente, como subyace a la valoración de la prueba realizada por la Audiencia, en atención a la presencia desde hace mucho tiempo de esa marca en las revisas on-line y en los sitios web relacionados con las bicicletas y el ciclismo, que ha permitido conocimiento más general y, lo que es más importante, que pueda ser reconocido por el público en general como un signo distintivo. Y así se constata en los estudios analizados por la Audiencia.

Por todo lo cual, no apreciamos la infracción denunciada del art. 51.3 LM, desestimamos el recurso y confirmamos la sentencia de apelación.

TERCERO.Costas

Desestimado el recurso de casación, imponemos a la parte recurrente las costas de su recurso ( art. 398.1 EC), con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.ºDesestimar el recurso de casación interpuesto por Dolphin France SAS contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.ª) de 6 de noviembre de 2018 (rollo 381/2017), que conoció de la apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 8 de Barcelona de 13 de enero de 2017 (juicio ordinario núm. 948/2014).

2.ºImponer las costas del recurso de casación a la parte recurrente, con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.