Sentencia CIVIL Nº 812/2022, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4, Rec 902/2021 de 30 de Junio de 2022

Encabezamiento

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SECCIÓN CUARTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL

C/ Málaga nº 2 (Torre 3 - Planta 4ª)

Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 928 42 99 00

Fax.: 928 42 97 74

Email: s04audprov.lpa@justiciaencanarias.org

Rollo: Recurso de apelación

Nº Rollo: 0000902/2021

NIG: 3501647120160000792

Resolución:Sentencia 000812/2022

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000377/2016-00

Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria

Testigo: Alvaro

Testigo: Candida

Testigo: Apolonio

Apelado: LA POSADA DE JAMAICA S.L.; Abogado: Eugenio Luis Rodriguez Diaz; Procurador: Francisco Javier Neyra Cruz

Apelante: KOPAS LANZAROTE S.L.; Procurador: Maria Jesus Rivero Herrera

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SENTENCIA

Iltmos./as Sres./as

Magistrada

Doña MARÍA ELENA CORRAL LOSADA

Magistrados

Don JESÚS ÁNGEL SUÁREZ RAMOS

Don GUZMÁN ELISEO SAVIRÓN DÍEZ (Ponente)

En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 2022.

La AUDIENCIA PROVINCIAL, SECCIÓN CUARTA, ha visto el Recurso de Apelación 902/21 interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria de 10 de marzo de 2021, en el Juicio Ordinario 377/2016.

Apelante-demandado: KOPAS LANZAROTE S.L., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús Rivero Herrera y bajo la dirección jurídica de la Letrada doña África Zabala Hernández.

Apelado-demandante: LA POSADA DE JAMAICA S.L., dirigida por el Letrado don Eugenio Luis Rodriguez Diaz y representada por el Procurador don Francisco Javier Neyra Cruz.

Antecedentes

PRIMERO.- Sentencia en primera instancia.

1. Tras seguirse los trámites correspondientes, el magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria dictó sentencia el 10 de marzo de 2021, con el siguiente fallo:

'ESTIMO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER NEYRA CRUZ, en nombre y representación de LA POSADA DE JAMAICA S.L., frente a KOPAS LANZAROTE S.L., y declaro:

- la infracción por la demandada de los derechos de marca de la actora por el uso de la denominación Kopas.

y condeno a la entidad demandada a:

- Cesar inmediatamente así como abstenerse en el futuro del uso de las denominaciones Kopas y Kopas Lanzarote para servicios de clase 43, así como cualquier otro signo que difiera únicamente en elementos que no alteran de forma significativa el carácter distintivo de aquellos en relación a dicha clase 43 del nomenclátor.

- Retirar los rótulos comerciales Kopas y Kopas Lanzarote así como a la retirada del tráfico económico también a su costa de toda mención a las anteriores denominaciones en documentos mercantiles y publicidad, envoltorios, material publicitario, etiquetas, bolsas, tarjetas , directorios, guías telefónicas, guías del ocio, y redes sociales.

- Destruir a su costa los elementos descritos en el punto anterior.

- Abonar a la actora en concepto de indemnización la cantidad correspondiente14 al 1% sobre la cifra de ventas alcanzada por los servicios y productos comercializados bajo la denominación Kopas y Kopas Lanzarote desde su apertura el 18 de octubre de 2014 hasta el cese efectivo de la utilización de dicho signo.

- publicar el fallo de la sentencia que se dicte en este procedimiento a su costa en los diarios digitales laprovincia.es, el diario.es y diariodelanzarote.com, en sus ediciones de la Provincia de Las Palmas,observando el mismo número de fuente del resto de noticias de dicho rotativo.

- renunciar a su costa a los nombres de dominio Kopaslanzarote.es y Kopaslanzarote.com.

No se hace expresa imposición de costas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación.'

2. Por auto de 29 de abril de 2021, se rectificó el fallo de la sentencia en lo siguientes términos:

'En donde dice:

'- Abonar a la actora en concepto de indemnización la cantidad correspondiente14 al 1% sobre la cifra de ventas alcanzada por los servicios y productos comercializados bajo la denominación Kopas y Kopas Lanzarote desde su apertura el 18 de octubre de 2014 hasta el cese efectivo de la utilización de dicho signo.'

Debe decir:

'- Abonar a la actora en concepto de indemnización la cantidad correspondiente al 1% sobre la cifra de ventas alcanzada por los servicios y productos comercializados bajo la denominación Kopas y Kopas Lanzarote desde su apertura el 18 de octubre de 2014 hasta el cese efectivo de la utilización de dicho signo.'

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

1. Por KOPAS LANZAROTE S.L. se interpuso recurso de apelación frente a la referida sentencia.

2. Admitido el recurso se dio traslado a la parte recurrida para que formalizase su oposición, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

3. Formalizada la oposición, y no habiendo sido impugnado el recurso, las actuaciones fueron remitidas a esta Audiencia Provincial. A su vez, las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella.

4. Recibidas las actuaciones se designó Magistrado Ponente. No habiendo sido solicitada la celebración de prueba se señaló para deliberación, votación y fallo el día 2 de junio de 2022. Fue pospuesta al día 9 de junio de 2022, fecha en la que se celebró.

Fundamentos

PRIMERO.- Resumen de antecedentes.

1. Ejerce el actor una acción por infracción de la marca nacional que tiene registrada como nº 2972.070 para la clase 43, solicitada en marzo de 2011, y registrada en septiembre de 2011. Concretamente alega la infracción por la demandada de los derechos de marca de la actora por el uso de la denominación Kopas.

Sostiene la sociedad demandante y titular de la marca que desde 2010 se dedica a explotar comercial y empresarialmente una terraza de ocio nocturno con música en Las Palmas de Gran Canaria en el Centro Comercial El Muelle, una de las mejores ubicaciones de la isla junto a la Playa de las Canteras. Añade que desde 2010 a 2015 se hizo un gran esfuerzo inversor con actos promocionales, redes sociales y prensa digital.

También indica que las partes estuvieron negociando la apertura de una franquicia en Lanzarote, pero finalmente se produjo una ruptura de las negociaciones, no llegando a cuajar el proyecto empresarial para abrir una franquicia.

Como actos de infracción denuncia en su demanda: que conocía la existencia de la marca al haber negociaciones previas; que utilizó una marca casi idéntica e incluso copió en cierta medida el mobiliario y disposición del local; que el demandado en el tráfico ha querido dar preeminencia al vocablo 'KOPAS', mientras que Lanzarote queda relegado.

Que a su vez, el riesgo de confusión es claro pues las denominaciones son prácticamente iguales desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual; y además distinguen productos idénticos.

También esgrime que el demandado ha llevado a cabo un aprovechamiento indebido de la reputación del demandante; y que a la denominación social 'KOPAS LANZAROTE SL' ha tratado de darle el carácter de marca.

En su demanda, además de la declaración de la infracción marcaria, acumula una acción por competencia desleal. Tanto por la infracción marcaria como por la competencia desleal solicita una indemnización.

2. Asimismo como consecuencia de la infracción de los derecho de marca solicita:

* El cese en el uso así como abstenerse en el futuro del uso de las denominaciones Kopas y Kopas Lanzarote para servicios de clase 43;

* Retirar los rótulos comerciales Kopas y Kopas Lanzarote así como a la retirada del tráfico económico también a su costa de toda mención a las anteriores denominaciones en documentos mercantiles y publicidad, envoltorios, material publicitario, etiquetas, bolsas, tarjetas , directorios, guías telefónicas, guías del ocio, y redes sociales;

* Destruir a su costa los elementos descritos en el punto anterior;

* Abonar a la actora en concepto de indemnización la cantidad correspondiente al 1% sobre la cifra de ventas alcanzada por los servicios y productos comercializados bajo la denominación Kopas y Kopas Lanzarote desde su apertura el 18 de octubre de 2014 hasta el cese efectivo de la utilización de dicho signo;

* Publicar el fallo de la sentencia que se dicte en este procedimiento a su costa en el periódico de mayor difusión en Canarias o en su defecto en Arrecife de Lanzarote observando el mismo número de fuente y el resto de publicaciones de dicho rotativo;

* Renunciar a su costa a los nombres de dominio Kopaslanzarote.es y Kopaslanzarote.com;

* modificar su denominación social por otra que no contenga el término kopas como ningún otro que pueda asimilarse desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, significándose que transcurrido un año desde la firmeza de la sentencia sin verificarlo se producirá la extinción de la sociedad.

3. La clase 43 de la Clasificación de Niza comprende servicios de restauración (alimentación)

La marca registrada es la siguiente:

4. La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia, estimó parcialmente la demanda, en los términos reflejados en el antecedente de hecho primero. En síntesis estima la acción de infracción marcaria, ordenando el cese en el uso de la denominación Kopas y Kopas Lanzarote, , condenando a la indemnización de daños y demás peticiones consecuentes, salvo el cambio de denominación de la sociedad demandada que desestima.

Tampoco acoge la acción por competencia desleal.

Las razones que llevan al juez de 1ª instancia a considerar la infracción marcaria por riesgo de confusión es la constatación de que el demandado ha estado utilizando en el tráfico el nombre o vocablo ' Kopas', existiendo una similitud fonética, gráfica y conceptual, así como que es titular de los dominios de internet kopaslanzarote.es y kopaslanzarote.com; y que se ha usado para servicios similares para los que la marca está registrada.

Sobre estos hechos acude a la jurisprudencia de la Sala Primera, sentencia nº 433/2013 de 18 de junio, y concluye que se cumple con los parámetros allí marcados.

5. Recurre KOPAS LANZAROTE, sólo el pronunciamiento respecto a la infracción marcaria, por los siguientes motivos:

i) interpretación errónea del art. 34.2 de la Ley de Marcas y jurisprudencia que lo desarrolla al haberse interpretado de manera errónea los requisitos exigidos para declararse el riesgo de confusión.

6. El demandante se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia, que no ha impugnado.

7. La Sala, por los motivos que se expondrán, considera que no existe infracción marcaria por riesgo de confusión, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y por ende vamos a estimar el recurso.

SEGUNDO.- Posiciones de las partes. Objeto del recurso.

1. Son causas invocadas en el recurso para desvirtuar la sentencia de 1ª instancia las siguientes:

i) la marca KOPAS no es notoria.

ii) el término KOPA por sí mismo, como signo denominativo no podría ser objeto de marca, sino que son la caligrafía, los colores y el logo lo que denotan el signo distintivo de la marca registrada.

iii) que en enero de 2018 el demandado obtuvo el registro de la marca DISCOKOPAS LA MARINA, a pesar de la oposición del hoy demandante. La resolución de la autoridad administrativa entiende que no hay riesgo ni de confusión ni de asociación.

iv) que la sentencia se centra solo en parte de la marca, de la denominación social y de los dominios de internet, pero no hace una valoración conjunta, máxime cuando el término KOPAS por sí solo podría ser objeto de una prohibición absoluta.

v) Respecto al resto de acciones objeto de condena se señala:

* acción de cesación: no hay visión de conjunto hecha en la sentencia.

* acción de remoción y destrucción: la inclusión de Lanzarote no es de menor entidad; y no se valora la obtención del registro de la marca.

* acción de difusión: se sustenta en pantallazos de información, que no son verificados, y además que no depende de la voluntad de la parte.

* acción de indemnización de daños: no hay infracción marcaria por lo que no procede la condena.

2. El demandante se opone al recurso de apelación insistiendo en que en nada afecta el registro de la marca posterior; que no hay error en la valoración de la prueba al existir similitud entre la marca y el signo, y al concurrir una identidad aplicativa por destinarse a los mismos servicios; y que al existir confusión se debe producir una estimación automática de las acciones de cesación, remoción, difusión e indemnización.

3. Para centrar la controversia en primer lugar debemos determinar los hechos que están probados o que no han sido controvertidos:

i) el demandante tiene registrada la marca nacional nº 2972.070 para la clase 43 desde septiembre de 2011. Que se trata de una marca mixta, que en su solicitud ante la OEPM, realiza una reivindicación del color como característica distintiva de la marca. Concretamente los colores Blanco, Rojo y Negro. (Folio 28 de las actuaciones)

ii) que el demandado desde 2014 viene utilizando en su ámbito empresarial determinados signos. Concretamente estos signos se refieren a la denominación social y al dominio de internet, junto con fotografías y noticias acompañadas a la demanda. Concretamente los expuestos en los folios 172 (reverso), 196 (anverso), 197 (anverso y reverso), 198 (anverso y reverso), 199 (anverso y reverso), 200 (reverso pero de difícil apreciación por la oscuridad y calidad de la imagen), 201 (reverso), 202 (reverso) 204 y 206 (la misma imagen, en ambos casos al reverso). Se reproducen a los efectos de conforntación las tres imágenes más significativas, pues el resto de imágenes introducen alguno de los elmentos aquí reproducidos.

Foto folio 172

Foto folio 196 anverso

Foto folios 204 y 206 reverso:

iii) El demandado tiene registrada la marca nacional nº 3651789-5 para la clase 43 desde enero de 2018. En el expediente formuló oposición el hoy demadante sin que fueran acogidas sus excepciones. No consta que se haya instado la nulidad de la marca posterior. Concretamente la marca es mixta y es la siguiente:

iv) que ambos demandados se dedican al mismo negocio, la restauración nocturna con servicio de bebidas. Por tanto, es idéntico el servicio que prestan, ocio nocturno con venta de copas.

v) que la marca registrada y los signos utilizados por el demandado no son idénticos (se analiza sólo su similitud).

vi) la marca no es notoria ni renombrada, pues la sentencia contiene este pronunciamiento, y no ha sido atacada en apelación, por lo que es una declaración que permanece inalterable.

vii) la distintividad de la marca registrada viene determinada por la letra K y por los colores empleados: blanco, rojo y negro. El término 'copa' carece de distintividad, y no se ha acreditado que la distintividad sea haya conseguido de manera sobrevenida.

4. Previo a entrar en el recurso, como puntualiza el demandante en su escrito de oposición, es relevante destacar, que si bien la nueva marca registrada por el demandado confiere a su titular los derechos que le son propios, los signos que deben ser enfrentados son los señalados por el actor en su demanda, empleados antes del registro de su marca, al ser estos signos los que sustentan la causa de pedir como hechos de relevancia jurídica para la estimación de la acción. Así lo impone el art. 400.1 de la Ley 1/2000. Y todo ello sin perjuicio de la valoración que en su caso podamos hacer como hecho nuevo de la marca registrada por la demandada.

Y sobre todo, tras la sentencia del TJUE de 21 de febrero de 2013, asunto Federation Cynologique Internationales, C-561/11, asumida por la Sala Primera en sentencia de 14 de octubre de 2014, que permite la declaración de infracción a pesar de la existencia de un marca posterior registrada sin necesidad de la previa nulidad de la posterior.

5. Por tanto, todo se ciñe a una nueva valoración del acervo probatorio y la calificación jurídica dada, en cuanto al carácter distintivo de la marca, valoración del riesgo de confusión y ponderación de los signos enfrentados.

TERCERO.- Principios del TJUE aplicables a la Ley de Marcas.

1. El Tribunal Supremo en sentencia nº 775/2021 de 10 de noviembre reconoce la aplicación de las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Eropea a la legislacional nacional.

Así lo justifica:

'En términos muy similares se regula, para las marcas nacionales, en el art. 34.2.b) LM. Esta regulación es equivalente al art. 5.1.b) de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (actual art. 10.2.b) de la Directiva UE 2015/2436, de 16 de diciembre), razón por la cual resultan de aplicación las directrices emanadas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con ocasión de la interpretación de este precepto.'

CUARTO.- La doble identidad vs lo similar. Función de la marca. Ausencia de marca notoria o renombrada. Consecuencias.

1. Previo al análisis del carácter distintivo de la marca y examen de los signos enfrentados, es necesario para acotar los hechos jurídicos relevantes que deben ser tenidos en cuenta que identifiquemos la acción ejercitada, y la identidad o similitud de la marca, signos y servicios enfrentados.

2. A pesar del fundamento de derecho genérico de la demanda, que se refiere al art. 34 de la Ley de Marcas, según se desprende de la sentencia recurrida, no controvertida en este punto por el recurso, se ejerce la acción con arreglo a lo previsto en el art. 34.2 letra b) de la Ley de Marcas.

Este precepto concretamente señala:

'2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.'

3. Por tanto, implora el demandante su derecho de exclusiva por entender que los signos empleados son similares a la marca que tiene registrada, lo que excluye la protección otorgada por la 'doble identidad' (signos idénticos para productos o servicios idénticos).

A) Función de la marca.

4. Los cuatro requisitos para apreciar la infracción marcaria son pacíficos en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si bien los requisitos exigidos en casos de 'doble identidad' y los exigidos para los casos de similitud coinciden los tres primeros y difieren en el último.

Concretamente, en casos de identidad de servicios, pero similitud entre marca y signo la diferencia estriba en la protección dada por las funciones que cumple la marca, pues en los casos de signos similares (no idénticos) sólo hay infracción cuando quiebra la función esencial de la marca. (Es decir, la identificación por los consumidores de la procedencia del producto o servicio.)

Así, lo afirma la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE), asunto C-119/10, asunto Red Bull GmbH. El Tribunal declaraba:

'25. De conformidad con el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, el titular de una marca está facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, de un signo idéntico o similar a su marca, cuando dicho uso se produzca en el tráfico económico, para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca esté registrada, y, debido a la existencia de un riesgo de confusión en el público, menoscabe o pueda menoscabar la función esencial de la marca, que es garantizar a los consumidores la procedencia de los productos o servicios [véase, en particular, la sentencia de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, Rec. p. I-4231, apartado 57 y jurisprudencia citada.'

5. En este caso, por tanto, toda la protección que se pretenda obtener por el titular de la marca, debe estar amparada en conseguir la finalidad esencial de la marca, es decir la identificación por el consumidor del origen del servicio, y no por las restantes finalidades que también han sido reconocidas a la marca, como la calidad del bien o servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad. ( STJUE de 18 de junio de 2009, LÂ?Oreal SA, C-487/07).

6. En consecuencia, para confrontar la marca y los signos son irrelevantes todos aquellos hechos que puedan afectar a funciones de la marca distintas a la principal, o queden al margen de esa función esencial.

B) Marca ordinaria.

7. Igualmente, dado el carácter ordinario de la marca, ausente de renombre o notoriedad, también deben quedar excluidos aquellos hechos tendentes a acreditar o que puedan implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada, tal y como dispone el art. 34.2.c) de la Ley de Marcas.

C) Conclusiones.

8. Por tanto, como hemos expuesto solo es relevante como causa de pedir los hechos que sirvan para identificar el origen empresarial de los servicios dados por la marca registrada y que puedan generar una confusión en el consumidor medio al que se destinan esos servicios.

QUINTO.- Riesgo de confusión: Trascendencia de la escasa distintividad de la marca.

1. La sentencia recurrida desarrolla una correcta valoración del riesgo de confusión, con un pormenorizado análisis de la jurisprudencia de la Sala Primera, pero sobre la base de una cuestión no compartida por esta Sala: el carácter distintivo de la marca.

Tal y como solicita el demandante, la sentencia otorga a la marca registrada un carácter distintivo fuerte sobre el elemento denominativo 'Kopa', y precisamente es la denominación la que no puede servir como carácter distintivo de la marca.

El demandante de manera taimada induce al error pues su demanda se apoya esencialmente en el elemento denominativo de su marca, y suplica el cese de la denominación 'Kopas' o 'Kopas Lanzarote', cuando el mismo, en su solicitud que se registre como marca mixta, y declara la distintividad de la marca no por la denominación sino por los colores que incorpora a la denominación.

2. La Sala Primera ha desarrollado una doctrina en diversas sentencias por las que a menor distintividad del elemento predominante en la marca registrada más difícil es incurrir en un riesgo de confusión al tener más cualidad diferenciadora los demás elementos que conforman los signos enfrentados. Concretamente la sentencia 503/2019 de 30 de septiembre, recogiendo lo dicho por otras anteriores señalaba:

'La Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión. Así lo hemos declarado, por ejemplo, en las sentencias 240/2017, de 17 de abril , y 504/2017, de 15 de septiembre , por citar algunas de las más recientes.'

3. En este caso, como ya exponíamos, la marca registrada es mixta, con un elemento denominativo que es Kopa, y unos colores (blanco, negro y rojo). El elemento denominativo es un nombre de uso común que describe uno de los servicios inherentes prestados en cualquier bar-discoteca de ocio nocturno: la dispensa de copas.

En caso similar, como reflejaba la sentencia nº 503/2019 de 30 de septiembre, de la Sala Primera, en relación al 'acusado carácter genérico' del vocablo 'aromas' para perfumes, el vocablo 'kopa' tiene un 'acusado carácter genérico' o descriptivo para los bares de ocio nocturno, usualmente llamados 'bares de copas'.

4. Además, concurre uno de los elementos diferenciadores para que debemos tener presente en la valoración de la existencia de la infracción, cual es el conocimiento significativo de los consumidores medios adultos de lo que es una copa.

La sentencia Kerrymaid vs Kerrygold dictada por el Tribunal Supremo con el nº 775/2021 de 10 de noviembre, entendía cometida la infracción marcaria porque el grueso del consumidor medio al que se dirige el producto, su 'conocimiento no es tan significativo en el conjunto del público pertinente,...., como para que pueda afirmarse que sería reconocido como una indicación geográfica del producto, en este caso, de la margarina a la que se aplicaba el signo distintivo controvertido.'

Es decir, a sensu contrario, en este caso, los consumidores medios saben e identifican perfectamente lo que es una copa.

5. Por tanto, la infracción marcaria debemos analirzarla con los otros signos, tanto de la marca, como de los empleados, cuando la marca no ha adquirido una singularidad sobrevenida.

6. En último lugar, como ya hemos recogido, no podemos ni olvidar ni obviar, que en su solicitud de registro la propia entidad demandante reivindica los colores, no el elemento denominativo, como característica distintiva de la marca.

7. Sobre estas consideraciones debemos hacer la ponderación del juicio de confusión.

SEXTO.- Riesgo de confusión. Requisitos.

1. Los parámetros marcados por la Sala Primera para efectuar el análisis del riesgo de confusión que determine la infracción han sido recogidos en diversas sentencias de la Sala Primera. Concretamente la sentencia 95/2014, de 11 de marzo, acogiendo lo marcado por otras previas, los sintetizó en los siguientes términos:

'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance'

ii) 'La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes'

iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes'. Depende, 'en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados'

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: ' así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa'

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada

vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales'

2. De esta doctrina, debemos concluir que a pesar de tratarse de servicios idénticos y al no ostentar la marca una distintividad sobrevenida, dada la generalidad del vocablo 'kopa', el análisis comparativo de los signos como imagen imperfecta representada por el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sobre una visión de conjunto, debemos hacerla con especial atención sobre los elementos de la marca que configuran y dotan su carácter distintivo.

3. Por tanto, más que el signo denominativo 'kopa', que evoca e indica como ya hemos dicho el servicio prestado, debemos analizar los elementos que dotan a la marca mixta registrada de carácter distintivo, que evitan a su vez la negación del registro por la concurrencia de la prohibición absoluta del art. 5.1 de la Ley de Marcas.

De la propia solicitud, estos elementos son los colores negro, rojo y blanco; y por examen de la marca, además de los colores podríamos añadir la letra K en lugar de la C, que es la propia del castellano.

4. Al comparar la marca con los signos utilizados por el demandado se observa que si bien utiliza la K, le añade una S para hacer el plural, además suele acompañar la denominación Kopas del vocablo Lounge, o de una corona, o de la indicación Lanzarote, o de la palabra 'eventos', o de unas alas. Además la tipografía de letra distinta, no utiliza los colores que dan la distintividad a la marca registrada.

5. Así desde el punto de vista fonético si excluimos el sonido 'copa' por la escasa distintividad que otorga a la marca, no hay confusión; desde el punto de vista gráfico y conceptual la letra K no es suficiente para entender que en una visión de conjunto el consumidor medio pueda entender que los servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, pues la imagen imperfecta que se conserva en la memoria es más sonoro que visual, por cuanto la fuerza la otorga el servicio de copas prestado, y es similar fonéticamente 'kopas' que 'copas'. Desde un punto de vista conceptual debemos añadir que en los signos empleados por el demandado no se utilizan los colores que dotan de distintividad a la marca registrada (negro, rojo y blanco), y además el demandado suele acompañar a sus signos bien de los vocabos 'lounge', 'Lanzarote' o 'eventos' o bien de la forma gráfica de una corona o unas alas.

6. Por todo ello, como indica la sentencia nº 503/2019 de 30 de septiembre, transcrita en el fundamento anterior, y que asume la doctrina sentada por otras sentencias, como la nº 240/2017, de 17 de abril , o la nº 504/2017, de 15 de septiembre, los cambios introducidos por el disco bar de Lanzarote que hemos expuesto añadir la letra 's', otras palabras, otras figuras como la corona o las alas, y la utilización de colores distintos a los que otorgan la distintividad, es suficiente para que declaremos que no hay riesgo de confusión, puesto que no menoscaban la función esencial de la marca al no poder confundir al consumidor medio en la identificación del origen empresarial del revicio.

7. Por tanto el recurso de apelación dede ser estimado, y la demanda desestimada.

SÉPTIMO.- Costas y depósito.

A) Costas de 1ª instancia.

1. Según dispone el art. 394 de la ley 1/2000, desestimada la demanda, sin que concurre la excepción de serias dudas de hecho o de derecho, el demandante deberá pagar las costas.

B) Costas de la 2ª instancia.

2. La estimación del recurso de apelación supone la no imposición de costas al apelante, tal y como ordena el art. 398 de la Ley 1/2000.

C) Depósito para recurrir.

3. Asimismo, procede acordar la restitución del depósito constituido por el recurrente para recurrir de conformidad con la disposición adicional 15ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Será entregado al recurrente.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, y por la autoridad que nos confiere la Constitución,

Fallo

1. ESTIMAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por KOPAS LANZAROTE S.L., frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria de 10 de marzo de 2021, en el Juicio Ordinario 377/2016

2. REVOCAR la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria de 10 de marzo de 2021.

3. DESESTIMAR la demanda interpuesta por LA POSADA DE JAMAICA S.L frente a KOPAS LANZAROTE S.L.

4. ABSOLVER a KOPAS LANZAROTE S.L. de todos los pedimentos deducidos en su contra.

5. IMPONER LAS COSTAS de 1ª instancia a LA POSADA DE JAMAICA S.L.

6. NO IMPONER LAS COSTAS del recurso de apelación.

7. ORDENAR la restitución del depósito constituido para recurrir a KOPAS LANZAROTE S.L.

Contra esta sentencia podrán las partes legitimadas interponer recurso extraordinario por infracción procesal, en los casos del artículo 469 de la Ley 1/2000; o el recurso de casación, en los del artículo 477. El recurso se interpondrá ante este Tribunal en el plazo de 20 días desde el siguiente a su notificación, y será resuelto por la Sala Civil del Tribunal Supremo, conforme a la Disposición Final decimosexta de la Ley 1/2000.

Expídase testimonio de esta resolución por duplicado, que se llevarán al Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse recibo.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.