Sentencia Civil Nº S/S, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 104/2002 de 15 de Septiembre de 2003

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 104/2.002

JUICIO DE MENOR CUANTÍA Nº 413/98

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

D. JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH

En la ciudad de Barcelona, a quince de septiembre de dos mil tres.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio de declarativo ordinario de menor cuantía número 413/98 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de los de Barcelona, a instancia de LEVI STRAUSS & CO representada por el Procurador de los Tribunales D. Antonio Mª. De Anzizu Furest y asistida de su letrada Dª. Cristina Duch Fonoll contra EXPRESS UNIÓN PACÍFIC, S.L y D. David , representada por el Procurador de los Tribunales D. Jordi Fontquerni Bas y asistidos de su letrado D. Jordi María Ramentol Mesa; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia dictada en los mismos el día 20 de octubre de 2.000, por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de dicho Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO:".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de EXPRESS UNIÓN PACÍFIC, S.L y D. David y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad, previo emplazamiento de las partes, y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales y tuvo lugar la celebración de la vista pública el día 21 de julio de 2.003, con el resultado que obra en la precedente diligencia.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora, la entidad americana LEVI STRAUSS & CO, la cual desde 1.850 viene fabricando y comercializando prendas de vestir de notorio prestigio en el mercado, especialmente, el llamado pantalón vaquero cuyo modelo más conocido (el 501) ha popularizado en gran parte del mercado mundial, es titular, entre otras, de las marcas nacionales nº 437.420 y 818.748 "LEVI'S" y "LEVI STRAUSS" (registradas en 1.973 y 1.978 en la Oficina Española de Patentes y Marcas para distinguir artículos de la clase 25 del Nomenclátor, esto es, "artículos de vestir para caballeros, señoras y niños" docs. 2 y 3-); de la denominación "501" (que utiliza en Estados Unidos desde 1.890) y tiene registrada en nuestro país desde 1.986 con el nº 1.045.882 - doc. 4-; un gráfico consistente en una etiqueta cuyo diseño está configurado en su parte inferior por el gráfico de dos caballos tirando de un par de pantalones vaqueros, que simboliza la resistencia de la que gozan las prendas anunciadas y en cuya parte superior aparece una cenefa en forma de doble arco sobre la que se insertan las palabras "LEVI'S STRAUSS & CO", cuyo registro solicitó y le fueron concedidos dos marcas (una en 1.964 con el nº 456.632 en la que aparece la inscripción de la figura con los dos caballos por si sola, y otra en 1.978 con el nº 895.899, relativa a la etiqueta en su conjunto -docs. 5 y 6-); un signo gráfico consistente en un repunte en forma de doble arco que va cosido en los bolsillos traseros de los pantalones vaqueros, concedida como marca con el nº 456.630 -doc. 7-; una pequeña etiqueta de tela de forma rectangular y de diversos colores, según los casos, que va cosida en el lateral izquierdo del bolsillo derecho trasero de los pantalones vaqueros que fabrica y comercializa y que aparecen registradas con los números 456.631 (respecto a la roja), 1.002.078 (la blanca), 1.003.952 (la negra), 1.003.954 (la naranja), 1.180.319 (la verde), 1.180.320 (la de cuero) y 1.202.226 (la plateada).

De igual modo, solicitó y obtuvo en 1.979 un registro (nº 901.710) consistente en el conjunto de los tres gráficos descritos -doc. 9- y afirma en su escrito de demanda que concluye la identificación de sus pantalones 501 con unas etiquetas de cartón cuyo diseño se halla igualmente registrado con los números 1.927.896 y 755.953 y que consisten, respectivamente, en "una etiqueta anaranjada de forma trapezoidal cuya parte inferior consiste en un doble arco y que en sus laterales contiene dos flechas curvadas señalando hacia la parte exterior de la etiqueta y con una inscripción en inglés relativa al tipo de pantalones" y "una etiqueta rectangular que se sitúa en la parte inferior de la anterior y que es una especie de dollar en el que se indica This is a pairo f Levi's.

SEGUNDO.- Dicha sociedad denunció en su escrito de demanda que la entidad EXPRESS UNIÓN PACIFIC, S.L ha venido utilizando en el mercado para identificar los pantalones vaqueros que comercializa signos distintivos que presentan serias identidades con aquéllos cuya titularidad ostenta, entre los que cabe citar la denominación "LEVRAI-STRACIO" o "LEVRAI", "5C1", "5c1" y "5 1", la etiqueta de cuero descrita más arriba en la que ha introducido unas mínimas distinciones, el doble arco cosido a los bolsillos traseros de los pantalones, la etiqueta roja y las etiquetas de cartón igualmente mencionada y con base en tal relato y en los artículos 31 y 35 (en relación con el 36) de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas y 5, 6, 11 y 12 (en relación con el 18) de la Ley 10/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, ejercitó la acción declarativa de la infracción marcaria, la de cesación, la resarcitoria de los perjuicios causados y la de nulidad de la marca registrada por la demandada (la nº NUM000 " DIRECCION000 ", cuya titularidad ostenta el codemandado Sr. David ), a las que acumuló la declarativa de ilicitud concurrencial, la dirigida a la remoción de los productos en cuya fabricación se tradujo aquélla y a la difusión de la sentencia condenatoria en dos publicaciones nacionales.

La sentencia impugnada acogió todas las acciones ejercitadas, a salvo la de nulidad de la marca inscrita en favor del codemandado, y ello por estimar que "aisladamente y en si misma, sin otros añadidos no genera confusión con la denominación LEVI'S o LEVI STRAUSS...ya que solo coinciden las tres letras iniciales, sin que tampoco resulten similares o confundibles la pronunciación española o inglesa de dichas palabras" y porque "además la notoriedad de la marca LEVI'S o LEVI STRAUSS es suficiente para excluir toda posibilidad de confusión".

La actora, al consentir este último pronunciamiento, provocó la firmeza del mismo, al igual que sucedió con relación al acogimiento de las acciones concurrenciales, que no fueron objeto de impugnación por parte del recurrente y que, por ello, han devenido inatacables.

TERCERO.- Los motivos esgrimidos por los demandados al formalizar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que puso fin al litigio en la primera instancia fueron, en síntesis, los siguientes: a) falta de legitimación activa de la demandante, toda vez que no ejerce el comercio en España; b) falta de litis consorcio activo necesario, por cuanto entiende que debería de haberse traido al procedimiento a la licenciataria de las marcas LEVI STRAUSS ESPAÑA; y, c) ausencia de confusión entre los signos enfrentados.

CUARTO.- Ninguna de las dos excepciones fundadas en supuestos defectos en la personalidad de la actora y en la defectuosa constitución de la relación jurídica procesal pueden ser acogidos y, ello porque, tal y como manifestó el Ilmo. Sr. Juez en la sentencia objeto de la impugnación, el artículo 31 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas (aplicable al litigio por razones de temporalidad) otorga "al titular de la marca registrada (la posibilidad de) ejercitar las acciones del artículo 35 de la presente Ley frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores".

Al haber acreditado la demandante su cualidad de titular, a medio de la documental aportada con el escrito de demanda (tal y como ha quedado reseñado más arriba), ha cumplido la única condición que le venía impuesta en orden al ejercicio de los derechos que ostentaba en la esfera marcaria, sin que la presencia del licenciatario español venga impuesto en esta órbita por precepto alguno.

Algún planteamiento cabría en la esfera concurrencial en donde la legitimación la ostenta quien "participa en el mercado" (art. 1 Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal), pero la anunciada firmeza de la resolución de instancia en cuanto a este particular, impide entrar en su análisis.

QUINTO.- En cuanto al motivo referente a la ausencia de confundibilidad entre los signos puestos en conflicto, es preciso afirmar que el riesgo de confusión que dicho precepto trata de proscribir (que no es sino el riesgo de confundibilidad, esto es, la mera posibilidad de que el mismo se produzca aunque no se haya ocasionado todavía) ha de interpretarse, tras la amplitud con que lo diseñan la Primera Directiva Comunitaria de 21 de diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (art. 4.1.b) y el Reglamento (Comité Ejecutivo) Nº 40/94 del Consejo, de la Marca Comunitaria (arts. 8.1.b) y 9.1.b), con un criterio holgado, comprensivo también del riesgo de asociación, que se origina cuando el consumidor no sufre una confusión acerca de la identidad de la empresa de procedencia sino que, aún consciente de que los productos distinguidos con los signos en cuestión tienen una procedencia empresarial distinta, supone equivocadamente que entre las empresas oferentes de cada uno de ellos, existen relaciones económicas, comerciales, organizativas o de cualquier otra índole (SSTJCE de 11 de noviembre de 1.997 -caso Sabel BV contra Puma AG Rudolff Dassler Sport -asunto C-251/1.995-, de 29 de septiembre de 1.998 -caso Canon Kabuschiki Kaischa contra Metro Goldwin Mayer, Inc -asunto C-39/1.997- y de 22 de junio de 1.999 -caso Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV -asunto 342/97- (que, al señalar los criterios a seguir para determinar el carácter distintivo de la marca, sostiene que "para determinar el carácter distintivo de una marca... el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. (23) Al realizar la operación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca o no de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada; la cuota de mercado poseída por la marca; la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca; la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla; la proporción de los sectores interesados que identifican los productos o servicios atribuidos a una procedencia empresarial determinada gracias a la marca; así como las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales).

SEXTO.- La jurisprudencia tiene repetidamente declarado que el juicio de confundibilidad entre los diversos signos confrontados ha de alcanzarse a través de una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de los mismos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica y que las semejanzas, de haberlas, es preciso que estén referidas, no sólo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la misma (STS de 16 de mayo de 1.995).

Con arreglo a tales parámetros, la confrontación entre las marcas enfrentadas, de un lado, "LEVI'S" y "LEVI STRAUSS", la denominación "501" y todos los signos descritos en el fundamento primero de la presente, cuya titularidad registral ostenta la demandante y, de otro, "LEVRAI- STRACIO" o "LEVRAI", "5C1", "5c1" y "5 1", que son las que utiliza la recurrente, debe arrojar el resultado positivo apreciado por la sentencia impugnada de cara a la existencia del citado riesgo de confusión, siquiera por la vía de la asociación, por cuanto el consumidor puede correr el riesgo de pensar en un origen empresarial común para los productos distinguidos con tales denominativos, y ello, aunque el recurrente inserte un dibujo parecido (bueyes en vez de caballos) en alguno de aquéllos, que en nada separan a los mismos o, aunque haya introducido otras diferencias en bolsillos (que no son tales) o en costuras, ni aunque los canales de comercialización sean distintos, toda vez que en el ámbito marcario en el que nos hallamos la resolución de los conflictos que se plantean pasa por la confrontación de la marca violentada, tal y como ha sido registrada, con aquélla a medio de la cual se está cometiendo la misma, tal y como está siendo usada, sin que deban tomarse en consideración otros parámetros más propios de otras esferas.

SÉPTIMO.- El fracaso del recurso determina la imposición a los recurrentes de las costas de esta alzada.

Fallo

Que con desestimación del recurso interpuesto por la representación de EXPRESS UNIÓN PACÍFIC, S.L y de D. David contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de los de Barcelona con fecha 20 de octubre de 2.000, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la misma, condenando a los recurrentes al abono de las costas causadas con ocasión de su recurso.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia pública. DOY FE.