Sentencia Civil 352/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 4055/2019 de 07 de marzo del 2023

PRIMERO. Resumen de antecedentes

1. British Education System, S.L. (en adelante Besystem) es titular, entre otras, de las siguientes marcas españolas:

Marca figurativa núm. 2.517.361, que contiene la denominación "St. George ISOM The British School of Málaga El Colegio Británico de Málaga", para "servicios de educación, formación y esparcimiento; actividades deportivas y culturales" de la clase 41, registrada el día 12 de diciembre de 2002.

La marca denominativa núm. 2.521.069 " St. George-International School of Málaga", también para servicios de la clase 41, registrada el día 14 de enero de 2003 y renovada el día 14 de diciembre de 2012.

Y la marca figurativa núm. 2.968.559, que contiene la denominación "St. George ISOM The British School of Catalunya", para servicios de la misma clase 41, registrada desde el día 23 de agosto de 2011:

El uso de estas marcas había sido cedido a las sociedades que explotan los colegios St. George's British School of Almería (en Roquetas de Mar), St. George's British School of Madrid (en La Moraleja y en Sanchinarro, Madrid) St. George's British School of Málaga, en Cerrado de Calderón, Málaga, St. George's British School of Seville, en Sanlúcar la Mayor, Sevilla y St. George's British School of Catalunya, sito en Barcelona. Son centros registrados en el Ministerio de Educación y los organismos autonómicos correspondientes como colegios privados extranjeros en España, que imparten el sistema de educación británica y están registrados en el British Council como colegios británicos en España.

2. Saint George's School, S.L. (en adelante, SGS), propietaria de un colegio registrado en la Generalitat de Catalunya como "Sant Jordi", es titular de la marca española denominativa 1.241.909 "Saint George's School Escuela Inglesa de Gerona".

También lo es de la marca española figurativa núm. 1.251.157, que contiene la denominación "St. George's School", también para servicios de la clase 41, desde el día 9 de mayo de 1989:

El colegio Sant Jordi no está registrado como centro docente privado extranjero, sino como centro privado con varias enseñanzas de régimen general (primaria, ESO y bachillerato). A diferencia de los centros vinculados a la demandante, no está registrado en el British Council, y no imparte el curriculum o itinerario académico británico sino el sistema educativo implantado por la LOE, con las particularidades que se aplican en la Comunidad Autónoma de Catalunya, y con especial atención a la enseñanza de la lengua inglesa, que se usa también como lengua vehicular de determinadas asignaturas, con la finalidad de que los alumnos puedan asumir determinados grados oficiales del conocimiento del idioma (los denominados First Certificate y Advanced entre otros).

3. En el año 2012, Besystem solicitó el registro de una marca figurativa, para servicios de la clase 41, que contenía la denominación "ST GEORGE'S the British SCHOOL". Ante la oposición de SGS, esta solicitud fue denegada por la OEPM mediante una resolución de 4 de junio de 2012 por riesgo de confusión con la marca prioritaria de SGS.

Para entonces, Besystem venía haciendo uso del siguiente signo:

4. En la demanda que inició el presente procedimiento, Besystem solicitó la declaración de nulidad de las marcas titularidad de la demandada (SGS), y con carácter subsidiario la declaración de caducidad de las marcas por uso engañoso, al inducir a error al consumidor sobre los servicios que distinguen. También con carácter subsidiario ejercitó una acción de competencia desleal al amparo de los arts. 5, 6 y 12 LCD.

5. La demandada (SGS), tras oponerse a la demanda, formuló reconvención contra la demandante (Besystem) y dos sociedades de su mismo grupo, British Education Management, S.L. (en adelante, Bemanagement) y British International School XXII, S.L. (en adelante, BIS XXII), por infracción de los derechos marcarios de SGS, en la que ejercitaba las acciones indemnizatoria, de cesación, de remoción de efectos y de condena al cese en el uso del nombre de dominio "St. George.es". Con carácter subsidiario ejercitaba una acción de competencia desleal por actos de engaño. También se interesaba la declaración de nulidad o de caducidad, en su caso, de la marca figurativa 2.517.361 y la denominativa 2.521.069, y únicamente para la marca figurativa 2.968.559 la nulidad. A ello se añadió, también, una acción de competencia desleal, por infracción de los arts. 5.6 y 6 LCD, por el uso de cualquier símbolo que se aparte de los registros que no hayan sido declarado nulos o caducados y puedan entrar en colisión con las marcas de SGS.

6. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda principal por entender que no existía riesgo de confusión, descartó la nulidad de las marcas de SGS así como también la caducidad que de forma subsidiaria se pedía por haber devenido signos engañosos. Además, desestimó las acciones de competencia desleal en virtud el principio de complementariedad relativa.

Por otra parte, el juzgado estimó la demanda reconvencional por el uso de la marca por parte de Besystem en su página web y en los colegios que gestiona, por el uso de unos signos registrados que puede generar confusión. Declaró que todas las sociedades demandadas habían infringido los derechos marcarios que los registros 1.241.909 y 1.251.157 otorgan a la demandante, y las condenó: al cese de actividades que pudieran afectar a los derechos marcarios de SGS; a abstenerse de realizar conductas en un futuro que afectaran a tales marcas; y a pagar una indemnización de 68.629'98 euros por parte de Besystem y la cantidad de 592.324'51 euros por Bemanagement. También condenó a Besystem a cesar en el uso del dominio "web.stgeorge.es" y derivados; y declaró la caducidad por falta de uso de las marcas de Besystem 2.517.361 (marca figurativa) y 2.521.069 (marca denominativa) y ordenó cancelar los registros correspondientes.

7. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por ambas partes. La Audiencia estima en parte el recurso de apelación de Besystem, Bemanagement y BIS XXII, en cuanto que declara la caducidad de la marca denominativa 1.241.909 "Saint George's School Escuela Inglesa de Gerona".

Y también estima en parte el recurso de apelación de SGS y declara la nulidad de las marcas de Besystem 2.521.069, 2.517.361 y 2.968.559.

El resto de los pronunciamientos de la sentencia de primera instancia son confirmados. En lo que ahora interesa, también se confirma el pronunciamiento sobre la condena a indemnizar daños y perjuicios por parte de las demandantes reconvenidas (Besystem, Bemanagement y BIS XXII) por la infracción marcaria. La Audiencia, al desestimar el recurso de estas últimas, razona lo siguiente:

"83. La sentencia de instancia, que estima acreditada la infracción marcaria y constan los requerimientos efectuados a las recurrentes, se remite al art. 45.5 LM que permite, sin necesidad de prueba, solicitar el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, siendo la opción escogida por la parte demandante (en la reconvención) por SGS, todo ello con independencia de los posibles daños que se hubieran podido causar, y por las que se condena respectivamente a BSYSTEM a 68.629'98 euros, y a BEMANAGEMENT a 592.324'51 euros, sin reclamación alguna a BIS XXI, que inició sus actividades en 1 de septiembre de 2015.

"84. Entiende las recurrentes que existe un error en el dies a quo para fijar las cantidades por las que corresponde indemnizar, y que solo deben responder de los días transcurridos desde que fueron objeto de requerimiento, que fueron respectivamente para BSYSTEM y BEM los días 12 de febrero y 21 de abril de 2015. Las recurrentes efectúan un cálculo que dicen se adapta a las previsiones legales, de forma que partiendo de la cifra de negocios del último ejercicio (2014/2015), obtiene el importe diario de facturación y lo aplica a los días transcurridos desde el momento del requerimiento a cada una de las sociedades y hasta el final del ejercicio contable de estas sociedades, que está fijado el día 31 de agosto de 2015, reduciendo la cifra que resulta al 1%, lo que supone la obligación de BSYSTEM de satisfacer 73.289'55 euros y 4.783'85 euros para BEM. También se alega que la sentencia en este punto carece de motivación.

"85. El art. 43.5 LM permite que "El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados", estableciendo un mínimo con carácter objetivo, que no introduce las matizaciones que pretenden hacer valer los impugnantes en la medida en que este importe, en la cuantía que fija la Ley, procede en todo caso, y sin necesidad de actividad probatoria, por lo que limitar las cantidades a satisfacer por el infractor al periodo transcurrido desde la recepción del requerimiento por parte de SGS y hasta la fecha de cierre de su ejercicio no supone más que un intento de burlar la redacción legal e introducir unos parámetros indemnizatorios ajenos a la voluntad del legislador.

8. Frente a la sentencia de apelación, las demandantes reconvenidas (Besystem, Bemanagement y BIS XXII) han formulado un recurso extraordinario por infracción procesal, que ha sido inadmitido, y un recurso de casación, sobre la base de tres motivos, de los que sólo ha sido admitido el tercero.

SEGUNDO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo tercero. El motivo denuncia la infracción del art. 42.2 LM, en relación con el art. 43.5 LM, en cuanto a la determinación del dies a quo que debe tomarse como base para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

En el desarrollo del motivo, el recurrente razona que a su juicio "el dies a quo a partir del que debe computarse el cálculo indemnizatorio debe ser el del requerimiento, sin que pueda considerarse de aplicación el plazo de cinco años previsto en el art. 45.2 de la Ley de Marcas cuya literalidad se refiere únicamente a la prescripción de la acción civil".

De tal forma que, en la medida en que Besystem fue requerida para que cesara en los actos de infracción el 12 de febrero de 2015 y Bemanagement lo fue el 21 de abril de 2015, son esas fechas las que deben tomarse como referencia para el comienzo del cálculo de la indemnización.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Dese stimación del motivo. Partimos de la firmeza de la condena a las sociedades Besystem y Bemanagement a indemnizar a SGS por la infracción de las marcas de esta última. También consta que SGS dirigió un requerimiento a Besystem para que cesara en el uso de los signos infractores el 12 de febrero de 2015 y otro a Bemanagement el 21 de abril de 2015.

La sentencia de apelación ratifica la condena a indemnizar a SGS, titular de las marcas objeto de violación. El método de cálculo de la indemnización por el que optó la titular de la marca y que fue estimado por el tribunal de instancia es el previsto en el art. 43.5 LM: "el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados".

3. Como hemos recordado en la sentencia 561/2019, de 23 de octubre, "el art. 42 LM, al regular lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios", distingue los casos de responsabilidad objetiva, del apartado 1, y los de responsabilidad subjetiva o por culpa en la infracción, del apartado 2. En los supuestos del apartado 1, la infracción de la marca y la causación de "daños y perjuicios" dan lugar al derecho a su indemnización, sin que sea preciso acreditar la culpa del infractor. Estos casos son aquellos en que la infracción de la marca se ha realizado mediante alguna de las conductas de las letras a) y f) del art. 34.3 LM (poner el signo en los productos o en su presentación y poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas y otros medios de identificación...), así como cuando se trata de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados (...). Conforme al apartado 2, en el resto de los casos ("todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada..."), la procedencia de la indemnización queda supeditada a que el infractor hubiera sido previamente requerido, por el titular de la marca o el legitimado para ejercitar la acción, para que cese en la conducta infractora, y no hubiera hecho caso a dicho requerimiento; o también a que el infractor hubiera actuado con culpa o negligencia, o la marca fuera notoria, pues en este último caso se presume la culpa".

En nuestro caso, aunque la demanda reconvencional invocó la procedencia de la responsabilidad objetiva por entender que los infractores reconvenidos se hallaban en el supuesto del art. 42.1 LM, la sentencia de primera instancia, sin discutir lo anterior, apreció el cumplimiento de este presupuesto de la indemnización al constatar que las reconvenidas habían sido requeridas, lo que constituye un caso de responsabilidad subjetiva del art. 42.2 LM apoyada en la advertencia previa de cese en la conducta infractora.

Este presupuesto de la indemnización de daños y perjuicios opera no sólo para justificar la condena a la indemnización si el infractor no cesa en la conducta infractora después del requerimiento, sino que también determina el momento a partir del cual es responsable de los actos infractores. Esto es, fuera de los casos de responsabilidad objetiva y salvo que se acredite la culpa o negligencia anterior al requerimiento, el infractor responde de los actos de infracción posteriores al requerimiento. De acuerdo con la ratio de la norma, cuando no opere la responsabilidad objetiva, el infractor ha de responder de la indemnización desde que conociera o pudiera conocer que su conducta podría infringir la marca de quien ejercita la acción de violación, lo que supone responder por los actos de infracción posteriores a que conociera o tuviera que conocer esa situación.

Esta previsión legal es compatible con la contenida en el art. 45.2 LM, según la cual, "la indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción". Como indica la rúbrica del precepto, esta norma regula un plazo de prescripción para la acción de indemnización de daños y perjuicios, cinco años antes del ejercicio de la acción. Este plazo no impide que si el requerimiento del art. 42.2 LM se realiza dentro de este plazo, los actos infractores que puedan merecer una indemnización a favor del titular de la marca sean los posteriores al requerimiento, los que el infractor continúe realizando una vez ha sido advertido de que su conducta infringe la marca.

Y, lógicamente, el sistema de cuantificación de la indemnización por el que se opte, en este caso el previsto en el art. 43.5 LM, se acomoda a los actos infractores que, conforme a la reseñada interpretación del art. 42.2 LM, pueden merecer la condena indemnizatoria. En este caso, el cálculo del 1% de la cifra anual de negocio "realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados", tendría que tener en cuenta el momento de inicio de la responsabilidad indemnizatoria.

4. Aunque la sentencia de apelación se separa de esta interpretación, no por eso procede estimar el motivo, por falta de efecto útil. Tanto el juzgado como la Audiencia partieron de la existencia del requerimiento previo para justificar el cumplimiento del presupuesto de la acción de indemnización sobre la base de una interpretación del art. 42.2 LM que hemos declarado improcedente y que hacía irrelevante la determinación del momento en que la conducta infractora era merecedora de la responsabilidad indemnizatoria.

Como ya advertíamos antes, la reconvención expresamente justificaba el cumplimiento del presupuesto de la indemnización en el apartado 1 del art. 42, en que nos hallábamos en un caso de responsabilidad objetiva. Los hechos acreditados en la instancia muestran que los signos empleados por las reconvenidas que han sido considerados infractores de la marca de SGS fueron empleados en la primera comercialización de los servicios ilícitamente marcados. Siendo esto así, este presupuesto de la indemnización se cumplía respecto de todos los actos que han merecido la estimación de la infracción. Y, en consecuencia, procede confirmar la condena a indemnizar.

TERCERO. Costas

Desestimado el recurso de casación, procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente, de conformidad con lo regulado en el art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fallo