Sentencia Civil 205/2023 Tribunal Supremo. Sala de lo Civil, Rec. 3471/2019 de 09 de febrero del 2023

PRIMERO. Antecedentes

1. Para poder analizar la cuestión planteada por los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación, es preciso dejar constancia de los antecedentes del presente procedimiento y lo acaecido durante su tramitación. Esa labor viene facilitada por la extraordinaria claridad y completitud de las sentencias dictadas en primera instancia y en apelación, que analizan de forma exhaustiva las cuestiones controvertidas y de las que puede extraerse fácilmente lo acaecido.

2. Al tiempo de iniciarse el presente procedimiento, Boehringer Ingelheim Pharma Gmbh & Co (en adelante, Boehringer) era titular de la patente europea EP 1.379.220 (en adelante, EP 220), validada en España como patente española ES 2.236.590 (en adelante, ES 590). La patente fue publicada en la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) el 16 de julio de 2005 y su fecha de prioridad era 1 de junio de 2001.

La patente tiene por objeto "cápsulas de inhalación", elaboradas a base de materiales para cápsulas con un porcentaje reducido de humedad que contienen la sustancia activa tiotropio en forma de formulaciones pulverulentas. La patente ES 590 tenía 16 reivindicaciones, del siguiente tenor literal:

"1. Cápsulas para inhalación, que como polvo inhalable contienen tiotropio en mezcla con una sustancia auxiliar fisiológicamente inocua, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta un contenido reducido de humedad como humedad TEWS de secador con halógeno de menos que 15%.

"2. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 1, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre el grupo que consta de gelatina, derivados de celulosa, almidón, derivados de almidón, quitosana y materiales plásticos sintéticos.

"3. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 2, caracterizadas porque como material de las cápsulas se utiliza una gelatina en mezcla con otros aditivos seleccionados entre el grupo que consta de polietilen-glicol (PEG), con preferencia PEG 3350, glicerol, sorbitol, propilen-glicol, copolímeros de bloques PEO-PPO, y otros polialcoholes y poliéteres.

"4. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 3, caracterizadas porque el material de las cápsulas contiene, además de gelatina, un PEG en una proporción de 1 - 10% en peso, con preferencia de 3 - 8%.

"5. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 3 ó 4, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta una humedad TEWS o de secador con halógeno de menos que 12%, de modo especialmente preferido de _10%.

"6. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 2, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre el grupo de los derivados de celulosa hidroxipropil-metil-celulosa, hidroxipropil-celulosa, metil-celulosa, hidroximetil- celulosa e hidroxietil-celulosa.

"7. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 6, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta una humedad TEWS o de secador con halógeno de menos que 8%, de modo especialmente preferido de _ 5%.

"8. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 2, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre el grupo de los materiales plásticos sintéticos polietileno, policarbonato, poliéster, polipropileno y poli (tereftalato de etileno).

"9. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 8, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre polietileno, policarbonato y poli (tereftalato de etileno).

"10. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 8 ó 9, caracterizadas porque el material de las cápsulas presenta una humedad TEWS o de secador con halógeno de menos que 3%, de modo especialmente preferido de _1%.

"11. Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 10, caracterizadas porque el polvo inhalable contiene de 0,001 a 2% de tiotropio en mezcla con una sustancia auxiliar fisiológicamente inocua.

"12. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 11, caracterizadas porque la sustancia auxiliar consta de una mezcla de una sustancia auxiliar más gruesa que tiene un tamaño medio de partículas de 15 a 80 µm y de una sustancia auxiliar más fina que tiene un tamaño medio de partículas de 1 a 9 µm, siendo de 1 a 20% la proporción de la sustancia auxiliar más fina en la cantidad total de sustancias auxiliares.

"13. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 12, caracterizadas porque el tiotropio se presenta en forma de su cloruro, bromuro, yoduro, metano-sulfonato, para-tolueno-sulfonato o metil-sulfato.

"14. Uso de cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 13 y de un inhalador para la preparación de un medicamento para la inhalación.

"15. Uso según la reivindicación 14, para el tratamiento del asma o de la COPD.

"16. Uso de cápsulas vacías, que están caracterizadas por una humedad TEWS o de secador de halógeno de menos que 15% para la producción de cápsulas para inhalación con un cierto contenido de tiotropio según una de las reivindicaciones 1 a 13".

SEGUNDO. Desarrollo de la controversia en primera instancia

1. Inicial petición de nulidad de la patente ES 590. En marzo de 2012, Laboratorios Liconsa, S.A. (en adelante, Liconsa) presentó la demanda que inició el presente procedimiento, en la que pedía la nulidad de la patente ES 590 por falta de novedad y de actividad inventiva.

2. Petición de limitación judicial de la patente. Boehringer, junto con la contestación a la demanda, solicitó por medio de reconvención la modificación de las reivindicaciones de su patente ES 590, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.3 del Convenio de la Patente Europea (en adelante, CPE). El juego de las reivindicaciones limitadas que, en ese momento de formular la reconvención, presentó al juzgado fue el siguiente:

"1. Cápsulas para inhalación, que como polvo inhalable contienen de 0,19 a 0,48 % de bromuro de tiotropio en mezcla con lactosa como excipiente fisiológicamente aceptable, caracterizadas porque el material de las cápsulas se selecciona entre gelatina en mezcla con otros aditivos seleccionados entre polietilenglicol (PEG), con preferencia PEG 3350 en una cantidad de 3-8 % (en peso %) y derivados de celulosa seleccionados entre hidroxipropilmetilcelulosa, hidroxipropilcelulosa, metilcelulosa, hidroximetilcelulosa e hidroxietilcelulosa y presenta un contenido reducido de humedad como humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 10%.

"2. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 1, caracterizadas porque como material de las cápsulas se utiliza gelatina en mezcla con otros aditivos seleccionados entre polietilenglicol (PEG), con preferencia PEG 3350 en una cantidad de 3 - 8 % (en peso), y presenta un contenido reducido de humedad como humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 10%.

"3. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 1, caracterizadas porque el material de las cápsulas utilizado es hidroxipropilmetilcelulosa y presenta un contenido de humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 5%.

"4. Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizadas porque el excipiente consta de una mezcla de un excipiente más grueso que tiene un tamaño medio de partículas de 15 a 80 µm y de un excipiente más fino que tiene un tamaño medio de partículas de 1 a 9 µm, siendo de 1 a 20% la proporción del excipiente más fino en la cantidad total de excipiente.

"5. Cápsulas para inhalación según la reivindicación 4, caracterizadas porque el excipiente consta de una mezcla de un excipiente más grueso que tiene un tamaño medio de partículas de 17 a 50 µm, más preferible de 20 a 30 µm y de un excipiente más fino que tiene un tamaño medio de partículas de 2 a 8 µm, más preferible de 3 a 7 µm, siendo de 1 a 20% la proporción del excipiente más fino en la cantidad total de excipiente.

"6. Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 4 a 5, caracterizadas porque la proporción de excipiente más fino en la cantidad total de excipiente es de 3 a 15%, más preferible de 5 a 10%.

"7. Cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizadas porque las cápsulas para inhalación contienen de 3 a 10 mg de polvo inhalable, preferiblemente de 4 a 6 mg de polvo inhalable.

"8. Uso de cápsulas para inhalación según una de las reivindicaciones 1 a 7 y de un inhalador para la preparación de un medicamento para la inhalación.

"9. Uso según la reivindicación 8, para el tratamiento del asma o de la COPD.

"10. Uso de cápsulas vacías, que están caracterizadas por una humedad TEWS o de secador de halógeno de menos de 10% para la producción de cápsulas para inhalación con un cierto contenido de bromuro de tiotropio según una de las reivindicaciones 1 a 7".

3. Oposición de Liconsa. Frente a esta solicitud de limitación de la patente, Liconsa, al oponerse a la reconvención, adujo que las reivindicaciones limitadas eran nulas por falta de actividad inventiva. También que adolecían de falta de claridad e implicaban adición de materia, razón por la cual contradecían lo dispuesto en el artículo 123.2 CPE.

4. A la vista de esta contestación y antes de la audiencia previa, Boehringer solicitó la rectificación de lo que calificaba como errores tipográficos de las reivindicaciones limitadas 1, 2, 3 y 10:

En la RL1, solicitaba la introducción de una coma tras el término "PEG 3350", y otra coma entre "(en peso %)" y "y derivados", y la sustitución de "menos de 10%" por "menor o igual a 10%".

En la RL2, solicitaba la introducción de una coma tras el término "PEG 3350" y la sustitución de "menos de 10%" por "menor o igual a 10%".

En la RL3, solicitaba la sustitución de "menos de 5%" por "menor o igual a 5%".

Y en la RL10, solicitaba la sustitución de "menos de 10%" por "menor o igual a 10%".

5. El juzgado desatendió esta petición al entender que no cabía "modificar el tenor de las reivindicaciones en su versión limitada, una vez se ha presentado la petición de limitación" y que "la introducción de dichas supuestas correcciones variaría totalmente el ámbito de protección de las reivindicaciones".

Más tarde, la Audiencia corrige en este punto la decisión del juzgado y entiende que deben admitirse. Unas porque se trata de simples rectificaciones de errores tipográficos, que facilitan la comprensión del ámbito de protección de la patente; y otras porque, aunque constituyan una modificación que afecta al ámbito de protección de la patente respecto del texto inicial de las reivindicaciones limitadas, se formuló a tiempo de que la otra parte pudiera articular su defensa.

TERCERO. Resolución en primera instancia

1. La sentencia de primera instancia estima sustancialmente la demanda porque no declara que la patente ES 590 sea nula, sino que "carece de efectos respecto de las reivindicaciones originariamente concedidas", como consecuencia del ejercicio por el titular de la patente de la facultad de limitación.

2. Al analizar la reconvención, el juzgado declara inválidas las diez reivindicaciones en su versión limitada por incurrir en el defecto de materia añadida, por lo que contravienen el artículo 123.2 del CPE. Y, de forma subsidiaria, también concluye que las diez reivindicaciones limitadas carecen de actividad inventiva.

3. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Boehringer e impugnada por Liconsa. Esta impugnación afectaba únicamente a que no se hubiera declarado la nulidad de la patente originaria ES 590.

CUARTO. Limitación de la patente solicitada y obtenida ante la OEPM durante la tramitación de la apelación.

1. Durante la tramitación de la apelación, Boehringer presentó un escrito en el que ponía en conocimiento de la Audiencia que había hecho uso de la facultad de limitar la patente ante la OEPM, conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

La OEPM había acordado publicar la nueva versión de la patente ES 590 en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), que tuvo lugar el 5 de marzo de 2018. Boehringer alegó que, tras la publicación del nuevo folleto, el antiguo folleto había dejado de producir efectos ex tunc, por lo que, de conformidad con art. 22 LEC, debía acordarse la terminación del proceso por carencia sobrevenida de objeto.

2. La Audiencia, mediante un auto, además de desestimar la petición de sobreseimiento, declaró que no podía tomar en consideración el nuevo texto de la patente limitada ni reconocer eficacia a la limitación de la patente porque Boehringer no había solicitado la preceptiva autorización del tribunal, tal y como exige el artículo 105.4 de la vigente LP. En la medida en que esta cuestión es ahora objeto del recurso de casación, reproducimos los argumentos de la Audiencia, que se reiteraron en la sentencia ahora recurrida:

"11. En cualquier caso, estimamos que BOEHRINGER debió solicitar autorización de este Tribunal, tal y como anunció en su recurso y, en definitiva, que al no hacerlo infringió lo dispuesto en el apartado cuarto del artículo 105 de la LP. BOEHRINGER estima que dicho precepto en parte tiene naturaleza material -la facultad de limitar la patente ante la OEPM- y en parte procesal -la autorización del tribunal para la limitación si está pendiente un procedimiento judicial de nulidad- . A la parte material le sería de aplicación la disposición transitoria segunda de la LP de 2015, que declara aplicable el título X de la Ley a las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley de 1986. Por tanto, BOEHRINGER estaría facultada para promover la limitación de la patente ante la OEPM. Por el contrario, el artículo 105.4º de la LP de 2015, en su vertiente procesal, no regiría, de acuerdo con la disposición transitoria sexta, por la que las acciones judiciales que se hubieran iniciado antes de la entrada en vigor de la Ley se seguirán por el mismo procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado. Por consiguiente, BOEHRINGER no precisaría autorización judicial para llevar a cabo la modificación.

"12. No podemos compartir la interpretación de las normas de derecho transitorio que realiza la apelante. O se aplica la Ley de 1986, en cuyo caso estaría vedada la limitación de la patente ante la OEPM o se aplica el artículo 105 de la Ley de 2015 en toda su extensión, también su apartado cuarto, que exige autorización del Tribunal que conoce del procedimiento de nulidad. Creemos que no ofrece ninguna duda que las normas sobre revocación o limitación de la patente a instancia de su titular ( artículos 105 a 107 de la LP de 2015), conforme a la disposición transitoria segunda, se aplican a las invenciones solicitadas y concedidas bajo la vigencia de la Ley 11/1986.

"13. En definitiva, la presentación ante la OEPM de un nuevo texto de la patente por BOEHRINGER precisaba de la autorización de este tribunal. BOEHRINGER introdujo en la vista como argumento añadido que, de aplicarse en el presente caso el artículo 105.4º de la LP, sería la Oficina Española de Patentes y Marcas la que debería haber comunicado al Tribunal la existencia de un procedimiento de limitación en trámite ( artículo 43.2º del Reglamento de Ejecución) y no la propia BOEHRINGER. Tampoco podemos aceptar ese argumento, dado que dicho precepto sólo contempla la comunicación "a los efectos oportunos" cuando el procedimiento judicial sobre la validez de la patente conste anotado en el Registro. En este caso, dado que el proceso se inició cuando la Ley no habilitaba la modificación de la patente ante la OEPM, ninguna utilidad, a estos efectos, tenía la anotación preventiva. El artículo 105.4º exige la autorización del tribunal, sin precisar quién la debe solicitar o cómo debe obtenerse. BOEHRINGER, titular de la patente, promotor del proceso de limitación ante la OEPM y parte en este procedimiento, debió procurar la autorización, tal y como anunció en su recurso, cosa que finalmente no hizo.

"14. La autorización del tribunal asegura un mínimo de coordinación entre el proceso judicial de nulidad y el procedimiento administrativo ante la OEPM, y garantiza aquello que tanto la Ley de Patentes (artículos 103.4º y 120.4º) como el CPE (artículo 138.3º) persiguen: que la patente limitada integre el objeto procesal y sirva de base al procedimiento. Por el contrario, la limitación de la patente ante la OEPM no puede convertirse en un instrumento que vacíe de contenido al proceso judicial, tal y como resulta de la justificación de la enmienda al artículo 105 de la LP, oportunamente citada por el letrado de LICONSA en la vista. De ahí que la autorización sólo esté justificada en la medida que el procedimiento judicial se encuentre en una fase tal que pueda modificar su objeto preservando los derechos de los litigantes.

"15. En definitiva, no podemos tomar en consideración ni podemos reconocer en esta alzada el nuevo texto de la patente limitada. El ámbito de la apelación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 456 de la LEC, viene definido por aquello que fue objeto del proceso en primera instancia. Ese objeto no ha desaparecido, sino que se mantiene en los mismos términos que quedó delimitado en la instancia.

"16. Ciertamente, admitimos que se ha producido una situación difícil, motivada por la tramitación en paralelo, sin la autorización de este tribunal, de un proceso administrativo en el que se ha concedido la limitación por resolución que ha alcanzado firmeza. Valoraremos en sentencia esta circunstancia nueva en función de lo que se decida sobre el recurso y la impugnación. En todo caso, dado que no reconocemos eficacia a la limitación de la patente, por falta de autorización, la tramitación del recurso debe continuar, máxime cuando subsiste la petición de la demandante, vía impugnación, de que se declare expresamente la nulidad de la patente en su versión original".

QUINTO. Cuestiones resueltas en la sentencia de apelación.

1. En relación con la impugnación de Liconsa: consecuencias de la limitación de las reivindicaciones en el marco de un procedimiento de nulidad. La Audiencia desestima la impugnación de Liconsa y confirma el pronunciamiento del juzgado que declara la ineficacia de la patente ES 590 en su versión original y ordena la cancelación registral.

La Audiencia entiende que la facultad de limitar la patente no conlleva "necesariamente y en todo caso un reconocimiento implícito de las causas de nulidad invocadas por el demandante, máxime cuando en este caso la demandada no se allanó a la demanda, sino que formuló reconvención. (...) la limitación de la patente, aun cuando acarrea la renuncia a la patente original, no deja de ser un medio de defensa ante una pretensión de nulidad que puede obedecer a razones de oportunidad ante la eventualidad de que tal pretensión sea acogida. (...) la patente original deviene ineficaz como consecuencia directa de la limitación y su sustitución por la patente modificada". Considera evidente que "el objeto del proceso se ve alterado por una situación sobrevenida a la demanda de nulidad y por mandato del artículo 138.3º del CPE, que impone la sustitución de la patente original por la patente limitada como "base del procedimiento", quedando aquella excluida del juicio de validez".

2. Sobre la limitación de la patente europea objeto de la reconvención. La Audiencia resta validez a la limitación propuesta en la reconvención porque supone una adición de materia y una ampliación del ámbito de protección de la patente originaria.

Al juzgar sobre si supone una adición de materia nueva en la primera reivindicación (RL1), la Audiencia parte de la consideración de que "las reivindicaciones limitadas de la patente deben derivar de forma directa y sin ambigüedad de la solicitud original". Y tras un exhaustivo análisis, entiende que en este caso, "aunque todos los elementos y características de la patente limitada están presentes en el texto de la descripción o en sus reivindicaciones, la combinación concreta de la versión revisada proviene de la selección de elementos de distintas listas, sin que apreciemos la presencia en la solicitud de indicadores suficientes para concluir que esa concreta combinación deriva sin ambigüedad de la patente original". Y sin que "tampoco el experto en la materia advertiría por qué RL1 prescinde de otras realizaciones o por qué ha optado por los elementos finalmente escogidos". La sentencia, al concluir que RL1 contraviene lo dispuesto en el art. 123 CPE por adición de materia nueva, argumenta lo siguiente:

"88. En definitiva, estimamos que la patente limitada combina distintos elementos seleccionados entre realizaciones, sustancias y rangos presentes en la solicitud original, optando entre un amplio abanico de posibilidades que nos lleva a concluir, al igual que la sentencia apelada, que incurre en el vicio de materia añadida, dado que RL1 no se deriva directamente y sin ambigüedad de la solicitud tal y como fue presentada. Como hemos expuesto y contra lo sostenido en el recurso, no todas las características técnicas que conforman RL1 están claramente identificadas como preferidas en la solicitud de la patente ES 590. No existen, por tanto, indicadores suficientes que llevaran al experto en la materia a inferir que la combinación finalmente reflejada en RL1 se divulgara en la solicitud".

En cuanto al resto de las reivindicaciones, dependientes de la primera, la Audiencia entiende que todas ellas incurren en el mismo vicio de materia añadida.

3. Sobre la falta de actividad inventiva de la patente. Con ánimo de agotar todas las causas de nulidad aducidas por Liconsa, la Audiencia analiza con precisión la denunciada falta de actividad inventiva de la patente ES 590. Primero confirma "la nulidad por falta de actividad inventiva de RL1 por resultar obvia para el experto en la materia". Luego, analiza cada una de las reivindicaciones limitadas y también concluye que carecen de actividad inventiva.

4. Consecuencias de no considerar correcta la limitación solicitada en la reconvención. Como consecuencia de no haber considerado válida esta limitación de la patente solicitada en la reconvención, la Audiencia confirma la cancelación de la patente original, lo que, a su juicio, ha de determinar también la cancelación de la publicación posterior del texto modificado ante la OEPM. Y al respecto, razona: "dado que la modificación amparada en el artículo 105 de la LP precisa de la autorización del tribunal que conoce del proceso de nulidad, la sentencia que se dicte en este proceso debe tener su correspondiente reflejo en la OEPM, alcanzando sus efectos tanto a la patente registrada como a su modificación posterior".

En consecuencia, el fallo de la sentencia de apelación, después de desestimar el recurso de Boehringer y la impugnación de Liconsa, expresamente acuerda que "el mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la cancelación registral de la patente ES 590, que la sentencia acuerda expedir, deberá ordenar también la cancelación de la modificación de la patente llevada a cabo ante la propia OEPM durante la tramitación de la apelación".

QUINTO. Alcance y admisibilidad de los recursos interpuestos contra la sentencia de apelación

1. La sentencia de apelación sólo es recurrida por Boehringer, quien interpone un recurso extraordinario por infracción procesal sobre la base de dos motivos y un recurso de casación articulado en un único motivo.

El único motivo de casación impugna directamente la decisión de la Audiencia de negar validez a la limitación de la patente ES 590 realizada ante la OEPM, por no haberse solicitado la autorización del tribunal. El motivo denuncia la infracción del art. 105 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en relación con las disposiciones transitorias segunda y sexta de la ley.

El motivo primero del recurso extraordinario por infracción procesal se ampara en el ordinal 1º del 469.1 LEC y denuncia que la sentencia recurrida infringe las normas sobre jurisdicción contenidas en los arts. 36.1 y 37.2, en relación con los arts. 9.1 y 9.4 LOPJ, y en los arts. 54 y 116 LP (...), al ordenar a la OEPM la cancelación registral de la limitación administrativa, lo cual supone la revisión judicial de un acto administrativo firme, reservada a los tribunales del orden contencioso-administrativo.

El motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal se ampara en el ordinal 4º del 469.1 LEC y denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, al ordenar la sentencia recurrida "la cancelación de la limitación administrativa sin que ésta haya sido previamente objeto de un procedimiento judicial y de una resolución sobre el fondo", lo que habría generado una clara indefensión al recurrente, titular de la patente.

2. Liconsa, en su escrito de oposición al recurso, formula alegaciones en contra de la admisión de los recursos, que rechazamos a continuación.

En primer lugar, se objeta a la admisión del recurso de casación que se basa en que la sentencia impugnada aplica una norma, el art. 105.4 LP, que lleva menos de 5 años en vigor, y, sin embargo, el recurrente pretende que se establezcan las consecuencias jurídicas de su no aplicación, porque no habría entrado en vigor. Debemos rechazar esta primera objeción porque para que se aplique la regla del apartado 3 el art. 477 LEC, en lo que ahora interesa, lo relevante es que la sentencia recurrida "aplique normas que no lleven más de cinco años en vigor" (con la salvedad que se hace a continuación), que es lo que ocurre en el presente caso, siendo irrelevante que quien recurra sostenga que esa norma no era de aplicación.

Tampoco podemos admitir la segunda objeción, relativa a que el recurso de casación no impugna una norma sustantiva, sino procesal, porque lo relevante en este caso es que se impugna una norma con efectos sustantivos, la que justifica que la Audiencia niegue validez a la limitación de reivindicaciones realizada ante la OEPM.

Finalmente, debe rechazarse una descalificación como la que contiene la tercera objeción de que ambos recursos se han formulado con abuso de derecho. El abuso, valga la redundancia, de acudir sin una razón de peso a estas cláusulas generales de nuestro ordenamiento jurídico, puede resultar contraproducente porque genera en el tribunal la impresión de que se pretende eludir la cuestión realmente controvertida. La buena fe, el abuso de derecho o el fraude de ley deben ser invocados únicamente en aquellos casos en que existan indicios claros. Tiene poco sentido invocar el abuso de derecho para pretender la inadmisión de un recurso de casación o extraordinario por infracción procesal, si se cumplen los estrictos requisitos legales para su admisión, que es lo que ocurre en este caso. La dilación de un procedimiento con las incidencias que hemos reseñado antes no es motivo suficiente para privar del derecho al recurso, cuando no concurre ninguna causa que justifique su inadmisión.

SEXTO. Recurso extraordinario por infracción procesal

1. Formulación del motivo primero. El motivo se formula al amparo del ordinal 1º del art. 469.1 LEC, y denuncia que la sentencia recurrida "infringe las normas sobre jurisdicción contenidas en los arts. 36.1 y 37.2 LEC, en relación con los arts. 9.1 y 9.4 LOPJ, y en los arts. 54 y 116 LP (...), al ordenar a la OEPM la cancelación registral de la limitación administrativa, lo cual supone la revisión judicial de un acto administrativo firme, reservada a los tribunales del orden contencioso- administrativo".

En el desarrollo del motivo se razona que la decisión de la OEPM de publicar la limitación de la patente es un acto administrativo, realizado por un organismo público, en el ejercicio de sus funciones y competencias, que además devino firme por no haber sido recurrido en tiempo y ante los tribunales de lo contencioso administrativo, únicos competentes para revisar esta decisión administrativa.

El pronunciamiento de la sentencia recurrida que ordena la cancelación registral de la limitación administrativa supone una revisión de esa decisión firme de la OEPM, e infringe por eso la delimitación de competencias de los arts. 54.1, 54.2 y 116 LP. La infracción lo es también del art. 36.1 LEC y del art. 9.1 LOPJ, así como del art. 37.2 LEC que imponía a la Audiencia haberse abstenido de anular el acto administrativo consistente en la publicación de la limitación de la patente.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo primero. Para resolver el motivo, partimos del contexto en el que se resuelve aquello para lo que se considera que la Audiencia carecía de competencia objetiva.

La decisión de la Audiencia que se cuestiona en este motivo se produce en el marco de un procedimiento judicial en el cual se había solicitado la nulidad de una patente española, validación de una patente europea, y con ocasión de esta petición la titular de la patente había solicitado por el trámite de la reconvención la limitación judicial de la patente. En ese momento todavía no se había aprobado la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y la petición se realizó al amparo del art. 138.3 CPE, que los tribunales de instancia venían considerando de aplicación directa. Conforme al art. 138.3 CPE, en los procedimientos judiciales relativos a la validez de la patente europea, el titular de la patente está autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones, en cuyo caso la patente así limitada sirve de base al procedimiento.

Conviene advertir que cuando el titular de la patente solicitó su limitación en la reconvención, no regía la Ley 24/2015, de 24 de julio, y en concreto el art. 120.6, según el cual "presentada la solicitud de limitación con carácter principal o subsidiario, el Juez o Tribunal librará oficio a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su inscripción como anotación preventiva". Razón por la cual no constaba en la OEPM la anotación preventiva de esta solicitud de limitación judicial de la patente ES 590.

Una vez que el tribunal de primera instancia había rechazado la validez de la limitación judicial de la patente y había estimado la demanda de nulidad de la patente, Boehringer acudió a la posibilidad instaurada por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en su art. 105, de pedir ante la OEPM la limitación de la patente. Obtenida la publicación de la limitación, Boehringer la aportó al proceso judicial, que se encontraba en la fase de apelación por el recurso interpuesto por la propia titular de la patente, para pedir la carencia sobrevenida de objeto.

El tribunal de apelación, que era quien en ese momento tenía competencia para resolver, rechazó la solicitud de terminación del procedimiento por carencia sobrevenida de objeto por entender que la limitación de la patente solicitada ante la OEPM era nula, pues se había omitido la preceptiva autorización del tribunal, conforme al art. 105.4 LP. Este precepto dispone que "cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento". Sin perjuicio de que el recurso de casación cuestione la aplicabilidad al caso de esta norma, lo que será analizado más tarde, a los efectos de este primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, partimos de esta apreciación judicial.

La Audiencia no tiene en cuenta esa limitación de la patente solicitada a la OEPM, por estar viciada de nulidad, y resuelve en consecuencia.

Entiende que "la patente original deviene ineficaz como consecuencia directa de la limitación y su sustitución por la patente modificada" y considera evidente que "el objeto del proceso se ve alterado por una situación sobrevenida a la demanda de nulidad y por mandato del artículo 138.3º del CPE, que impone la sustitución de la patente original por la patente limitada como "base del procedimiento", quedando aquella excluida del juicio de validez". Luego declara la nulidad de la patente, porque la limitación propuesta en la reconvención supone una adición de materia y una ampliación del ámbito de protección de la patente originaria; y porque, además, sus reivindicaciones carecen de actividad inventiva.

3. La Audiencia, conforme a su competencia y a lo que es objeto del proceso y estaba cuestionado en apelación, confirma la nulidad de la patente ES 590 acordada por el tribunal de primera instancia. También conforme a su competencia confirma lo acordado por el tribunal de primera instancia de que se notifique la sentencia a la OEPM "para que proceda a la cancelación registral de la patente ES 590 por carecer de cualquier efecto en su versión original ni limitada".

La Audiencia tampoco se excede de su competencia cuando, al confirmar esta orden dirigida a la OEPM de cancelación registral de la patente que se declara nula, tiene en cuenta que durante la tramitación de la apelación había sido indebidamente solicitada y aceptada la limitación de la patente ante la OEPM, y por eso advierte que los efectos de la nulidad llevan consigo también la cancelación registral de esa limitación de la patente.

Es lógico que, como ha sido durante la tramitación de la apelación que la Audiencia ha tenido conocimiento de la solicitad de limitación de la patente ES 590 ante la OEPM, al resolver la pretensión del titular de la patente de sobreseer el procedimiento judicial por carencia sobrevenida de objeto, lo tenga en cuenta al ordenar la cancelación de la publicación posterior del texto modificado ante la OEPM. Como razona la sentencia recurrida, "dado que la modificación amparada en el artículo 105 de la LP precisa de la autorización del tribunal que conoce del proceso de nulidad, la sentencia que se dicte en este proceso debe tener su correspondiente reflejo en la OEPM, alcanzando sus efectos tanto a la patente registrada como a su modificación posterior". Esta cancelación es un efecto de todo lo resuelto en la sentencia, la improcedencia e inoponibilidad de la limitación de la patente solicitada ante la OEPM, y la nulidad de la patente con la limitación interesada en la reconvención. Sobre todas estas cuestiones se pronuncia porque goza de competencia objetiva y funcional.

El hecho de que la decisión de la OEPM de acceder a la solicitud de limitación de la patente mediante su publicación no hubiera sido objeto de recurso contencioso administrativo, no impide que el tribunal civil que está conociendo del pleito de nulidad de la patente, ante el que debía haberse solicitado la autorización para esa solicitud y no se hizo, aprecie su falta de validez al denegar el efecto pretendido de sobreseimiento del procedimiento de nulidad. Tampoco impide que el tribunal, al continuar y confirmar la nulidad de la patente, para que tenga eficacia esta nulidad, ordene la cancelación de la patente que alcanza a la posterior publicación del texto modificado ante la OEPM. La decisión del tribunal entra dentro de la competencia que goza para conocer de la nulidad de una patente y, tratándose de un derecho registral, su efectiva cancelación registral.

4. Formulación del motivo segundo. El motivo se formula al amparo del ordinal 4º del 469.1 LEC y denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, porque la sentencia recurrida ordena "la cancelación de la limitación administrativa sin que ésta haya sido previamente objeto de un procedimiento judicial y de una resolución sobre el fondo", lo que habría generado una clara indefensión al recurrente, titular de la patente.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

5. Desestimación del motivo segundo. Es acorde con los efectos erga omnes de la declaración de nulidad de una patente que, como prescribe ahora el art. 104.5 LP, se comunique a la OEPM la sentencia que declare la nulidad "para que se proceda a la cancelación de su inscripción o a la modificación del título inscrito".

Frente a la acción de nulidad de la patente ES 590 ejercitada en un procedimiento judicial, en el curso del cual el propio titular de la patente había empleado la reconvención para interesar su limitación judicial, el efecto de la posterior limitación solicitada ante la OEPM dependía de la previa autorización del tribunal que conocía de la nulidad de la patente. Como el tribunal no reconoció la validez de esa limitación ante la OEPM, porque carecía de su preceptiva autorización, y expresamente le negó efecto alguno enervante de la acción de nulidad de la patente, la estimación de esta acción de nulidad conlleva para su efectividad la cancelación de su inscripción y de aquella modificación posterior aceptada por la OEPM. Esta decisión no ocasiona indefensión al titular de la patente, porque constituye un efecto consiguiente a la estimación de la pretensión de nulidad de su patente y, además, presupone que se da respuesta a su pretensión dentro del proceso sobre la eficacia de esa limitación de la patente, que expresamente se rechaza.

SÉPTIMO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo. El motivo denuncia que la sentencia recurrida infringe el art. 105 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en relación con las disposiciones transitorias segunda y sexta de la ley, al entender que Boehringer precisaba autorización de la Audiencia de Barcelona para limitar la patente ES 590 ante la OEPM y que, al no haberse solicitado esa autorización, la limitación administrativa no puede reconocerse y debe verse afectada por la declaración de nulidad de la patente ES 590.

En el desarrollo del motivo se razona que el art. 105.4 LP, que preceptúa la autorización del tribunal que esté conociendo de un procedimiento de nulidad de la patente para poder instar la limitación de esta patente ante la OEPM, no resultaba de aplicación ratione temporis. Este precepto no resultaba de aplicación porque el procedimiento judicial había comenzado antes de la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y, según la disposición transitoria 6ª de esta ley, las acciones iniciadas antes de su entrada en vigor se seguirían por el procedimiento con arreglo al cual se hubieran incoado. Además, el art. 105.4 LP no contiene una disposición que obligue al titular de la patente a solicitar la autorización judicial, sino que es la OEPM quien ha recabar esa autorización. Por lo que si la oficina no recabó esta autorización, esa omisión no sería imputable a la Boehringer, y en todo caso sería imputable a Liconsa que no solicitó la anotación preventiva de la demanda de nulidad. Y la decisión de publicar la limitación de la patente es un acto administrativo firme que no ha sido recurrido por Liconsa.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo. La titular de la patente ES 590, una vez entrada en vigor la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, hizo uso de la facultad reconocida en el art. 105 de esta ley de pedir a la OEPM la limitación de su patente. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, no existía esa posibilidad.

Cuando se realizó esta solicitud, estaba pendiente un procedimiento judicial en el que Liconsa había pedido la nulidad de la patente ES 590 y Boehringer había interesado su limitación judicial mediante una reconvención.

Una vez que el tribunal de primera instancia resuelve en el sentido de estimar la demanda de nulidad de la patente y, al desestimar la reconvención, declarar nulas e inadmisibles las diez reivindicaciones de la patente en su forma limitada, por incurrir en el vicio de materia añadida, la titular de la patente recurre en apelación esta sentencia y, más tarde, recabada la limitación ante la OEPM prevista en el art. 105 LP de 2015, la presenta al tribunal de apelación con la pretensión de que se concluya el procedimiento judicial por carencia sobrevenida de objeto.

El apartado 4 del art. 105 LP prescribe que "cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento". La ratio de esta norma es que no pueda entrar en contradicción lo resuelto por el tribunal sobre la nulidad de una patente con la eventual limitación de la patente solicitada ante la OEPM y aceptada por esta. Se entiende que, una vez iniciado el procedimiento sobre nulidad de la patente, cualquier modificación de esta, en cuanto afecta al objeto de la resolución, debe ser estimada por el propio tribunal (art. 120.3 LP) o, con su autorización, puede serlo por la OEPM (art. 105.4 LP). Todavía existe otra posibilidad, prevista en el apartado 4 del art. 120, de que "por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso", en cuyo caso el titular de la patente puede solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso, lo que en todo caso debe ser acordado por el tribunal que conoce de la nulidad.

En este contexto, y en atención a la ratio de la norma, el uso de la facultad prevista en el art. 105 LP de pedir la limitación de la patente ante la OEPM, está sujeto a todo el régimen previsto en el precepto, también al apartado 4, que prescribe la necesaria autorización del tribunal que en ese momento conoce del procedimiento de nulidad de la patente.

El art. 105 LP está dentro del título X sobre nulidad, revocación y caducidad de la patente, que conforme a la disposición transitoria 2ª de la Ley 24/2015, de 24 de julio, se aplica a las patentes concedidas bajo el régimen de la Ley de 1986:

"A los títulos de protección de las invenciones solicitadas bajo la vigencia de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes les serán de aplicación las disposiciones contenidas en los títulos y capítulos de la presente Ley que se enuncian a continuación: [...]

"2.º Título VI, "Efectos de la patente y de la solicitud de patente"; Título VII, "Acciones por violación del derecho de patente"; Título VIII, "La solicitud de la patente y la patente como objetos de derecho de propiedad"; Título IX, "Obligación de explotar y licencias obligatorias"; Título X, "Nulidad, revocación y caducidad de la patente"; Título XII, "Jurisdicción y normas procesales"; Título XIV, "Aplicación de los Convenios Internacionales. [...]"

Sin que el ejercicio de esta facultad de limitación de la patente ante la OEPM, con todos sus presupuestos, se vea afectado por lo dispuesto en la disposición transitoria 6ª, que se refiere directamente a que las acciones judiciales ya iniciadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley continuaran por el procedimiento con arreglo al cual se iniciaron.

Es compatible que, con arreglo a la disposición transitoria 6ª, el presente procedimiento de nulidad de la patente ES 590, iniciado antes de la aprobación y entrada en vigor de la Ley de patentes de 2015, después haya continuado su tramitación por el procedimiento iniciado, y que, con arreglo a la disposición transitoria 2ª, pueda hacerse uso de la nueva facultad de solicitar ante la OEPM la limitación de la patente con los presupuestos que prevé la ley, entre los que se encuentra la autorización del tribunal que en ese momento esté conociendo de la nulidad de esa patente. La exigencia de esta autorización va anudada y es inescindible a esta petición de limitación de la patente estando pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de esa patente, siendo a estos efectos irrelevante que el procedimiento de nulidad se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor de la ley.

3. El recurso cuestiona también quién debía solicitar la autorización. El apartado 4 del art. 105 LP prescribe lo siguiente:

"Cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 120, la petición de limitación, dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas, habrá de ser autorizada por el Juez o Tribunal que conozca del procedimiento".

De acuerdo con esta dicción literal lo que debe ser autorizado por el tribunal es la petición de limitación dirigida ante OEPM. El legitimado para instar la limitación de la patente, su titular, es quien debe recabar, en el procedimiento judicial en el que se discute su validez, la autorización del tribunal para instar la limitación ante la OEPM. De tal forma que, en esos casos en que pende un procedimiento judicial sobre la validez de la patente, la solicitud ante la OEPM debería ir acompañada de la preceptiva autorización judicial. La falta de esta autorización vicia de ineficacia la eventual decisión de la OEPM de aceptar la limitación. Y, en un caso como este, en que el tribunal que conoce del procedimiento sobre la validez de la patente tiene constancia de la publicación de una limitación de la patente acordada por la OEPM sin que ese tribunal lo haya autorizado, además de no tomar en consideración esa limitación de la patente en su enjuiciamiento sobre la nulidad de la patente, si confirma la nulidad, al acordar la cancelación registral de la patente puede extender esa cancelación a aquella limitación de la patente, que carece de eficacia.

OCTAVO. Costas

1. Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente, conforme al art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

2. Desestimado el recurso de casación, procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente, conforme al art. 398.1 LEC, con pérdida del depósito constituido para recurrir en casación, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Fallo