Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1136/2020, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 408/2016 de 11 de Marzo de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 408/2016
SENTENCIA Nº 1136/2020
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. José Manuel de Soler Bigas
Magistrados:
D. Francisco José Sospedra Navas
D. Pedro Luis Garcia Muñoz
D. Eduardo Paricio Rallo
Dª Elsa Puig Muñoz
En la ciudad de Barcelona, a 11 de marzo de 2020.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección quinta) ha
pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 408/2016, interpuesto por
LABORATORIOS ERN, SA, representada por el Procurador Sr. Daniel Font Berkhemer y dirigido por la Letrada
Sra. Teresa González Martínez, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el
Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 21 de septiembre de 2016, la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de julio de 2016, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de concesión de la marca número 3564136, clase 05. 'SUNORAL'.



SEGUNDO.- En fecha 13 de diciembre de 2016 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que declare la nulidad de las resoluciones impugnadas e inste a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que deniegue la marca 'SUNORAL' en la clase 5.

La actora fundamenta el recurso en los siguientes motivos: A/ Que las marcas deben ser comparadas en su globalidad, sin descomponerlas como hace la resolución impugnada, siendo así que considerando en conjunto las marcas enfrentadas en este caso se constata un alto grado de semejanza en la denominación, tanto escrita como fonética, lo que comporta un riesgo de confusión; y B/ Que coincide el campo aplicativo en ambos casos, en el bien entendido que en el campo farmacéutico se debe aplicar con especial intensidad el principio de precaución puesto que la confusión implica en este caso un riesgo para la salud, como así lo ha apreciado este Tribunal en casos parecidos.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada formuló contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendieron oportunos, pidió la desestimación de este recurso.



CUARTO.- Mediante resolución y fecha 8 de marzo de 2017 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido se aceptó la prueba propuesta por la parte actora con el resultado que consta en los actos.

Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora es titular de la marca 'SENIORAL' inscrita en la clase 5 , marca que se corresponde con un medicamento. Impugna en este recurso la resolución dictada en fecha 11 de enero de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedió el registro de la marca 'SUNORAL', también en la clase 5.

Consideró en este sentido la citada oficina que entre ambas marcas existen suficientes diferencias de conjunto fonético-denominativas que impiden que se produzca un riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

En la resolución que desestima el recurso de alzada la Directora General de la Oficina pone de relieve que la desinencia común en ambas denominaciones no tiene carácter distintivo al referirse a una concreta forma de administrar el medicamento, siendo así que entre las partículas iniciales 'seni' y 'sun' existe una diferencia suficiente.

Como se ha adelantado, la recurrente argumenta en su recurso que las marcas deben ser comparadas en su globalidad, sin descomponerlas como hace la resolución impugnada, siendo así que considerando en conjunto las marcas enfrentadas en este caso se constata un alto grado de semejanza en la denominación, tanto escrita como fonética, lo que comporta un riesgo de confusión. Añade la actora que coincide el campo aplicativo en ambos casos, siendo así que en el ámbito farmacéutico se debe aplicar con especial intensidad el principio de precaución puesto que la confusión implica en este caso un riesgo para la salud, como así lo ha apreciado este Tribunal en casos parecidos.



SEGUNDO.- Hemos tenido ocasión de señalar ya en casos anteriores que el derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6- . Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de las marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288/2001).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996).

Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, en el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente.

En el caso que nos ocupa el conflicto se genera con una marca anterior, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren, de forma que lo determinante en este caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto.

Pues bien, como se ha señalado, en la resolución del recurso de alzada la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas llega a la conclusión de que las denominaciones en conflicto 'SENIORAL' y 'SUNORAL' muestran suficientes diferencias tanto en su representación gráfica como en el ámbito fonético, lo que permite disipar el riesgo de confusión. Para ello descompone ambas denominaciones señalando que la desinencia común 'oral' no es significativa ni tiene capacidad distintiva al referirse a una forma de administración del medicamento, mientras que las partículas iniciales 'sen' y 'sun' son claramente diferentes.

Sin embargo, como se ha indicado, la comparación debe efectuarse de la forma en que tales marcas operan en el mercado y serán solicitadas por los usuarios, esto es mediante su nombre completo.

El caso es que, considerando ambas denominaciones en su conjunto su parecido es claro, no pudiendo descartarse en absoluto un riesgo de confusión. No se ha acreditado en este sentido que el medicamento esté sometido a receta obligatoria, lo que puede disminuir el riesgo de confusión en el momento de ser dispensado, o que la desinencia oral sea habitual hasta el extremo de resultar neutra en este mercado.

Hemos de reiterar en este punto la necesidad de considerar el riesgo en el campo farmacéutico con precaución habida cuenta que en este caso tal riesgo puede afectar a la salud. Así lo hemos argumentado en numerosas sentencias de esta misma Sala y sección, como es el caso de la sentencia de 7 de junio de 2016 (recurso nº 119/13), que aquí reiteramos: 'Por otra parte, la existencia de una absoluta identidad en el ámbito de aplicación de ambos signos obliga a extremar el rigor en la comparación entre dichas marcas, especialmente si se atiende al hecho de que amparan productos incluidos en la misma clase 5, de la que forman parte los productos farmacéuticos, medicinales e higiénicos, y por ello ha de extremarse la cautela, dada la especial naturaleza de los productos incluidos en dicha clase. Como dijo la sentencia de esta Sala de 30 de marzo de 2011 , 'no es procedente la convivencia de marcas farmacéuticas altamente similares atendiendo a que el consumidor medio de estos productos, los pacientes, no son personas especializadas ni conocedoras del sector farmacéutico, siendo por tanto para ellas un riesgo el equivocar el medicamento a utilizar'. Esta conclusión se ve reforzada en este caso, en que no se acredita que se exija para la expedición de los productos de autos una receta médica, lo que disminuiría el anterior riesgo por la necesaria intermediación de los profesionales sanitarios competentes. Se produce así, en una valoración de conjunto, el riesgo de confusión entre ambas marcas que justifica la denegación de la novel.' Las anteriores consideraciones nos llevan a estimar este recurso

TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a la cantidad de 1.000 euros.

Considerando los fundamentos mencionados,

Fallo

HEMOS RESUELTO Primero.- Estimar el recurso presentado por Laboratorios Ern, SA contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de julio de 2016, anular la resolución impugnada y denegar la inscripción de la marca 'SUNORAL'.

Segundo.- Imponer las costas procesales a la Administración demandada, costas que no superarán la cantidad de 1.000 euros.

Notifíquese esta sentencia haciendo saber que no es firme y que contra la misma cabe, en su caso, recurso de casación ante esta Sala de conformidad con lo dispuesto en la a sección 3ª, capítulo III, título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el artículo 89.1 LJCA.

Así mismo se advierte que en el BOE nº 162, de 16 de julio de 2016, aparece publicado el acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de gobierno del Tribunal Supremo sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Llévese testimonio a los autos principales.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.