Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1186/2017, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 898/2015 de 28 de Noviembre de 2017

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA. (SEDE DE SEVILLA)
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA
Recurso número 898/2015
SENTENCIA
Ilmo.Sr. Presidente
DonJulián Moreno Retamino
Ilmos. Sres. Magistrados
Don Roberto Iriarte Miguel
Don Pedro Luis Roás Martín
En la ciudad de Sevilla, a veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía con sede en Sevilla ha visto el recurso número 898/2015 , interpuesto por DON Torcuato ,
representado por el Sr. Procurador Don Luis Rosell Martín, contra la resolución de 4 de septiembre de 2015
de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimaba el recurso de alzada
formulado frente a la resolución de 24 de noviembre 2014 que resolvió la concesión de registro de la marca ' EL
CABALLERO ', de tipo mixto, M3512715-5; cuya conformidad a derecho sostiene la Abogacía del Estado y la
entidad THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., representada por el Sr. Procurador Don José María Gragera
Murillo.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Don Pedro Luis Roás Martín.

Antecedentes

PRIMERO .- Interpuesto el presente recurso y previos los oportunos trámites, se confirió traslado a la parte actora para formalizar la demanda, lo que verificó por escrito en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, solicita sentencia estimatoria del recurso.



SEGUNDO .- La Administración demandada y la parte codemandada, una vez conferido el trámite para contestar la demanda, alegaron los hechos y fundamentos de derecho que estimaron pertinentes, solicitando una sentencia en la que se declare la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.



TERCERO .- Quedaron las actuaciones pendientes de señalamiento para votación y fallo, fijándose al efecto el día 20 de noviembre de 2017, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación.

Fundamentos

PRIMERO .- Frente a la resolución impugnada, sostiene el recurrente la absoluta disparidad denominativa que presentan las marcas, pues están compuestas por vocablos totalmente distintos, sin identidad fonética o conceptual. De este modo, no puede concluirse que la marca cuyo registro se interesa se encuentre incursa en la prohibición contenida en el artículo 6.1.b) de la vigente Ley de Marcas 17/2001. Se afirma en este sentido que la convivencia de estos signos significa que la figura de un jugador de polo sobre su caballo no puede ser monopolizada en exclusiva por único titular, pues además está siendo utilizada por varios empresarios para la protección de diversos productos y servicios de las clase 18, 24 y 25.

Por su parte, el Abogado del Estado en su escrito de contestación sí destaca el riesgo de confusión entre ambas marcas, dada la identidad entre los elementos gráficos utilizados por ambas. Y, en el mismo sentido se pronuncia la codemandada THE POLO/LAUREN COMPANY,L.P., que destaca la existencia de un riesgo grave de confusión y asociación entre ambas marcas y el aprovechamiento indebido del carácter distintivo y de la notoriedad de las marcas oponentes.



SEGUNDO .- Según dispone el art. 6.1 de la Ley 17/01, de Marcas , no se pueden registrar como marcas los signos ' a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior '. Por su parte, el art. 4 entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Además, el registro de la marca (de carácter constitutivo) proporciona a su titular un derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico (art. 34) y ejercer frente a terceros todas las acciones civiles y penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia (art. 40).

Por tanto, con la prohibición relativa del referido art. 6.1 se intenta impedir un riesgo de confusión o de asociación en el mercado entre productos o servicios idénticos o similares, contrario al principio constitucional de la libre competencia ( art. 38 de la C.E .) y en perjuicio de los consumidores, respecto de un producto o servicio cuyo signo o gráfico no puede distinguirse sin dificultad; actividad que también podría dar lugar a un acto de competencia desleal entre empresas que desean acaparar un determinado mercado de consumidores poniendo a la venta productos o servicios de las características descritas. Además, conviene recordar que la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.



TERCERO .- La determinación de la existencia de similitud exige un análisis comparativo de las marcas confrontadas en función de los datos fonológicos y de las pautas generales de comportamiento colectivo, conforme a las reglas del criterio humano ( Art. 1253 Cc ), a la sana critica y el sentido común ( STS de 17 de marzo de 1985 ). Dicha semejanza debe manifestarse como resultado de una visión de conjunto y no por partes o por la audición completa de las denominaciones enfrentadas sin que pueda ser descompuesta en fonemas o grafemas. La Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 1990 , sostiene que el criterio esencial para determinar la compatibilidad o no entre los nombres de las marcas enfrentadas debe consistir en que la semejanza fonética o gráfica se manifieste por el simple sonido de la palabra al expresarse o la imagen de los vocablos en pugna, sin más que una simple audición o visión de conjunto, sin descender a disquisiciones léxico gramaticales ya que lo esencial es que los signos con que los productos se presentan en el mercado no induzcan a error al consumidor. El Tribunal Supremo también ha señalado en su Sentencia de 11 de febrero de 1994 que ' al hacer la comparación entre los distintivos de las marcas enfrentadas, ya sean solamente gráficas o mixtas o simplemente denominativas, se ha de tener en cuenta la apreciación de sus caracteres más relevantes, deteniéndose en aquellos que por su mayor fuerza expresiva causen un mayor impacto atrayente de una mayor atención inmediata y un mayor recuerdo en los destinatarios que lo reciben a través de sus sentidos corporales; los cuales no han de hacer un esfuerzo mental, mas propio de estudiosos en la materia, sino el que mas bien hace una persona con un nivel cultural general y normal '.



CUARTO .- Pues bien, ofrece la presente controversia un supuesto sustancialmente similar al analizado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de diciembre de 2014 ( ROJ: STS 5313/2014 - ECLI:ES: TS:2014:5313 ), en la que se venía a decir ' La Sala de instancia considera que, pese a la coincidencia en cuanto al ámbito aplicativo, y aun reconociendo que la nueva marca resulta evocadora de las anteriores, entre aquélla y éstas existen elementos diferenciadores suficientes para enervar el riesgo de confusión. Señala a tal efecto la sentencia recurrida (fundamento jurídico cuarto) que '...el signo solicitado no lleva caballos al trote ni los jugadores montados, con lo que la impresión global no puede ser únicamente de jugadores de polo , y por ello no se provoca riesgo de confusión ni de asociación empresarial ni aprovechamiento de la reputación ajena; es claro, por tanto, que los conjuntos son suficientemente diferentes, y que no guardan entre si la exigible similitud o semejanza para la aplicación de la prohibición'.

No podemos compartir esas apreciaciones de la Sala de instancia pues los elementos diferenciadores que señala la sentencia no son bastantes para desvirtuar la consideración de que la marca gráfica solicitada consiste en una representación claramente evocadora de la imagen distintiva de las marcas oponentes, lo que unido al hecho de que éstas son marcas notorias, merecedoras por ello de la protección reforzada ( artículo 8 de la Ley de Marcas ), y a que las marcas enfrentadas vienen todas ellas referidas a productos similares, llegamos a la conclusión que el registro de la marca solicitada vulnera lo dispuesto en los artículos 6.1.b y 8.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas, corrigiendo así la Sentencia dictada por esta Sala y Sección de 30 de octubre de 2013 que resultó casada en la que se indicaba que existían entre los signos enfrentados, marca grafica la solicitada, y las oponentes Ralph Lauren mixta y Polo RALPH Lauren mixta y gráfico, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su reciproca diferenciación, evitando su confusión en el mercado, sin que el hecho de coincidir en la representación gráfica de jugadores de polo sea motivo suficiente para declarar per se la incompatibilidad de las mismas dado que las figuras reivindicadas por la solicitada son dos jugadores de polo de pie y desmontados de sus caballos, en descanso, que difieren del grafico de las oponentes, con el jinete montado sobre el caballo y en movimiento, con claras diferencias de conjunto, además de convivir las marcas recurrentes con otras 25 del nomenclátor internacional todas ellas representando a jugadores de polo. (...)'.

Estas consideraciones resultan ahora enteramente aplicables, pues la marca cuya registro es objeto de interés emplea un gráfico sustancialmente idéntico al de la oponente; esto es, un jugador de polo a caballo con el taco propio del juego portado en la mano derecha, en este caso bajado, siendo esta la única diferencia, que se muestra además irrelevante a partir de la significación y notoriedad de la marca oponente, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Marcas , en el mismo sector o campo de aplicación al que se dirige la marca pretendida por el recurrente.

Es manifiesto por lo tanto el riesgo de confusión en el consumidor medio que genera el empleo de la marca pretendida, siendo por ello preciso desestimar el recurso contencioso- administrativo formulado.



QUINTO .- A los efectos previstos en el artículo 139.1 de la Ley reguladora de esta jurisdicción en materia de costas procesales y siendo desestimatorio el presente pronunciamiento, se condena a la recurrente al pago de las costas generadas durante esta instancia, con un límite máximo de 1.000 euros, atendiendo al alcance y complejidad de la presente controversia.

Vistos los preceptos citados y demás normas de procedente aplicación,

Fallo

que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON Torcuato , representado por el Sr. Procurador Don Luis Rosell Martín, contra la resolución de 4 de septiembre de 2015 de la Directora General de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimaba el recurso de alzada formulado frente a la resolución de 24 de noviembre 2014 que resolvió la concesión de registro de de la marca ' EL CABALLERO ', de tipo mixto, M3512715-5. Se imponen las costas a la recurrente, con un límite máximo de 1.000 euros.

Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoles que será susceptible de recurso de casación cuando concurran las exigencias contenidas en los artículos 86 y ss. de la LJCA , que se preparará ante esta Sala en el plazo de treinta días.

Así, por esta nuestra sentencia de la que se llevará testimonio a las actuaciones, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.