Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 130/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 30/2017 de 21 de Febrero de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2017/0000363
RECURSO 30/2017
SENTENCIA NÚMERO 130/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
-----
Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
-------------------
En la Villa de Madrid, a veintiuno de febrero de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 30/2017, interpuesto por BANCO MARE NOSTRUM,
S.A., representado por el Procurador D. Rodolfo González García y dirigido por el Letrado D. Pablo González-
Bueno Catalán de Ocón, contra la resolución dictada el 27 de octubre de 2016 por la Oficina Española
de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14
de abril de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3579587 'RURAL NOSTRA', (mixta), en
clase 36. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada
por el Abogado del Estado y la interesada RURAL NOSTRA SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO
VALENCIANA, representada por el Procurador D. Javier Ungría López y dirigida por el Letrado D. Ángel Luis
Pedrero Márquez.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se anulen y, en su lugar, declarar que procede la denegación del registro de la marca impugnada.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso. E igualmente contestó la interesada personada que solicitó también la confirmación de los actos registrales recurridos.



TERCERO.- No habiéndose admitido el recibimiento del pleito y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 15 de febrero de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 27 de octubre de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14 de abril de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3579587 'RURAL NOSTRA', (mixta), en clase 36.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y confirma el registro de la marca por considerar que si bien existe relación aplicativa en servicios de seguros y otros de la clase 36, los signos enfrentados presentan suficientes diferencias fonéticas y denominativas, así como de conjunto, debiendo tenerse presente la debilidad del vocablo NOSTRA. También considera que desde el punto de vista gráfico presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual. Y que desde la dimensión conceptual, los signos evocan ideas/ pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada señalando que concurre la prohibición relativa del registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ya que los signos en conflicto presentan una notable similitud fonética, denominativa y conceptual, pues el término RURAL es meramente descriptivo y el elemento denominativo predomina sobre el elemento gráfico, existiendo coincidencia conceptual pues en ambos signos se trata de identificar un caja de ahorros como 'nuestra'.

Añade que hay identidad aplicativa por lo que concluye que hay riesgo de confusión entre las marcas. También invoca el renombre de la marca SA NOSTRA ( art 8 de la Ley de Marcas ).

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por no existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

La interesada personada se opone al recurso alegando la inaplicabilidad de la norma prohibitiva del art.

6 de la Ley de Marcas por existir diferencias de conjunto entre las marcas en pugna, sin que la coincidencia en un término débil como es NOSTRA, pueda dar lugar a riesgo de confusión. Añade que el término NOSTRA es un término común que no puede ser objeto de monopolio. Por último considera no aplicable el art. 8 de la Ley de Marcas ya que la supuesta notoriedad no ha quedado demostrada.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada por cuanto entre los signos enfrentados se aprecian suficientes diferencias en una visión de conjunto que nos llevan a descartar riesgo de confusión en los consumidores. Ya hemos dicho antes que debemos hacer un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

El signo concedido está formado por los vocablos 'RURAL NOSTRA'. Los signos prioritarios están formados por los vocablos 'SA NOSTRA', A la vista de esos vocablos y a pesar de la coincidencia en uno de ellos (NOSTRA) debemos apreciar suficientes diferencias denominativas y fonéticas por la disposición en segundo lugar del vocablo común de los signos y la diferencia clara entre los vocablos iniciales. Además, el signo impugnado tiene un gráfico al inicio de los vocablos consistente en una figura de fantasía que no está presente en los otros signos, lo que ofrece un elemento diferenciados en una visión estructural de los signos enfrentados.

Por ello debemos apreciar suficientes diferencias denominativas, fonéticas y gráficas entre los signos enfrentados que impiden apreciar riesgo de confusión en los consumidores.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas). Ya hemos examinado que apreciamos suficientes diferencias de conjunto en el presente caso, por lo que no es necesario siquiera examinar los campos aplicativos.

Por último y en cuanto a la invocación que se hace en la demanda del art. 8 de la Ley de Marcas , hay que tener en cuenta que tiene declarado el Tribunal Supremo, en sentencia de 8 de mayo de 2015 (recurso 1056/2014 ), que es jurisprudencia reiterada de esta Sala en materia de marcas que, en los supuestos en los que se combate la supuesta infracción por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas del artículo 8 de la Ley de Marcas , la exclusión clara y expresa del riesgo de confusión y asociación a los que se supone el rechazo implícito de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación de otra marca. Ello es lógico puesto que tal aprovechamiento sólo puede darse sobre la base de un riesgo efectivo de confusión o, al menos y en especial, de asociación entre las marcas afectadas. En el caso de autos la Sala ha excluido de manera clara e indubitada en el fundamento de derecho que se ha trascrito el riesgo de confusión prohibido por el artículo 6 de la Ley de Marcas de 1988 aplicable al caso. Y, por nuestra parte, hemos juzgado que tal apreciación resulta conforme a Derecho.

En base a esta jurisprudencia, descartado en el presente caso el riesgo de confusión y asociación por las diferencias denominativas, fonéticas y gráficas, en todo caso no cabría apreciar aprovechamiento de la reputación de la marca cuya notoriedad se opone por la recurrente.

Por todo ello, debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte recurrente las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado y otro 1.000 euros para la minuta del Letrado de la codemandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por BANCO MARE NOSTRUM, S.A., contra la resolución dictada el 27 de octubre de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 14 de abril de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3579587 'RURAL NOSTRA', (mixta), en clase 36; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0030-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0030-17 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera Dª. Natalia de la Iglesia Vicente