Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1377/2018, Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 1305/2014 de 12 de Julio de 2018

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
RECURSO NÚMERO 1305/2014
SENTENCIA NÚM. 1377 DE 2018
ILUSTRÍSIMO SEÑOR PRESIDENTE:
DON JESÚS RIVERA FERNÁNDEZ
ILUSTRÍSIMOS SEÑORES MAGISTRADOS:
DON MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ TORRES
DON MIGUEL PARDO CASTILLO
________________________________________
En la ciudad de Granada, a doce de julio de dos mil dieciocho.
Visto por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Granada, constituida para el examen de este caso, ha pronunciado la
siguiente sentencia en el recurso contencioso-administrativo número 1305/2014, de cuantía indeterminada,
interpuesto por la entidad mercantil 'AIRES ANCIENT BATHS, S.L.' ( 'BAÑOS ÁRABES GRUPO AIRE,
S.L.') , representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Josefa Hidalgo Osuna, y dirigida por el
Letrado Don Borja Martí Angulo, contra la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, MINISTERIO DE
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y
dirigida por el Sr. Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 19 de diciembre de 2014, la parte actora presentó escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo frente a la resolución que más adelante se dirá, acordándose reclamar el expediente administrativo.



SEGUNDO.- Recibido el expediente administrativo completo, se dio traslado a la parte actora para que dedujera la oportuna demanda, lo que verificó, presentando, en fecha 9 de diciembre de 2015, demanda de recurso contencioso-administrativo, en la que, tras exponer los hechos y los fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminó suplicando que, se dicte resolución por la que se '... dicte Sentencia en la que, estimando los hechos y fundamentos de derecho invocados en el cuerpo del presente escrito, acuerde conceder a la entidad Aire Ancient Baths SL el registro de la marca 'Aire' para la clase 44 según la Clasificación de Niza, y todo ello con expresa imposición de las costas procesales que se causen'.



TERCERO.- Dado traslado a la parte demandada para contestación a la demanda, lo evacuó mediante escrito presentado el día 1 de febrero de 2016, en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, terminaba suplicando que se dicte '... sentencia con desestimación de la demanda y con condena en costas de la parte contraria'.



CUARTO.- Acordado el recibimiento a prueba por el plazo legal, por ninguna de las partes se propuso prueba alguna, por lo que se confirió el trámite de conclusiones, que fue evacuado solamente por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



QUINTO.- Declarado concluso el recurso, se acordó el trámite de conclusiones, que fue evacuado por todas las partes, señalándose para deliberación, votación y fallo del presente recurso el día y hora señalado en autos, en que efectivamente tuvo lugar, habiéndose observado las prescripciones legales en la tramitación del recurso.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Don JESÚS RIVERA FERNÁNDEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- Es objeto de impugnación en el presente recurso contencioso- administrativo la Resolución del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de fecha 1 de octubre de 2014, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la mercantil hoy actora contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 24 de marzo de 2014, que acuerda la denegación de la marca nacional número 3086076/8, en clase 44, distintivo 'AIRE', tipo denominativa, porque 'se considera de aplicación el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por identidad denominativa y estar relacionadas las actividades desarrolladas con la marca oponente A-000152462 AIRE, pudiendo generarse riesgo de asociación en el público consumidor, al tratarse de un signo notoriamente conocido ( art.8.1. de la Ley de Marcas ) el cual puede suponer un aprovechamiento indebido o un menoscabo del caracter (sic) distintivo o de la notoriedad de dicho signo anterior'.



SEGUNDO.- La parte actora aduce, expuesto en un apretado resumen, que tiene desde hace años registradas, y renueva periódicamente, las marcas 'Aire de Sevilla', 'Aire de Málaga', 'Aire de Barcelona' y 'Aire de Almería', así como que ha registrado sin oposición alguna la marca internacional 'Aire Ancient Baths' en distintos países, tales como Estados Unidos, Japón, Australia, República de Corea, Turquía, etc.., siendo titular de distintas webs con las referidas expresiones. En ninguno de dichos supuestos, la marca LOEWE, ni ninguna otra nacional o internacional, presentó oposición al registro de marcas o los dominios.

Se refiere a que la marca oponente, LOEWE, registró la marca 'Aire' sólo para la clase 3, según la Clasificación de Niza, sin que exista posibilidad de confusión, dado que los servicios que presta la mercantil actora, según la Clasificación de Niza (44), son totalmente distintos de los productos que vende la mercantil LOEWE (clase 3). Cita en apoyo de su tesis la jurisprudencia que estima de pertinente aplicación.

La Administración demandada se opone al recurso contencioso-administrativo invocando el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001 y remitiéndose a los fundamentos de las resoluciones impugnadas, que considera ajustadas a derecho.



TERCERO.- El artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, establece que 'no podrán registrarse como marcas los signos: (...) b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

La sentencia de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 6 de noviembre de 2015 (recurso de casación 965/2013; ponente, Excma. Sra. Doña María Isabel Perelló Domenech), dejó dicho en su fundamento jurídico segundo lo que a continuación se expone: '(...) hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la similitud de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa...'.

(...) 'Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidaD. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al sostener que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores, puesto que la circunstancia de que la mercantil Planeta de Agostini sea titular de una serie de marcas registradas que incorporan el término «Deusto» no puede eludir que la función esencial del Derecho de Marcas es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, por lo que no se puede privar al titular registral de la marca prioritaria del beneficio de la protección que le corresponde frene a marcas que por incluir elementos comunes sin rasgos diferenciadores, genere en el público riesgo de confusión o de asociación de la procedencia empresarial.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos: «En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la ComunidaD. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994. ».

Se constata, asimismo, que la Sala de instancia ha respetado plenamente el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la similitud de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. ».

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación: «b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. »'.

Por su parte, la sentencia de la Sección Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 26 de septiembre de 2016 (recurso de casación 2751/2015; ponente, Excma. Sra. Doña María Isabel Perelló Domenech), señala en su fundamento jurídico cuarto lo que sigue: 'En efecto, nos encontramos ante dos distintivos que se refieren a productos y servicios entre los cuales no es que haya mera similitud sino plena identidad en lo que se refiere a los comprendidos en las clases 16, 35 y 41 del Nomenclátor que se refieren a productos de imprenta, revistas, material de instrucción y enseñanza, entre otras (16), publicidad, trabajos de oficinas y exposición de ferias, entre otros (35 ) y organización y realización de ferias, entre otros (41). Se trata de productos y servicios con una utilización específica respecto de los cuales la cercanía o similitud en las denominaciones puede fácilmente inducir al error sobre su origen o procedencia.

En atención al criterio que hemos avanzado deberá denegarse el registro de «AGRITECO» cuando, existiendo como existe un absoluto grado de coincidencia entre los productos y servicios que ampara, aquélla se asemeje o aproxime a «AGRITECHNICA», prioritaria en el tiempo. Y así sucede en este caso pues, en contra de lo que sostuvieron tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como el Tribunal de instancia, no se puede negar que entre ambas existe una clara semejanza denominativa de los signos en conflicto y una total identidad en los productos amparados, que pueden determinar la confusión entre las marcas en liza.

En efecto, la Oficina Española de Patentes y Marcas apreció que las marcas en liza amparaban productos y servicios de la misma naturaleza y añade «por lo que muy probablemente tendrán un mismo público objetivo y compartirán canales de comercialización». Ya hemos consignado cómo el Tribunal no se refirió en concreto a esta cuestión y las únicas notas diferenciales que aprecia tanto la OEPM como el Tribunal de instancia son las diferencias denominativas del conjunto y la insuficiencia de la identidad del sufijo «AGRI» que figura en ambos signos para generar confusión entre los consumidores. Apreciación que, siendo discutible como la mayor parte de las emitidas en esta materia, no compartimos pues frente a ella y desde una perspectiva sintética que valora en su conjunto los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad, llegamos a la conclusión de que «AGRITECHNICA» y «AGRITECO» son cuando menos confundibles en la medida que se refieren a productos y servicios idénticos.

En repetidas ocasiones hemos afirmado que no cabe elevar a la categoría de decisivo el criterio consistente en un examen rigurosamente gramatical de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida. Aun cuando dicho análisis puede ser útil y puede constituir un factor de diferenciación relevante, en este caso la apreciación de conjunto de los dos términos nos lleva a apreciar que su convivencia registral podría originar un riesgo de confusión en el mercado.

Como bien destacó la recurrente en su demanda y reitera en casación, el término «AGRITECHNICA», precisamente por su carácter distintivo, es una denominación que presenta una virtualidad identificativa singular. La mera modificación de su terminación para formar el vocablo «AGRITECO» y la inclusión de un elemento gráfico no determinan que éste se distinga suficientemente de aquél para proteger los mismos productos y servicios en el público al que se dirigen, cuando comparten los mismos canales de distribución. El riesgo de confusión que puede introducir es, pues, superior a su capacidad de diferenciación recíproca y, por ello, debe resultar prevalente ante la identidad de productos de ambas marcas' .

Pues bien, la Sala, en trance de decidir sobre si existe o no incompatibilidad entre la marca solicitada número 3086076 'AIRE' (denominativa) y la marca comunitaria oponente A 152462 'AIRE' (denominativa) concluye que, efectivamente, hay riesgo de confusión, toda vez que, denominativamente, la similitud es evidente, por cuanto que concurren en las dos marcas contrastadas un elemento común, la palabra 'AIRE'.

Este elemento común de la marca oponente y la pretendida, produce una fuerte similitud visual, existiendo, pues, una identidad fonética y ortográfica en el elemento principal de las marcas confrontadas susceptibles de generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor.

Finalmente, hemos de afirmar que hay relación aplicativa en tanto que la nueva marca se solicita en clase 44 para 'servicios de spa, baños termales, masajes, sauna, tratamientos de higiene y belleza para personas', y, si bien el signo prioritario está registrado en clase 3 para 'preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, productos de tocador, lociones para el cabello, dentífricos', empero, existe suficiente relación entre algunos de los servicios que se prestan por la marca pretendida y la oponente. Así, entre los servicios de spa, baños termales, masajes, tratamientos de higiene y belleza para personas, que se pretenden proteger con la marca solicitada, y los jabones, productos de perfumería, cosmética, aceites esenciales, productos de tocador, lociones..., protegidos por la marca oponente.

El riesgo de confusión con la marca anterior es evidente, sin que a ello se oponga el hecho de que la pretendida se contraiga a la prestación de servicios y la oponente a la venta, dada la similitud existente entre algunos de los servicios que se prestan y los productos que se venden.

En definitiva, la Sala concluye que se conforman con el ordenamiento jurídico los actos administrativos impugnados, lo que conduce, derechamente, a la desestimación del presente recurso contencioso- administrativo.



CUARTO.- Las costas procesales causadas en este recurso se imponen a la parte actora, conforme al artículo 139.1 de la Ley de la Jurisdicción, si bien, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de dicho precepto, los honorarios de Letrado se limitan a la cantidad de 1.500 €.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación al caso presente,

Fallo

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mercantil 'AIRES ANCIENT BATHS, S.L.' ( 'BAÑOS ÁRABES GRUPO AIRE, S.L.') contra la Resolución del MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, de fecha 1 de octubre de 2014, que desestima el recurso de alzada formulado contra la Resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de fecha 24 de marzo de 2014, de que más arriba se ha hecho expresión, por ser dichos actos administrativos conformes a derecho, y con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas en este recurso, con la limitación expresada.

Líbrese testimonio de esta sentencia para su unión a los autos.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con las prevenciones del artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, haciéndoles saber que, contra la misma, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, limitado exclusivamente a las cuestiones de derecho, siempre y cuando el recurso pretenda fundarse en la infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, y hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. Para la admisión del recurso será necesario que la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo estime que el recurso presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, de conformidad con los criterios expuestos en el art. 88.2 y 3 de la LJCA.

El recurso de casación se preparará ante la Sala de instancia en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre, estando legitimados para ello quienes hayan sido parte en el proceso, o debieran haberlo sido, y seguirá el cauce procesal descrito por los arts. 89 y siguientes de la LJCA. En iguales términos y plazos podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma.

El recurso de casación deberá acompañar la copia del resguardo del ingreso en la Cuenta de Consignaciones núm.: 2069000024130514, del depósito para recurrir por cuantía de 50 euros, de conformidad a lo dispuesto en la D. A. 15ª de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición Adicional Decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.