Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 148/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 884/2017 de 27 de Febrero de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2017/0018064
Procedimiento Ordinario 884/2017
Demandante: GRUPO SADA P.A. SA
PROCURADOR D./Dña. ALMUDENA GONZALEZ GARCIA
Demandado: Oficina Española de Patentes y Marcas. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
RECURSO 884/2017
SENTENCIA NÚMERO 148
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. M. Soledad Gamo Serrano
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
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En la Villa de Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 884/2017, interpuesto por la mercantil Grupo Sada, P.A.,
S.A., representada por la Procuradora Dª Almudena González García y asistida del Letrado por D. Miguel
Angel Medina González contra la resolución de 22 de marzo de 2017 dictada por la Oficina Española de

Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 22 de
septiembre de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3603125 'POLLO GALÁN POLLO RURAL
DE PUJANTE', en clase 29. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS,
representada y dirigida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se declare no ajustada derecho el acto administrativo por el que se concedió registro de la marca española 3603125 'POLLO GALÁN POLLO RURAL DE PUJANTE', revocándolo y dejándolo sin efecto y ordenando en consecuencia la denegación del citado registro.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por la Abogada del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 21 de febrero de 2019, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 22 de marzo de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 22 de septiembre de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3603125 'POLLO GALÁN POLLO RURAL DE PUJANTE', en clase 29.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y acuerda conceder el registro de la marca por considerar que analizando los elementos denominativos de los signos enfrentados, se puede afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos teniendo en cuenta el carácter genérico y descriptivo de los términos coincidentes que por lo tanto no pueden ser apropiados a título privativo sino únicamente dentro de un conjunto que le otorga distintividad. Y que con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto evocan conceptos suficientemente diferenciados. Y concluye que teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los elementos denominativos, gráficos y conceptuales de los signos examinados y a pesar de la coincidencia de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia al mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que la marca impugnada está incursa en la prohibición relativa de registro del art. 61.b) de la Ley de Marcas , pues existe riesgo de confusión entre las marcas ya que entre los signos enfrentados existe una identidad denominativa, a la vista que los signos enfrentados comparten la expresión 'pollo rural', elemento característico de las marcas de la recurrente, cuando sin duda 'pujante', nombre del solicitante, ya goza de protección por otros medios. Añade que concurre una evidente identidad parcial fonética y una semejanza visual. Por último considera que hay identidad de los productos y que debe exigirse una mayor severidad en la comparación por tratarse de productos idénticos, con un evidente riesgo de asociación en el mercado.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por no existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada y ello por las mismas consideraciones que ya expusimos en nuestra sentencia de 20/02/2019, recurso 908/2017 , en la analizando los signos enfrentados 'POLLO RURAL DE PUJANTE' y como prioritarias 'POLLO RURAL', dijimos: ' Pues bien, siendo idénticos en este caso los campos aplicativos entre la marca que pretende registrarse y la prioritaria (carne de pollo y sus preparados) lo que no se estima concurrente en el supuesto concreto sometido a nuestra consideración es un grado de similitud o semejanza entre los signos que comporte riesgo de confusión en los consumidores.

En efecto, si desde el punto de vista conceptual ambos signos evocan ideas semejantes desde el punto de vista fonético y denominativo existen importantes diferencias entre el signo prioritario y el que pretende registrarse, pues el primero está conformado, en exclusiva, por dos palabras evocativas del tipo de producto que se ofrece a los consumidores ('Pollo rural'), en tanto que este último añade un vocablo que introduce un importante elemento individualizador como es el de 'Pujante', además de ser igualmente distintas las grafías que acompañan a las denominaciones respectivas.

En suma, los respectivos conjuntos son denominativa, fonética, gráfica y visualmente distintos. Por ello y pese a la sustancial coincidencia de campos aplicativos, dadas las diferencias concurrentes a que hemos hecho mención, no estimamos que la coexistencia de ambas marcas en el mercado pueda inducir a error o confusión entre el público consumidor respecto de los productos que, respectivamente, distinguen '.

Esto razonamientos son enteramente trasladables al supuesto que ahora nos ocupa en el que comparamos la marca impugnada 'POLLO GALÁN POLLO RURAL DE PUJANTE', y las prioritarias 'POLLO RURAL GRUPO SADA' y 'POLLO RURAL PIMPOLLO CRIADO EN LIBERTAD', estas últimas dos con gráfico. En efecto, pese a la coincidencia en los dos vocablos evocativos del tipo de producto que se ofrece a los consumidores (pollo rural), en el signo impugnado se añaden algunos vocablos más como son 'POLLO GALÁN' y 'DE PUJANTE' que introducen elementos distintivos suficientes como para apreciar que no se produce riesgo de confusión en los consumidores.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

En el presente caso, al no apreciarse riesgo de confusión analizando los elementos denominativos, fonéticos y conceptuales, resulta irrelevante la semejanza en los campos aplicativos.

Por todo ello, debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte demandante las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Grupo Sada, P.A., S.A., contra la resolución de 22 de marzo de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 22 de septiembre de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3603125 'POLLO GALÁN POLLO RURAL DE PUJANTE', en clase 29; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. M. Soledad Gamo Serrano Dª. Natalia de la Iglesia Vicente