Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 152/2019, Tribunal Superior de Justicia de Pais Vasco, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 644/2018 de 02 de Abril de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PAÍS VASCO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N.º 644/2018
DE Procedimiento ordinario
SENTENCIA NÚMERO 152/2019
ILMOS. SRES.
PRESIDENTE:
D.LUIS ANGEL GARRIDO BENGOETXEA
MAGISTRADOS:
D.JOSE ANTONIO GONZALEZ SAIZ
DÑA.TRINIDAD CUESTA CAMPUZANO
En Bilbao, a dos de abril de dos mil diecinueve.
La Seccion 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, compuesta por el Presidente y Magistrados/as antes expresados, ha pronunciado la siguiente
SENTENCIA en el recurso registrado con el número 644/2018 y seguido por el procedimiento ORDINARIO, en
el que se impugna: la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de veintiuno de mayo de 2018,
estimatoria parcial del recurso de alzada interpuesto por Bilbao Innovation Group, S.L. contra la resolución
por la cual se inscribió la marca número 3650457 BIG en las clases 41 y 42. Como consecuencia del recurso,
se decidió denegar la inscripción en la clase 41 y mantenerla en la 42.
Son partes en dicho recurso:
- DEMANDANTE : BILBAO EKINTZA EPEL, representado por la procuradora DÑA.BEATRIZ AMANN
QUINCOCES y dirigido por la letrada DÑA.MARIA ANTONIA EZKURRA ZUFIA.
- DEMANDADA : MINISTERIO DE ENERGIA TURISMO Y AGENDA DIGITAL-OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS, representado y dirigido por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª TRINIDAD CUESTA CAMPUZANO.

Antecedentes

PRIMERO.- El veintiséis de julio del año pasado, la procuradora de los tribunales doña Beatriz Amann Quincoces presentó, actuando en nombre y representación de Bilbao Ekintza, Epel, escrito de interposición de recurso contencioso - administrativo contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de veintiuno de mayo de 2018, estimatoria parcial del recurso de alzada interpuesto por Bilbao Innovation Group, S.L. contra la resolución por la cual se inscribió la marca número 3650457 BIG en las clases 41 y 42. Como consecuencia del recurso, se decidió denegar la inscripción en la clase 41 y mantenerla en la 42.

Tras corregirse los defectos advertidos, el señor letrado de la administración de justicia dictó, el veintidós de octubre de 2018, decreto de admisión del recurso. Simultáneamente, se requirió a la administración demandada para que remitiera el correspondiente expediente.



SEGUNDO.- Tras recibirse el expediente, fue dictada diligencia de ordenación de veintiséis de noviembre del año pasado, a través de la cual se daba traslado a la parte recurrente para que presentara su escrito de demanda.



TERCERO.- El día veinte del mes siguiente, la procuradora de los tribunales doña Beatriz Amann Quincoces, actuando en nombre y representación de Bilbao Ekintza, Epel, presentó escrito de demanda. Esta terminaba suplicando que se 'invalidara' (sic) la resolución del recurso y se concediera el registro de la marca 'BIG' número 3650457 a nombre de Bilbao Ekintza, Epel.



CUARTO.- Seis días más tarde, el señor letrado de la administración de justicia dictó diligencia de ordenación a través de la cual se tenía por deducida la demanda.

El veinticinco de enero del corriente, fue dictada diligencia a través de la cual se daba traslado a la demandada para presentar escrito de contestación. La Administración General del Estado dio cumplimiento a este requisito por medio de escrito presentado el día ocho del mes siguiente. Este terminaba suplicando que se dictara sentencia en la que, declarada la conformidad a derecho de la resolución impugnada, se desestimara el recurso.



QUINTO.- El veinticinco de febrero del corriente, el señor letrado de la administración de justicia dictó decreto mediante el cual se fijaba la cuantía del procedimiento como indeterminada. Al mismo tiempo, se declaraba concluso el pleito.



SEXTO.- Para la votación y fallo del asunto se señaló el dieciocho de marzo del presente; fecha en la que se practicó la diligencia. Seguidamente, quedaron los autos vistos para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.- POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE.

Bilbao Ekintza, Epel interpone recurso contencioso ¿ administrativo contra la resolución de la directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de veintiuno de mayo de 2018, a través de la cual se estimó parcialmente el recurso de alzada interpuesto por Bilbao Innovation Group, S.L. contra la resolución concesiva del registro de la marca 3650457. Como consecuencia de este recurso, se mantuvo el registro de la marca BIG en la clase 42, pero se denegó su concesión para la clase 41. A partir de ahí, se solicita que se le reconozca el derecho a registrar la marca también en esa clase.

La demanda comienza explicando que la doctrina sobre la relación aplicativa se contiene en la sentencia del Tribunal Supremo de diez de junio de 2014 . De ella se desprendería que la finalidad de la protección sería la de garantizar la función distintiva de la marca respecto de los productos o servicios con ella designados.

De tal modo que un mismo signo puede cumplir tal función respecto de productos o servicios dispares. Para apreciar su disparidad o similitud habría que tener en cuenta la naturaleza y característica de los productos o servicios, su destino y los canales de distribución.

A continuación, la parte actora expone la explicación contenida en la clasificación internacional de Niza sobre las clases 35 y 41. Y de esas explicaciones extrae la conclusión de que las empresas que proporcionan servicios de la clase 35 nada tienen que ver con las que prestan servicios de la clase 41.

Bilbao Ekintza, Epel reconoce que podría parecer que la organización de congresos y ferias y eventos, así como actuaciones musicales, fiestas y cualquier tipo de servicio, incluyendo la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas con fines comerciales podría identificarse con servicios de entretenimiento. Ahora bien, destaca que todas las actividades, en el caso del nombre comercial registrado, serían realizadas con fines comerciales y por empresas de marketing. Sin embargo, los servicios de entretenimiento de la clase 41 serían realizados por empresas de educación.

A partir de ahí, la demanda extrae la conclusión de que no se puede aplicar el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas 17/2001. Para que ello fuera así, deberían concurrir tanto la semejanza fonético ¿ denominativa como la semejanza aplicativa. Sin embargo, según su criterio, en el caso que ahora nos ocupa no se daría esta última. El motivo sería que las clases protegidas, los servicios prestados, los profesionales que los prestan y el tipo de empresa o despacho serían muy diferentes.

Continúa el recurso afirmando que, aunque las marcas sean similares, no existiría riesgo de confusión o asociación, debido a que los productos son diferentes. Explica que, para valorar esa diferencia, hay que tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios.

Estos factores incluirían, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. Igualmente, habría que tomar en consideración los canales de distribución, el público destinatario y el origen habitual de los productos.

A propósito de la naturaleza de los productos, la demanda refiere que se define de acuerdo con las cualidades o características esenciales por las que el producto es reconocido. Se trataría de la clase o tipo de producto. Por su parte, el destino sería el motivo para el que se hace o por el que existe.

A partir de ahí, Bilbao Ekintza, Epel destaca que los servicios de la clase 35 serían de marketing directo o indirecto. Por tanto, se realizarían con el fin de aumentar las ventas de otra empresa. En cambio, los de la clase 41 serían servicios de educación y formación realizados por universidades o entidades públicas y privadas, con el fin de enseñar, formar o entretener a otras personas.

A continuación, el recurso señala que la utilización determina la forma en que los productos y servicios se utilizan para alcanzar su destino. De tal modo que habría que preguntarse cómo se utilizan los servicios protegidos. Pues bien, considera que los servicios de la clase 35 se utilizan para aumentar las ventas y los de la 41, para aprender o entretener.

Seguidamente, indica que el carácter complementario se produce cuando hay una estrecha conexión entre los productos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro. De tal modo que los consumidores podrían pensar que la responsabilidad de la prestación de los servicios la tiene la misma empresa. Sin embargo, entiende que, en el caso que nos ocupa, no se da un carácter complementario entre ambos servicios.

A partir de ahí, niega la demanda que concurra la relación aplicativa de ambos servicios apreciada por la resolución impugnada. A este respecto, explica que el marketing es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los mercados y de los consumidores. De tal modo que analizaría la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Por su parte, la educación sería el proceso de socialización de individuos y el entretenimiento, la actividad o afición que hace pasar el tiempo de manera agradable y que sirve de pasatiempo.

Bilbao Ekintza, Epel continúa razonando que son varios los factores que han de tomarse en consideración. No obstante, aquellos que sugieran de forma clara que los servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente deben tener prioridad respecto a otros. Aquellos que generalmente se consideran importantes serían el origen habitual de los productos, el destino, la naturaleza y su carácter complementario o competidor. Los factores menos importantes serían la utilización y los canales de distribución.

La demanda explica que todos los servicios incluidos en la clase 35 estarían destinados a dar apoyo o ayuda a otras empresas o mejorar su negocio. Por tanto, en principio, estarían destinados a un público profesional. Los servicios de publicidad consistirían en proporcionar asistencia a otras empresas en la venta de sus productos o servicios. Para conseguir ese objetivo, pueden utilizarse muchos medios distintos. Estos servicios son ofrecidos por agencias publicitarias que estudian las necesidades de sus clientes y proporcionan toda la información y consejos necesarios para la comercialización de sus productos y servicios, creando una estrategia personalizada. En el caso de organización de ferias con fines comerciales y publicitarios, el objetivo sería facilitar o fomentar la promoción y venta de los productos y servicios del cliente. Estos servicios serían prestados, normalmente, por empresas especializadas en su ámbito específico. Como tales, estos servicios se considerarían similares a los de publicidad.

Para finalizar, la parte actora explica que BIG Bilbao, dependiente de Bilbao Ekintza, Epel, pretendería reforzar los servicios al emprendimiento que ofrece la ciudad con mayores recursos y nuevas metodologías.

Así, serviría de punto de información central y lugar para la orientación, coordinación, generación de ideas innovadores y obtención de financiación para las personas que quieren emprender en Bilbao. En este contexto, prestaría servicios de asesoramiento y acompañamiento, networking, desarrollo de competencias, comunicación y financiación.

Sobre esta base, la demanda explica que una vez Bilbao Ekintza, Epel solicitó su marca para la educación y promoción de nuevas empresas y empresarios, Bilbao Innovation Group, S.L. habría cambiado su página web para indicar que se dedicaba a la promoción de nuevas empresas. Asimismo, habría solicitado a la recurrente el hacer negocios juntas. Sin embargo, esta petición no habría sido atendida, dado que se le habrían formulado exigencias y amenazas.



SEGUNDO.- POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA.

Por su parte, la Administración General de la Comunidad Autónoma del Estado reclama la desestimación de la demanda, al entender que la resolución recurrida es conforme a derecho.

El abogado del estado destaca que el escrito de demanda reproduce las alegaciones que ya formuló Bilbao Ekintza, Epel en la vía administrativa. Estas habrían encontrado debida respuesta en la resolución ahora impugnada.

A partir de ahí, explica que el motivo en el que se fundamentó la decisión de la administración fue el artículo 6.1 de la Ley de Marcas . Este prohibiría el registro como marca de los signos idénticos o semejantes a una marca anterior que, por ser idénticos o semejantes a los productos o servicios designados, generen un riesgo de confusión en el público. Su finalidad sería la protección, tanto del titular de los derechos marcarios, como de los consumidores. Seguidamente, analiza los aspectos que hay que tener en cuenta para que entre en juego esa prohibición.

En cuanto al primero de esos requisitos, la administración explica que la semejanza entre los signos ha de determinarse conforme a los criterios gráfico, fonético y conceptual. No obstante, la concurrencia de uno solo de ellos sería suficiente para afirmar la incompatibilidad de los signos. De esta forma, esa posible semejanza ha de apreciarse en cuanto al conjunto, de manera que se puedan tener en cuenta los elementos con mayor o menor poder de diferenciación.

En cuanto al segundo de los requisitos, la administración explica que la determinación de la similitud de los productos o servicios designados habrá de hacerse caso por caso. No obstante, la naturaleza y finalidad de los productos y servicios serían un factor determinante.

El tercer requisito sería el riesgo de confusión o asociación por el consumidor. El riesgo de confusión directa se daría en aquellos casos en que existe la posibilidad de que el consumidor confunda el signo solicitado con otro prioritario. El riesgo de confusión indirecta o de asociación se produciría cuando el público establece un vínculo entre el origen empresarial de los respectivos productos o servicios de los signos comparados.

Según la administración, en el caso que nos ocupa, la resolución impugnada habría llevado a cabo un análisis minucioso de los signos en conflicto.

Para empezar, existiría una gran similitud denominativa, fonética y conceptual entre los signos en conflicto. Además, habría semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los respectivos campos aplicativos. En concreto, habría suficiente relación entre los servicios prestados en las clases 35 y 41. Así, se destaca la semejanza de la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos servicios. Señala que los servicios de gestión y promoción de marcas y empresas, publicidad, creación y difusión de anuncios o campañas de información publicitarias, organización de congresos, ferias, eventos, etc., serían necesarios para ofrecer los de formación, entretenimiento, actividades culturales, servicios científicos y tecnológicos, etc. Concluye, pues, que unos son complementarios de los otros. De tal modo que habría una vinculación con el área mercantil del nombre comercial prioritario.

Por otro lado, la administración razona que la parte contraria se limita a afirmar que sus servicios son prestados por una empresa de educación. Sin embargo, esta no iría acompañada de actividad probatoria alguna. De hecho, también solicitó su inscripción para los servicios de la clase 35. Además, estima que la actora hace una interpretación interesada del nombre comercial. Para ello, olvidaría parte de los servicios cubiertos.

Reconoce que la organización de congresos, ferias y eventos, actuaciones musicales, fiestas y cualquier tipo de servicio se realiza con fines comerciales. Ahora bien, el nombre comercial no estaría registrado solo para ello, sino también para otros servicios que no se realizan con esos fines, como son los de gestión, promoción y servicios para la promoción de marcas y empresas, servicios de publicidad, creación y difusión de anuncios, etc. Serían estos los que tendrían una similitud aplicativa con los servicios de la parte recurrente, dado que serían necesarios para ofrecer los servicios de formación y entretenimiento. De ello deduce que entre los servicios de las clases 35 y 41 existiría una similitud aplicativa.

Para finalizar, el abogado del estado recuerda que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, existe riesgo de confusión siempre que hay un riesgo de que el público pueda creer que los servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Este riesgo habría de apreciarse globalmente, según la percepción que el público tenga de los signos y de los servicios.

Para ello, hay que tener en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes. Igualmente, hay que partir de la idea de que nos encontramos ante un consumidor medio de la categoría de productos de que se trate. Pues bien, en el caso que ahora nos ocupa, a la vista de las semejanzas denominativas y fonéticas y aplicativas en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso o destinatarios de los servicios, la administración entiende que la marca en cuestión generaría un evidente riesgo de confusión o asociación para los consumidores.



TERCERO.- El motivo por el que la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la solicitud de registro de la marca BIG es que consideraba que concurría la prohibición del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de siete de diciembre, de Marcas . Conforme a este precepto, no podrán registrarse como marcas los signos que, 'por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'.

De lo dicho resulta que, para que entre en juego esta prohibición, ha de producirse una identidad o semejanza de los signos y una identidad o semejanza de los productos o servicios designados. Ambas semejanzas o identidades han de darse simultáneamente. Y, además, de ellas ha de derivarse un riesgo de confusión en el público.

A este respecto, hemos de tener en cuenta que, tal y como ha explicado la sentencia del Tribunal Supremo de seis de febrero de 2015 (recurso 165/2013 ), '(¿) la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.' Se trata, por tanto, de que los consumidores sean plenamente conscientes, a la hora de llevar a cabo su elección, de la procedencia de los productos y servicios por los que se decantan. De tal modo que no haya lugar a error sobre este aspecto.

En el caso que ahora nos ocupa, la parte actora no discute que se produce la identidad o semejanza de signos apreciada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. Lo que se cuestiona es la semejanza de los productos o servicios designados y la existencia de riesgo de confusión en el público.

A la hora de analizar esta cuestión, hemos de tener en cuenta que el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas habla de productos o servicios idénticos o similares. No es preciso, por tanto, que se dé una identidad absoluta para que entre en juego tal prohibición. Es suficiente con que exista una similitud que pueda dar lugar a confusión en los consumidores.

Hemos de examinar, pues, si los servicios cuya prestación se pretende proteger con la marca son idénticos o similares a los ofrecidos por Bilbao Innovation Group, S.L. El nombre comercial BIG está registrado en la clase 35: 'Gestión, promoción y servicios en general necesarios para la promoción de marcas y empresas, así como gestión y facturación de la venta de los productos y servicios de las mismas. Servicios de publicidad, agencia y empresa de publicidad, relaciones públicas y similares mediante carteles, folletos, películas publicitarias, a través de la prensa, radio, TV, redes mundiales de comunicación o cualquier otro medio. Publicidad exterior, publicidad directa, estudios de publicidad, promoción de ventas publicitarias, regalos y reclamos publicitarios, creación y difusión de anuncios o campañas de información publicitaria, propaganda, organización de congresos, ferias y eventos, actuaciones musicales, fiestas y cualquier tipo de servicio, incluyendo la organización de espectáculos públicos y actividades recreativas con fines comerciales, servicios de consulta, selección y contratación de personal'. Por su parte, Bilbao Ekintza, Epel ha logrado el registro de la marca BIG en la clase 42: 'Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.' Sin embargo, se le denegó el registro para la clase 41: 'Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales'.

Pues bien, el escrito de demanda reconoce la posibilidad de que los servicios comprendidos en una y otra clase presentan semejanzas. En concreto, se refiere a los supuestos de organización de congresos, actuaciones musicales, fiestas¿ Ahora bien, estima que la confusión no se daría dado que Bilbao Ekintza Epel actuaría con finalidad educativa, mientras que Bilbao Innovation Group, S.L. sería una empresa de marketing.

Estos argumentos de la parte actora no son compartidos por la sala.

La similitud entre unos y otros servicios es evidente (de hecho, como ya hemos visto, ha sido reconocida por la propia actora). A partir de ahí, el riesgo de confusión es obvio, aun cuando Bilbao Ekintza Epel trate de salvarlo aludiendo a su finalidad educativa. Hemos de tener en cuenta que, tal y como se recoge en la demanda, la recurrente se dedica al acompañamiento y promoción de nuevas empresas. De hecho, en un primer momento se solicitó el registro de la marca también para la clase 41. Ello nos demuestra que el ámbito de actuación de la demandante no se circunscribe estrictamente al ámbito educativo ya que, tal y como hemos indicado, tiene por objeto la promoción de nuevas empresas. Esta finalidad reconocida nos lleva a que exista un evidente riesgo de confusión entre los servicios prestados por ambas entidades, con el consiguiente peligro de generar error en el consumidor, tal y como se apreció en la resolución administrativa impugnada.

La conclusión que hemos de extraer de todo lo analizado es la de que no cabe sino la desestimación del recurso contencioso ¿ administrativo interpuesto por Bilbao Ekintza, Epel

CUARTO.- COSTAS.

Habida cuenta de que se está produciendo una desestimación íntegra de la demanda y conforme a lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso ¿ administrativa , procede la imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte actora.

Fallo

Desestimamos el recurso contencioso ¿ administrativo interpuesto por la procuradora de los tribunales doña Beatriz Amann Quincoces, actuando en nombre y representación de Bilbao Ekintza, Epel, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de veintiuno de mayo de 2018 y declaramos la conformidad a derecho de la misma, confirmándola.

Imponemos las costas originadas en el presente procedimiento a la parte actora.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe interponer RECURSO DE CASACIÓN ante la Sala de lo Contencioso - administrativo del Tribunal Supremo, el cual, en su caso, se preparará ante esta Sala en el plazo de TREINTA DÍAS ( artículo 89.1 LJCA ), contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito en el que se dé cumplimiento a los requisitos del artículo 89.2, con remisión a los criterios orientativos recogidos en el apartado III del Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, publicado en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016.

Quien pretenda preparar el recurso de casación deberá previamente consignar en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano jurisdiccional en el Banco Santander, con nº 4697 0000 93 0644 18, un depósito de 50 euros, debiendo indicar en el campo concepto del documento resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso'.

Quien disfrute del beneficio de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos autónomos dependientes de todos ellos están exentos de constituir el depósito ( DA 15ª LOPJ ).

Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevará testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.