Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 1802/2020, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 31/2018 de 05 de Junio de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 31/2018
SENTENCIA Nº 1802/2020
Ilmos. Sres.:
Presidente
DON FRANCISCO JOSÉ SOSPEDRA NAVAS
Magistrados
DON PEDRO LUIS GARCÍA MUÑOZ
DON EDUARDO PARICIO RALLO
DOÑA ELSA PUIG MUÑOZ
En la Ciudad de Barcelona, a 5 de junio de 2020.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
(SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente Sentencia en el recurso contencioso- administrativo nº
31/2018, interpuesto por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, representado y asistido por
el Abogado de la Generalitat, contra la Oficina Española de Patentes y Marcas, representada y defendida por
el Abogado del Estado.
Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dña. Elsa Puig Muñoz, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala, se interpuso el presente recurso contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 29 de noviembre de 2017, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la denegación del registro de la marca número 3637883, para las clases 16 y 36, 'Llibreria de referència de Catalunya'.



SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.



TERCERO.- Continuado el proceso por los trámites que aparecen en autos, se señaló día y hora para la votación y fallo, diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.



CUARTO.- La sustanciación de este recurso se ha visto afectada por la situación de estado de alarma decretado por el Real Decreto Ley 463/2020 y sus prórrogas, habiéndose observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto del presente recurso y alegaciones de las partes Constituye el objeto del presente recurso la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 29 de noviembre de 2017, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la denegación del registro de la marca número 3637883, clases 16 y 36, 'Llibreria de referència de Catalunya'.

La denegación se fundamentaba el hecho de que la marca solicitada, a juicio de la Oficina, se halla incursa en la prohibición del art. 5.1.c) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM), al estar compuesta exclusivamente de signos o indicaciones que pueden servir en el comercio para designar la finalidad, características y procedencia de los productos y servicios para los que se solicita la marca.

Para fundamentar su recurso, la parte actora alega que la prohibición del art. 5.1.c) de la LM ha de interpretarse de forma restrictiva; que la marca está asociada a un distintivo de calidad, y que existen precedentes anteriores de casos similares con resultado contrario, como por ejemplo el de la marca 'Librerías de calidad', que sí fue reconocida en favor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el 20/04/2016 (la solicitud había sido presentada el 24/11/2015).



SEGUNDO.- Normativa reguladora de las marcas La armonización comunitaria en materia de marcas se llevó a cabo fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también fueron objeto de una plena transposición en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM). De las normas que comunitarias deben destacarse las relativas a: nuevo concepto de marca; reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro; extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca; incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la LM son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La LM contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporaron las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

La LM atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe. Junto a este principio angular, la Ley recoge otros principios clásicos de carácter registral como los de publicidad, oposición, prioridad y tracto sucesivo, que presiden y racionalizan cuantas operaciones registrales se realicen respecto de la marca o de su solicitud.

El procedimiento de registro se reformó, suprimiendo del examen que ha de efectuar la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) el referido a las prohibiciones relativas, quedando reservado este examen de oficio sólo para las prohibiciones absolutas. Las prohibiciones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho.

La LM también supuso reforzamiento de la protección de las marcas notorias y renombradas. A estos efectos, se estableció, por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando el alcance de su protección.

De acuerdo con los principios expuestos -todos ellos recogidos en la exposición de motivos de la LM-, el artículo 2 de la misma dispone que el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de dicha Ley.

Y el artículo 4 de la propia LM establece qué se podrá registrar como marca: 'Artículo 4. Concepto de marca Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.' De otra parte, el artículo 5.c) de la LM establece que no podrán registrarse como marca los signos siguientes los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

Y el apartado 3 del mismo artículo LM (en la versión vigente en el momento que se dictó el acto recurrido) establecía que 'Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley '.



TERCERO.- Análisis de la marca En el caso que nos ocupa se trata de analizar si la marca 'Llibreria de referència de Catalunya', incurre en la prohibición establecida en el art. 5.c.) de la LM.

Pues bien, es cierto que la marca contiene la palabra 'Llibreria', y una denominación geográfica 'Catalunya', pero no debe olvidarse que esa marca se asocia a un distintivo de calidad, esto es, la marca no tiene como función principal la identificación o distinción del origen empresarial del producto -como sucede con las marcas cuya inscripción solicitan las empresas-, sino que su función principal es la de acreditar la calidad de aquellas librerías que se identifiquen con esa marca.

No puede olvidarse que en el año 2016 la parte actora -el Departament de Cultura- a través del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), y con la colaboración del gremio de libreros de Catalunya, crearon un distintivo de calidad que tiene la misma denominación que la marca que se pretende, esto es, 'Llibreria de referència de Catalunya', para reconocer la calidad de las librerías situadas en el territorio de Catalunya.

Ese distintivo se articula mediante la norma UNE 175001-1:2013 relativa a la calidad del pequeño comercio, lo que supone que las librerías que pretendan obtener ese distintivo tienen que superar unos estándares de calidad.

De otra parte, se ha acreditado en el procedimiento que la parte actora, mediante la Resolución CLT/2534/2017, de 26 de octubre, dio publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del ICEC, por el que se aprobaron las bases para la concesión de subvenciones en especie para la evaluación y certificación del distintivo de calidad 'Llibreria de referència de Catalunya' que, como se ha dicho, es coincidente con la marca denegada.

Posteriormente se aprobó la Resolución CLT/2568/2017, de convocatoria de esas subvenciones.

De esos datos se deduce que el registro de la marca responde a la voluntad de obtener una protección conforme al sello de calidad que la distingue.

Llegados a este punto debe recordarse que el artículo 68 de la LM dispone que se entenderá por marca de garantía todo signo que, cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 4 de la propia LM, sirva para distinguir los productos o servicios que el titular de la marca certifica respecto de los materiales, el modo de fabricación de los productos o de prestación de los servicios, el origen geográfico, la calidad, la precisión u otras características de los productos y servicios que no posean esa certificación. Y seguidamente se añade que toda persona física o jurídica, incluidas las instituciones, autoridades y organismos de Derecho público, podrá solicitar marcas de garantía, a condición de que dichas personas no desarrollen una actividad empresarial que implique el suministro de productos o la prestación de servicios del tipo que se certifica.

En el caso que ahora nos ocupa quien solicita la marca -el ICEC, vinculado al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya- no pretende su utilización o uso por ella misma, sino por aquellas librerías a las que se haya otorgado ese distintivo de calidad.

Además, las prohibiciones absolutas deben ser de aplicación restrictiva.

De otra parte, la marca solicitada es mixta, esto es, se compone por una representación gráfica y un nombre denominativo, lo que proporciona a la marca una característica que la dota de sustantividad.

Por último, debe traerse a colación que la demandada sí accedió a la inscripción como marca 'Librerías de calidad' reconocida en favor del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el 20/04/2016 (solicitud presentada el 24/11/2015). Esto es, se trata de un precedente con unas características muy similares que la marca que ha sido denegada a la actora, y bastante próximo en el tiempo, por lo que no se alcanza a comprender por qué la demandada ha seguido un criterio dispar en ambos casos.

En definitiva, teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, procede la estimación del presente recurso.



CUARTO.- Costas Como quiera que el caso presenta dudas de derecho, no procede la imposición de costas.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 1º.- Estimar el recurso contencioso interpuesto por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 29 de noviembre de 2017, por la que se desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la denegación del registro de la marca número 3637883, clases 16 y 36, actos que se anulan, y se reconoce el derecho de la actora a que se proceda a la inscripción de la marca solicitada.

2º.- Sin costas.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3º, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 86.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado e Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.