Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 182/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 90/2019 de 17 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2019/0001975

RECURSO 90/2019

SENTENCIA NÚMERO 182/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. M. Soledad Gamo Serrano

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En la Villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 90/2019, interpuesto por la mercantil BODEGAS MENADE, S.L., representada por la Procuradora Dª. Lucía Martínez Lamelo y dirigida por el Letrado D. Jorge García Domínguez, contra la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 21 de noviembre de 2018, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 7 de mayo de 2018 y resuelve denegar el registro de la marca 3688287 'ADORADO BY MENADE', en clase 33.

Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se declare que la resolución recurrida no es ajustada a derecho y anulándola por otra que declare el derecho al registro y concesión de la marca número 3688287 'ADORADO BY MENADE', para los productos de la clase 33 designados.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por la Abogada del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

TERCERO.-Recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 21 de mayo de 2020, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 21 de noviembre de 2018, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 7 de mayo de 2018 y resuelve denegar el registro de la marca 3688287 'ADORADO BY MENADE', en clase 33.

La citada resolución estima el recurso de alzada y acuerda denegar el registro de la marca por considerar que los signos enfrentados se configuran como realidades incompatibles, tanto desde un punto de vista aplicativo al ser coincidentes para los mismos productos de la clase 33, así como desde un punto de vista denominativo y conceptual al ser cuasi coincidentes en sus núcleos principales 'adorado' y 'adorada', variando únicamente el género de las mismos, desestimándose la alegación del recurrente en cuanto que el signo que nos ocupa al insertar el término 'BY MENADE' quedaría identificado su origen empresarial unido a BODEGAS MENADE S.L., de las cuales están registradas numerosas marcas con el término MENADE, siendo que es precisamente esta incorporación lo que a juicio de la OEPM acerca el parecido ya comentado respecto al registro oponente, siendo altamente probable el riesgo de asociación entre los mismos que puede llevar al consumidor medio a la idea de vincular el registro oponente ADORADO con el registro solicitado ADORADA BY MENADE.

Y añade la resolución recurrida que respecto de la alegación del recurrente en cuanto a que el registro oponente no está concedido por lo que no es posible tenerlo en cuenta para la denegación solicitada por el recurrente, la OEPM se remite al artículo 17. 2. F) del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas 17/2001 donde expresamente se prevé dicha situación en el que la oposición formulada podrá estar basada tanto por un registro concedido como solicitado.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que el signo distintivo solicitado conforma una marca de carácter indivdualizador y único en la que destacan dos elementos denominativos de equivalente relevancia (ADORADO y MENADE), cuya combinación dan como resultado la marca 'ADORADO BY MENADE' que cuenta con identidad propia y un individualismo suficiente que permite diferenciarse plena y claramente con la marca de oposición. Considera que la resolución recurrida no le otorga la relevancia que realmente tiene en la marca solicitada al elemento 'MENADE' que se erige en el signo solicitado como un elemento esencial del signo distintivo. La estructura de la marca solicitada 'ADORADO BY MENADE' configura un signo con dos elementos dominantes esenciales 'ADORADO' y 'MENADE' con idéntica relevancia, pues el signo solicitado no sería el mismo si obviáramos cualquiera de ellos. Sin embargo, la resolución recurrida amputa, disecciona, infravalora el elemento 'MENADE' en la marca de tal forma que, le resta relevancia cuando en realidad es un elemento fundamental y esencial de la marca solicitada. Sin dicho elemento, si omitimos el vocablo 'MENADE' la marca no sería la misma, sino otra totalmente diferente.

Añade que el solicitante de la marca 'ADORADO BY MENADE', ostenta una familia de marcas que fortalece la individualización, siempre que se vinculan con el elemento esencial de la marca cual es el vocablo 'MENADE'.

Por último aduce que la marca oponente, es una marca de la Unión Europea en trámite de solicitud con oposición, por lo que la OEPM debería haber suspendido el procedimiento hasta que se revolviera la oposición en la que se encuentra incursa la marca oponente, pues se trata de un derecho provisional no definitivo.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

TERCERO.-El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

CUARTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

QUINTO.-Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo denegado está formado por los vocablos 'ADORADO BY MENADE'.. El signo prioritario está formado por el vocablo 'ADORADA'.

A la vista de ello debemos considerar que existe una semejanza denominativa y fonética entre los signos enfrentados, derivada de la utilización en ambos de los vocablos ADORADO Y ADORADA, que se diferencian únicamente en el género. Ciertamente, el signo denegado añade otros vocablos (BY MENADE), pero estos se encuentran en una posición secundaria a 'ADORADO' debiéndose apreciar que en una visión estructural y de conjunto lo que resalta principalmente, desde el punto de vista de percepción de un consumidor medio, en ambos signos es el comienzo ADORADO/ADORADA.

Por ello, hay que concluir que las semejanzas denominativas y fonéticas entre los signos enfrentados son suficientes como para causar confusión en los consumidores.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad si semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

En el presente caso, debemos apreciar que existe identidad en los campos aplicativos, pues el signo prioritario está registrado para 'bebidas alcohólicas, excepto cervezas, vinos', de la clase 33, y el nuevo signo se solicita para proteger 'vinos y vinos espumosos)', en la misma clase 33.

Ello nos permite tener en cuenta el principio de interdependencia. Como hemos señalado esta misma Sala y Sección, en sentencia de 12/12/2016, recurso 325/2015, 'Por otro lado como indica la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2013 ,dictada en el Recurso de Casación que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el citado artículo 6.1 de la Ley de Marcas no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa'. En el presente caso y a la vista de los campos aplicativos protegidos por cada marca en liza debemos concluir que los servicios protegidos son idénticos, lo que compensa las escasas diferencias denominativas existentes.

En cuanto a la alegación de la recurrente y solicitante de la marca 'ADORADO BY MENADE', relativa a que ostenta una familia de marcas que fortalece la individualización, siempre que se vinculan con el elemento esencial de la marca cual es el vocablo 'MENADE', hay que decir que la circunstancia relativa a que la demandante sea titular de varias marcas que contienen el término 'MENADE', no permite eludir la prohibición relativa de registro derivada de la similitud denominativa existente entre los signos ahora en liza que antes hemos examinado, similitud que deriva de la utilización del término ADORADO.

Por último y en cuanto a la alegación de la demanda relativa a que la marca oponente es una marca de la Unión Europea en trámite de solicitud con oposición, por lo que la OEPM debería haber suspendido el procedimiento hasta que se revolviera la oposición en la que se encuentra incursa la marca oponente, pues se trata de un derecho provisional no definitivo, hay que decir, como resalta la resolución impugnada, que el artículo 17. 2. F) del Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas 17/2001, aprobado por Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, expresamente prevé dicha situación en la que la oposición formulada podrá estar basada tanto por un registro concedido como solicitado.

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al desestimarse el recurso se imponen a la parte recurrente las costas causadas, con el límite de 2.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda por el Abogado del Estado y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil BODEGAS MENADE, S.L., contra la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 21 de noviembre de 2018, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 7 de mayo de 2018 y resuelve denegar el registro de la marca 3688287 'ADORADO BY MENADE', en clase 33; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite establecido en el FD SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid 19 en el ámbito de la administración de justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta sentencia y ello mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0090-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0090-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. M. Soledad Gamo Serrano