Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 190/2019, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 7059/2018 de 17 de Julio de 2019

Encabezamiento

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3
A CORUÑA
SENTENCIA: 00190/2019
PONENTE: D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ
RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7059/2018
RECURRENTE: Feliciano en representación de CENTRO DE TERAPIAS NATURALES SHALOM S.L.
ADMINISTRACION DEMANDADA:OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
CODEMANDADA:ASOCIACION SHALOM
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la
SENTENCIA
ILMOS.SRES.e ILMA. SRA. :
FRANCISCO JAVIER CAMBON GARCIA
JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ
CRISTINA MARIA PAZ EIROA
JOSE ANTONIO PARADA LOPEZ
En A CORUÑA, a 17 de julio de 2019.
Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del
recurso contencioso-administrativo número PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7059/2018 interpuesto por el
Procurador Dª. ARACELI SHALOM S.L. y dirigido por el Letrado D. AGUSTIN FRANCISCO BARGIELA en
nombre y representación de Feliciano en representación de CENTRO DE TERAPIAS NATURALES SHALOM
S.L. contra Resolución de 13-12-17 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso
de alzada contra acuerdo denegatorio registro nombre comercial N 0370763 . Ha sido parte demandada
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por ABOGACIA DEL ESTADO. Comparece
como parte codemandada ASOCIACION SHALOM representada por el Procurador Dª. MARTA BAAMONDE
HURTADO y dirigido por el Letrado D.GERARD CANALS TORRENT.
Siendo PONENTE el Magistrado Ilmo. D. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ.

Antecedentes

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron pertinente, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en este procedimiento.



SEGUNDO.- Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda.



TERCERO.- No habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 12 de julio de 2019, fecha en la que tuvo lugar.



CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada.

Fundamentos

PRIMERO.- Se impugna en este proceso resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 18 de diciembre de 2017, recaída en expediente num. N 030763, por la que se desestima el RECURSO DE ALZADA interpuesto contra el acuerdo denegatorio de registro de nombre comercial para la clase 41, publicado en el B. O. P.I. de fecha 22/05/2017, resuelto el día 16/05/2017 por la referida Oficina.

La demandante pretende la declaración de no ser conforme a Derecho y la anulación de la resolución del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital-Oficina Española de Patentes y Marcas de 05/03/2018 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la de 14/09/2017 denegatoria de la marca solicitada, por medio de escrito de 08/05/2018.

En justificación de la pretensión, la demandante alega ' [...] APLICACIÓN ERRÓNEA DE LA PROHIBICIÓN RELATIVA DEL ARTÍCULO 6.1.B DE LA LEY DE MARCAS [...] el nombre comercial que se pretende registrar es N0370763 SHALOM CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO, mientras la MARCA que se pretende proteger, por existir a juicio de la O.E.P.M., riesgo de confusión es número M252696.

Si bien es cierto que tanto la marca ya registrada como la que se pretende registrarse comparten la palabra SHALON, no lo es menos que el nombre comercial del demandante incluye una descripción de los servicios y objeto a los que hace referencia la palabra principal.

En primer lugar el nombre comercial (....) SHALOM CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO se compone de dos elementos bien diferenciados que desde una perspectiva racional y lógica del nivel medio de conocimiento del consumidor en general, tienen suficiente peso para distinguirlos de los servicios que ofrece la Marca (...) SHALOM DE CRTVE.

Para apreciar si la fuerza de la que goza el nombre comercial (...) es suficiente para salvar la prohibición alegada por la parte opositora durante la sustanciación del procedimiento de registro, como alegada también por la OEMP al resolver el recurso de alzada, debe realizarse un examen del nombre comercial integrando todos sus elemento, sin diseccionar en diferentes partes su unidad fonética, conceptual y gráfica, entre la marca que pretende el acceso al registro y la previamente registrada. En este caso la comprobación de este triple plano gráfico, fonético y conceptual debe realizarse valorando que se van a comparar una marca denominativa simple y otra marca denominada compleja.

Por un lado la marca (..) SHALOM es una marca simple, la cual está únicamente conformada por una palabra hebrea que significa 'paz' o 'bienestar' que se utiliza también como fórmula de saludo, equivalente a 'hola' o 'adiós'.

Por otro lado la marca ''SHALOM CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO'', es una marca denominativa compleja, compuesta de cinco vocablos, en los que las palabras diferentes de la marca previamente registrado, viene a definir los servicios o cualidades que la palabra 'Shalom' ofrece , como explica en su escrito de demanda, folios 14 y ss.

Dado que aquí se están comparando dos marcas denominativas, una simple y otra compleja, el análisis a realizar, por un lado, debe elaborarse sin descomponer los elementos que conforman ambas marcas. Añadir la palabra SHALOM, común de ambas marcas, la expresión CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO, confiere una diferencia perceptible en el lenguaje corriente, que al consumidor medio directamente le ofrece información suficiente sobre los servicios que ofrece, como acreditan la inclusión de esos cuatro vocablos tras aquella palabra; por ello se evita la confusión con la denominada marca M2526963, ya que ésta no describe en absoluto el servicio o producto que ofrece, que en este caso están destinados al público que piensa en algo relativo al judaísmo o a la religión hebrea, a un público casualmente al que se dirige el programa, emitido bajo producción propia de CRTVE, (empleando medios técnicos de la misma), al estar la dirección, el guion y presentación realizada por la Federación de Comunidades Judias, tal como manifestó la Directora general del Ente público. Cosa muy diferente son los servicios ofrecidos SHALON CENTRO DE TERAPIAS NATURALES S.L. en cuanto titular de la solicitud de la marca N0370763 SHALON CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO, quien ofrece distintas técnicas, como Reiki, quiromasaje, acupuntura, osteopatía y naturopatia, entre otras, que se pueden observar en la pagina web que se indica. En ese punto indica que CRTVE tiene registrada la marca M2526963 SHALOM, dentro de dos clases, la 41 y la 38 y recuerda que el titular de la misma no es la Confederación de Comunidades judías, sino la CRTVE y por ello la labor que esta realiza no es la educación religiosa (so pretexto de contravenir el art. 16.3 de la CE ) sino la difusión de programas de televisión de la clase 38. Y aún incluyendo esa marca dentro de la clase 41 y no en la 38, (...) ésta Sala ya se manifestó en caso similar en el que la convivencia de dos mercas (en este caso ambas simples Sondaxe y Sonaxe), las cuales se encontraban dentro de la misma clase 41, en sentencia 586/2013 de 17 de abril de 2013 , que no existía riesgo de confusión.



SEGUNDO.- El motivo ha de ser, sin embargo, desestimado, pues, examinada la cuestión litigiosa desde la perspectiva comparativa, como se ha pronunciado la jurisprudencia del TS, en sentencias, que incluso se citan en la contestación a la demanda, en el presente caso se da una coincidencia entre el nombre comercial y la marca en conflicto que afecta al vocablo más característico de ambas, que es el término SHALOM.

La recurrente pretende amparar, en efecto, su pretensión en el hecho de que el nombre comercial cuya inscripción solicita es un nombre compuesto, de aquellos cinco vocablos frente a la marca opositora que contiene únicamente uno. No obstante tanto si analizamos la configuración gráfica del nombre comercial que figura en la solicitud de la interesada (donde el nombre SHALOM se sitúa de forma independiente y predominante en la parte superior con letras notoriamente más grandes) como el carácter meramente descriptivo de los vocablos (CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO) hacen concluir la indudable identidad entre ese nombre comercial y la marca opositora. A éste respecto procede traer a colación, en efecto, la doctrina contenida en la sentencia del TS de 11 de octubre de 2012 , cuya trascripción incluso se efectúa en el escrito de contestación a la demanda, a tenor de la cual en el presente caso, es la palabra SHALOM la que ocupa una posición distintiva y autónoma en el nombre comercial y en la medida que ese vocablo es totalmente con la marca preexistente registrada SHALOM, se constata identidad denominativa prevista en el art. 6.1, b de la Ley de Marcas .



TERCERO.- El otro motivo en que el recurso se fundamenta es el relativo a la nulidad de procedimiento de oposición a la marca comercial SHALOM CENTRO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO, ya que tal y como ya expuso en el relativo fáctico de su escrito de demanda, CRTVE realizó oposición al registro del nombre comercial con número de solicitud N0370763 en fecha 10 de enero de 2017, dirigiendo la misma en su escrito de alegaciones contra 'SHALOM CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN'. Que el art. 17 (relativas a razones, motivos o fundamentos en que se basa la oposición) del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Marcas, establece los requisitos para la presentación y contenido del escrito de oposición, recogiendo unos requisitos formales que han de figurar en dicha oposición para que la tramitación de esa oposición se ajuste al reglamento. Tal como se puede observar en dicho escrito CRTVE se opone efectivamente a la solicitud de nombre comercial NC370763, no obstante lo hace contra el nombre comercial SHALOM. Centro Superior de formación, nombre comercial no registrado por la recurrente, sino que pertenece al registro de la marca mixta M3643522. Al realizar la comparación de los signos distintivos, en la página 2 de dicho escrito de oposición se puede apreciar como la gráfica recogida en ese escrito es el referente a SHALOM CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN (.....).

Dicha incongruencia constituye una indefensión para tal recurrente, ya que la OEPM en lugar de proceder tal como establece el art. 19 del Reglamento para la ejecución de la Ley, esto es, a requerir a CRTVE para que subsanase dicho error en la redacción de su escrito de oposición, procedió a dar por válidas las argumentaciones realizadas, acordando suspender el expediente en resolución de 28 de marzo de 2017, basada en la oposición de CRTVE y de otra tercera, la cual sí había dirigido correctamente su escrito de oposición, identificando tanto el nombre comercial correcto como el número de solicitud N0370763. El art. 20 de la Ley establece que el examen de la cuestión de fondo por parte de la OEPM únicamente podrá versar sobre las prohibiciones contempladas en los arts. 5 y 9.1 letra b).

Resolvió luego sobre unas prohibiciones que no se recogen entre los motivos de examen de fondo en el art. 20 de la Ley de Marcas , resolución arbitraria, lo que a su juicio constituye vicio de nulidad de la fase de oposición al registro de la marca, la cual nunca debió ser tenida en cuenta a la hora de resolver, lo que derivaría en falta de oposición y en el consiguiente registro del nombre comercial solicitado N0370763.

La resolución administrativa es denegatoria del nombre comercial por cuanto que el signo prioritario por 'EDUCACIÓN Y ESPARCIMIENTO' de la clase 41, mientras que el nuevo signo se solicita para proteger en esa misma clase 'EDUCACIÓN, FORMACIÓN, SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES'. Existen por tanto semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos. En suma estamos ante un supuesto de incompatibilidad registral al existir una clara semejanza denominativa o conceptual y de productos que se refieren a un mismos ámbito o sector de mercado, lo que determina que exista un riesgo de confusión obstativo de la inscripción pretendida, sin que los defectos formales, que se alegan, sean determinantes de la decisión administrativa impugnada ni los supuestos precedentes administrativos de adverso invocados a lo largo de su escrito de demanda resulten tampoco vinculantes ni para la Administración demandada ni para los Tribunales, pues, como ha señalado el TS en sentencias como la de fecha 23 de enero de 2002 , estamos ante una actividad reglada en la que ha de prevalecer el principio de legalidad.

Tal motivo debe ser, pues, desestimado, también, entre otras razones, por lo siguiente: 'Denominativamente, entre los citados signos, existe identidad entre el único elemento constitutivo del signo prioritario, y el único con capacidad distintiva en el signo solicitado, dado el carácter descriptivo de los términos 'EDUCACIÓN; FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES'. Existen luego, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatario de los respectivos campos aplicativos' -consideración jurídica tercera de la resolución recurrida-.

Tras revisar en esta vía contencioso-administrativa el acto administrativo impugnado se presume, pues, válido en los términos del artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , ya que 'Es doctrina consolidada que ninguno de los criterios que ha ido estableciendo la Jurisprudencia para determinar la comparación entre marcas enfrentadas tiene carácter absoluto, por la propia casuística que impera en la materia, pero sí puede afirmarse que el criterio general imperante en el examen entre dos marcas enfrentadas es el de que debe realizarse una visión de conjunto sintáctica, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica y conceptual, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que tal impresión global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalece sobre las partes o factores componentes' - ATS, Sección Primera, de 08/03/2017, rec. 1791/2016 : 'Es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala, que en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto, y atendiendo a las figuras, los dibujos, el color, etc, tanto como a las denominaciones; y determinando de este modo la posible existencia del error en los consumidores, después de una apreciación en la que se pueda destacar los elementos más llamativos; pues cuando alguno o algunos de los elementos que, utilizados por las marcas, tienen especial eficacia individualizadora, es este particular elemento el que, por la peculiaridad singularizante del elemento común, ha de ser preferentemente contemplado, para decidir si la marca impugnada puede provocar confusión en el tráfico mercantil, a costa de la marca prioritaria' - STS, Sala Tercera, Sección Tercera, de 06/07/2011, rec. 4771/2010 -.

Desde esa visión de conjunto sintáctica, no hay una diferencia clara entre 'SHALOM' y 'EDUCACIÓN; FORMACIÓN; SERVICIOS DE ENTRETENIMIENTO; ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES'. A juicio de este tribunal, existe luego riesgo de confusión en el público determinado por tal impresión global.

El nuevo signo es así idéntico o semejante al signo prioritario registrado y el Tribunal Supremo viene afirmando de modo constante que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el artículo 6.1.a) de la Ley de Marcas no puede prescindir de su dependencia recíproca, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' - STS, Sección Tercera, de 26 de septiembre de 2016, recurso 2751/2015 -.



CUARTO.- Se imponen las costas a la parte demandante porque se rechazan todas sus pretensiones, hasta un máximo de 1.500 euros (más IVA) para cada uno de los letrados de la parte demandada - artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa -.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido.

Desestimar el recurso contencioso-administrativo núm. 7059/2018 interpuesto por la procuradora Doña Araceli Muiño Aragón, en nombre y representación de DON Feliciano en nombre y representación de la mercantil CENTRO DE TERAPIAS NATURALES SHALOM S.L., en relación con la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 18 de diciembre de 2017, recaída en expediente num. N 030763, por la que se desestima el RECURSO DE ALZADA interpuesto contra el acuerdo denegatorio de registro de nombre comercial para la clase 41, publicado en el B. O. P.I. de fecha 22/05/2017, resuelto el día 16/05/2017 por la referida Oficina, y todo ello con expresa imposición de costas del proceso a la parte demandante en la cuantía señalada en el último Fundamento Jurídico de esta resolución.

Notifíquese a las partes haciéndole saber que la misma no es firme, y que contra ella, se podrá interponer recurso de casación establecido en el art. 86 y ss de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa , en su nueva modificación operada por la LO 7/2015, de 21 de julio por la que se modifica la LO 6/1985, de 1 de Julio, por las personas y entidades a que se refiere el art. 89.1 de la Ley 29/1998 , con observancia de los requisitos y dentro del plazo que en él se señala. Para admitir a trámite el recurso, al interponer deberá constituirse en la cuenta de depósito y consignaciones de este Tribunal (1578-0000-85-7059-18-24), el depósito al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (BOE num. 266 de 4/11/09), y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha , por el Ilmo./ a. Sr./a. Magistrado/a Ponente D/ña. JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ, al estar celebrando audiencia pública la Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Doy fe.