Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 20/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 556/2015 de 17 de Enero de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2015/0018300
RECURSO 556/2015
SENTENCIA NÚMERO 20
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D.ª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid, a diecisiete de enero de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 556/2015, interpuesto por la entidad Viajes Barceló, S.L.,
y la entidad Barceló Corporación Empresarial, S.A., representadas por la Procuradora D.ª Virginia Camacho
Villar contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que
desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes Barceló, S.L., contra la Resolución que
concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina
Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que desestima expresamente el Recurso de alzada
interpuesto por Barceló Corporación Empresarial, S.A., contra la Resolución que concedía el registro de la
marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y
Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes
Barceló, S.L., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional número 3.507.355 'Grupo

Barceló'; y contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que
desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Barceló Empresarial, S.A., contra la Resolución
que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.355 'Grupo Barceló'. Ha sido parte demandada
la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado, estando
personada como codemandada la entidad Creaciones Barcelo 08, S.L.U., representada por la Procuradora
D.ª María del Carmen Palomares Quesada.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 18-09-2015, se interpuso por la entidad Viajes Barceló, S.L., y la entidad Barceló Corporación Empresarial, S.A., recurso contencioso- administrativo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes Barceló, S.L., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que desestima expresamente el Recurso de alzada interpuesto por Barceló Corporación Empresarial, S.A., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes Barceló, S.L., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional número 3.507.355 'Grupo Barceló'; y contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Barceló Empresarial, S.A., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.355 'Grupo Barceló'.

Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo en fecha 08-01-2016, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que se dictase sentencia que estimase el recurso contencioso-administrativo, denegando las marcas números 3507361 'Creaciones Barceló' y número 3507355 'Grupo Barceló', con expresa condena en costas a la parte demandada.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

Se personó como codemandada la entidad Creaciones Barceló 08, S.L.U., la cual presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a la misma, solicitando la confirmación del acto recurrido.



TERCERO.- Recibido el pleito a aprueba se practicó la propuesta y declarada pertinente y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 11 de enero de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Natalia de la Iglesia Vicente.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes Barceló, S.L., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que desestima expresamente el Recurso de alzada interpuesto por Barceló Corporación Empresarial, S.A., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes Barceló, S.L., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional número 3.507.355 'Grupo Barceló'; y contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Barceló Empresarial, S.A., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.355 'Grupo Barceló'.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis lo siguiente.

Con fecha 15 de abril de 2014, Creaciones Barceló 08, S.L.U., solicitó la marca española número 3.507.361/6 'CREACIONES BARCELÓ' para proteger servicios de la Clase 37 'Servicios de construcción, servicios de reformas de viviendas; servicios de limpieza de viviendas residenciales; servicios de limpieza interior y exterior de edificios; instalación, mantenimiento y reparación de cristales, ventanas y persianas; instalación, mantenimiento y reparación de equipos hvac (calefacción, ventilación y refrigeración); mantenimiento y reparación de edificios; instalación, mantenimiento, limpieza y reparación de piscinas; servicios de construcción, instalación, mantenimiento y reparación de cocinas; instalación, mantenimiento y renovación de fontanería de agua y gas; pintura y decoración de edificios y viviendas', y en la misma fecha Creaciones Barceló 08, S.L.U., solicitó la marca española número 3.507.355 'GRUPO BARCELÓ' para proteger igualmente servicios de la clase 37.

-La entidad Barceló Corporación Empresarial, S.A., formuló oposición al registro de ambas marcas en base a sus marcas comunitarias: nº 6084222 'Barceló', registrada para la Clase 39 'Servicios de acompañamiento de viajeros, alquiler de automóviles; organización de cruceros; organización de excursiones; organización de viajes; reserva de plazas de viaje (en tren, avión, barco y autocar) con excepción de reserva de hoteles y de pensiones; servicios de taxi; visitas turísticas; servicios de agencia para información y reserva de viajes; todos estos servicios prestados también por internet'; para la Clase 41 'Servicios de ocio y esparcimiento; actividades deportivas; gimnasios; servicios de discotecas; organización de bailes; organización y dirección de seminarios, coloquios y simposiums; publicaciones electrónicas no descargables', y para la Clase 43 'Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comida preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal'.

nº 6084016 'Barceló Club' registrada para la Clase 36 'Administración de inmuebles; alquiler de apartamentos; emisión de cheques de viaje; cobro de alquileres; negocios inmobiliarios', para la Clase 39 'Servicios de acompañamiento de viajeros, alquiler de automóviles; organización de cruceros; organización de excursiones; organización de viajes; reserva de plazas de viaje (en tren, avión, barco y autocar) con excepción de reserva de hoteles y de pensiones; servicios de taxi; visitas turísticas; servicios de agencia para información y reserva de viajes; todos estos servicios prestados también por internet' y para la Clase 43 'Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comida preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal'.

y nº 6084115 'Barceló Viajes Club' registrada para la Clase 36 'Administración de inmuebles; alquiler de apartamentos; emisión de cheques de viaje; cobro de alquileres; negocios inmobiliarios', para la Clase 39 'Servicios de acompañamiento de viajeros, alquiler de automóviles; organización de cruceros; organización de excursiones; organización de viajes; reserva de plazas de viaje (en tren, avión, barco y autocar) con excepción de reserva de hoteles y de pensiones; servicios de taxi; visitas turísticas; servicios de agencia para información y reserva de viajes; todos estos servicios prestados también por internet' y para la Clase 43 'Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comida preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal'.

-La entidad Viajes Barceló, S.L., formuló oposición a la concesión de ambas marcas en base a sus marcas comunitarias: Nº 3507361 'Barceló Viajes' registrada para la Clase 36 'Servicios de emisión de cheques de viaje', para la Clase 39 'Servicios de acompañamiento de viajeros, alquiler de automóviles; organización de cruceros; organización de excursiones; organización de viajes; reserva de plazas de viaje (en tren, avión, barco y autocar) con excepción de reserva de hoteles y de pensiones; servicios de taxi; visitas turísticas; servicios de agencia para información y reserva de viajes; todos estos servicios prestados también por internet' y para la Clase 43 'Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comida preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal'.

y nº 5957717 'Barceló Viajes' registrada para la Clase 36 'Servicios de emisión de cheques de viaje', para la Clase 39 'Servicios de acompañamiento de viajeros, alquiler de automóviles; organización de cruceros; organización de excursiones; organización de viajes; reserva de plazas de viaje (en tren, avión, barco y autocar) con excepción de reserva de hoteles y de pensiones; servicios de taxi; visitas turísticas; servicios de agencia para información y reserva de viajes; todos estos servicios prestados también por internet' y para la Clase 43 'Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comida preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal'.

Las oposiciones fueron desestimadas por la OEPM y concedió el registro de las marcas 'Creaciones Barceló' y 'Grupo Barceló'.

Las recurrentes afirman que del examen del expediente administrativo se desprenden errores de hecho y de Derecho en las Resoluciones recurridas por lo que deben ser revocadas.

En primer lugar afirma la notoriedad y renombre de las marcas de las demandantes. Se indica que Viajes Barceló, S.L., y Barceló Corporación Empresarial, S.A., forman parte del Grupo Barceló que fue fundado por Juan Pablo en 1931 a partir de la creación de una pequeña empresa familiar ubicada en la localidad mallorquina de Felanitx (España) y especializada en el transporte de personas y mercancías. Y se añade que dicho Grupo Barceló ha crecido de la mano de tres generaciones que han hecho de él una de las corporaciones turísticas más importantes de España y del Mundo. A lo largo de los 50 años de historia la compañía ha centrado su actividad en el mundo del turismo y aunque en la actualidad sus dos principales áreas de negocio son la de hostelería y la de viajes (minorista y receptivos), se indica en la demanda, que el grupo mallorquín se ha caracterizado siempre por ser pionero, por aprovechar las oportunidades que le iba ofreciendo el mercado y por diversificar sus operaciones, teniendo como objetivo la rentabilidad. El Grupo Barceló cuenta con una plantilla de más de 26.000 personas en todo el mundo y está marcada por una serie de hitos y fechas clave que se relatan en la demanda. Se añade con el fin de acreditar el renombre de la marca Barceló que esta aparece en el Foro de Marcas Renombradas Españolas. Con base en todo lo anterior, se afirma que la concesión de las marcas impugnadas supone una violación del art. 8.1 Ley de Marcas . La OEPM a pesar de reconocer la notoriedad desestima la oposición basándose en que los servicios son distintos, pero las recurrentes recuerdan que el artículo 8 no solo se refiere a servicios idénticos sino también similares, y ello sucede entre las marcas contrapuestas y concretamente entre los servicios de la Clase 37 'Servicios de construcción, servicios de reformas de viviendas; servicios de limpieza de viviendas residenciales; servicios de limpieza interior y exterior de edificios; instalación, mantenimiento y reparación de cristales, ventanas y persianas; instalación, mantenimiento y reparación de equipos hvac (calefacción, ventilación y refrigeración); mantenimiento y reparación de edificios; instalación, mantenimiento, limpieza y reparación de piscinas; servicios de construcción, instalación, mantenimiento y reparación de cocinas; instalación, mantenimiento y renovación de fontanería de agua y gas; pintura y decoración de edificios y viviendas' para los cuales se concede la nueva marca y los servicios de la Clase 36 'Administración de inmuebles; alquiler de apartamentos; emisión de cheques de viaje; cobro de alquileres; negocios inmobiliarios', para los cuales están registradas las marcas oponentes. Y ello porque es obvio que la administración de inmuebles, los negocios inmobiliarios, el alquiler y cobro de alquileres son servicios que están íntimamente relacionados con los servicios de construcción, de reformas de viviendas, de limpieza de viviendas residenciales y otros servicios amparados por las marcas impugnadas. Así pues, los servicios que amparan son similares, pero aún en el caso de que no lo fueran, el art. 8 LM prohíbe el registro de las marcas cuyos servicios aunque no sean similares a los notorios, su uso pueda llevar a confusión al consumidor por parecer que indica una conexión entre los servicios amparados por las marcas en pugna. El riesgo de asociación supone el aprovechamiento del prestigio de las marcas de los recurrentes, ya que sin duda alguna, el consumidor asociará ambos distintivos.

En segundo lugar afirma que la diferencia entre los conjuntos contrapuestos que son únicamente la diferencia de logotipos no es tan acusada y suficientemente significativa como para excluir la semejanza y el riesgo de asociación que prohíbe el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas , máxime si se tiene en cuenta que le aspecto denominativo es lo que predomina entre las marcas, máxime cuando se trata de publicidad radiofónica.

Resalta que son mínimas las diferencias entre los vocablos de las marcas enfrentadas y es posible apreciar objetivamente una identidad fonética y denominativa entre los distintivos enfrentados, citando Jurisprudencia con supuestos similares.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por los siguientes argumentos.

En primer lugar cita los preceptos legales y la Jurisprudencia aplicable y concluye que según los mismos, para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, dado que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público condiciona físicamente la aplicación de la prohibición mencionada y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designen las marcas enfrentadas sean de idéntica o análoga naturaleza o coincidan en su comercialización o aplicación o tengan una finalidad complementaria o relacionada. Aplicando dichos principios generales al presente caso, la Administración entiende que denominativamente entre los signos existe una gran similitud derivada de la coincidencia en elementos con capacidad distintiva de los signos enfrentados, y desde el punto de vista gráfico, entre los signos existen diferencias en la impresión de conjunto, se emplean colores diferentes aunque en ambos se destacan los elementos denominativos. En cuanto a la relación aplicativa, el signo prioritario está registrado para servicios de las clases 36, 39 y 43 y el registro del nuevo signo se solicita para la clase 37. Se concluye así que no concurren los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por cuanto, aun existiendo semejanza entre los signos enfrentados, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado. Respecto del art. 8 de la Ley de Marcas indica que la relación aplicativa se va diluyendo de manera proporcional al ámbito de conocimiento de la marca prioritaria pro lo que en este caso se ha de considerar que el registro solicitado no indica una conexión entre los servicios amparados por las marcas prioritarias y la solicitada, y no puede implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o la notoriedad de dichos signos anteriores. Esto es así, señala la Abogacía del Estado, porque los sectores enfrentados están muy alejados y en ningún caso se ha acreditado el carácter de renombradas de las marcas oponentes tal y como se definen en el art. 8.



CUARTO.- La codemandada personada se opone al recurso realizando las siguientes alegaciones.

En primer lugar, precisa que dicha empresa fue constituida en el año 2008 si bien el administrador lleva más de 30 años en el sector de la construcción, todos ellos operando en el mercado con el nombre comercial Barceló pues era el apodo de su familia ' Corretejaos ' en Rojales (Alicante), pues el administrador es más conocido por el apodo de su familia ' Perico ' que por su propio nombre D. Guillermo , por lo que no cabe alegar mala fe en modo alguno.

En segundo lugar, afirma que existe una disparidad aplicativa total en lo que se refiere a la totalidad de las marcas comunitarias oponentes, al no proteger ningún servicio de la Clase 37.

En último lugar afirma que existe una clara y evidente disparidad visual y fonética que hace que la visión de conjunto de las marcas oponentes con la marca solicitada sea tan dispar que se excluya el riesgo de confusión en el mercado, y además es evidente que los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado. Motivos todos los cuales por los que se debe confirmar la resolución recurrida.



QUINTO.- La impugnación realizada por las recurrentes a la concesión de la marca se basa fundamentalmente, tal y como previamente se ha resumido en la concurrencia de dos prohibiciones, la contenida en el art. 6.1.b) y en el art. 8 todo ello de la Ley 17/2001, de Marcas , por lo que procede examinar el contenido legal de dichos preceptos, su interpretación jurisprudencial, y los elementos fácticos concurrentes en este caso, para determinar si es correcta la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, aquí recurrida.

El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas, por lo que procede analizar cada uno de ellos.



SEXTO.- Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada al indicar que las marcas no resulten suficientemente diferenciadas, puesto que no tienen capacidad distintiva denominativa propia, siendo innegable que tanto desde el punto de vista conceptual y fonético existe una clara similitud.

SÉPTIMO.- En segundo lugar, ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas). Ya hemos examinado que apreciamos suficiente similitud gráfica (único aspecto a comparar), de conjunto en el presente caso, por lo que debemos pasar a examinar los campos aplicativos.

Las marcas ahora recurrentes, están registradas para la Clase 36 'Administración de inmuebles; alquiler de apartamentos; emisión de cheques de viaje; cobro de alquileres; negocios inmobiliarios', la Clase 39 'Servicios de acompañamiento de viajeros, alquiler de automóviles; organización de cruceros; organización de excursiones; organización de viajes; reserva de plazas de viaje (en tren, avión, barco y autocar) con excepción de reserva de hoteles y de pensiones; servicios de taxi; visitas turísticas; servicios de agencia para información y reserva de viajes; todos estos servicios prestados también por internet'; para la Clase 41 'Servicios de ocio y esparcimiento; actividades deportivas; gimnasios; servicios de discotecas; organización de bailes; organización y dirección de seminarios, coloquios y simposiums; publicaciones electrónicas no descargables', y para la Clase 43 'Servicios de reserva de alojamientos (hoteles, pensiones); servicios de campamentos de vacaciones (hospedaje); servicios de comida preparadas; servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal'. Y la marca ahora concedida lo está para la Clase 37 'Servicios de construcción, servicios de reformas de viviendas; servicios de limpieza de viviendas residenciales; servicios de limpieza interior y exterior de edificios; instalación, mantenimiento y reparación de cristales, ventanas y persianas; instalación, mantenimiento y reparación de equipos hvac (calefacción, ventilación y refrigeración); mantenimiento y reparación de edificios; instalación, mantenimiento, limpieza y reparación de piscinas; servicios de construcción, instalación, mantenimiento y reparación de cocinas; instalación, mantenimiento y renovación de fontanería de agua y gas; pintura y decoración de edificios y viviendas'. De una simple lectura de esos productos y servicios se desprende que no hay identidad aplicativa por lo que no se cumple el segundo de los requisitos del art. 6.1.b) LM .

OCTAVO.- Resuelto el primer motivo de impugnación de la marca invocado por la recurrente y referente a la contravención del art. 6.1.b), resta por analizar la violación del art. 8 de la Ley 17/2001, de Marcas , que también se afirma en la demanda que se ha producido.

El art. 8.1 dispone '1. No podrán registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser estos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.

Sobre dicho precepto la Sentencia del Tribunal Supremo 3378/2016 de fecha 06-07-2016 en recurso de casación nº 3712/2015 indica, 'En definitiva, conforme a esta previsión legal las marcas notorias o renombradas prioritarias gozarán de una protección reforzada frente a las marcas similares que pretendan acceder al registro aunque los productos o servicios de la marca solicitante no sean similares a los protegidos por las primeras. De modo que, en el caso de entenderse que nos encontramos ante una marca notoria o renombrada, no puede fundarse la compatibilidad de la marca solicitante con una marca notoria prioritaria, tal y como afirma la sentencia de instancia, la circunstancia de que los ámbitos aplicativos de los productos o servicios que amparen ambas no resulten coincidentes. La STS de 21 de julio de 2015 (Recurso 3082/2013 ) afirma en tal sentido que Ciertamente la notoriedad de las marcas que ostentan tal carácter supone en el designio del legislador una protección reforzada en dos aspectos, a los cuales se refiere la parte recurrente en su motivo. Por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento. Por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece-tanto más allá cuanto más notorio- hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas, tal como se recoge expresamente en el propio artículo 8 que se invoca'.

Por lo tanto, el hecho de que para apreciar la concurrencia de la prohibición del art. 8, no se requiera la identidad de servicios protegidos (exigencia que sí opera en el art. 6.1.b), obliga a examinar si respecto de los servicios protegidos por la marca impugnada son incompatibles con la marca concedida al ser marcas notorias.

Para realizar tal examen hay que matizar que la protección de las marcas notorias, aun cuando ello esté plenamente acredita, no es absoluta, sino que se sigue exigiendo, no identidad de servicios, pero sí un cierto riesgo de confusión o asociación, y así lo precisa la Sentencia del Tribunal Supremo 3627/2015, de fecha 21-07-2015, recurso de casación nº 3082/2013 , 'Sucede, sin embargo, que nada hay en la Sentencia impugnada que contradiga todo lo anterior. La mercantil recurrente parece partir del error de que no es preciso el riesgo de confusión entre signos o de asociación entre ellos y su origen empresarial para otorgar la protección a la marca notoria, lo que no es cierto. En efecto, una cosa es que dicho riesgo haya de ser apreciado con tanto más rigor cuanto más conocida sea la marca prioritaria, y otra que no sea preciso dicho riesgo para protegerla, lo que carecería de sentido. Así, la protección de toda marca prioritaria, incluso notoria o renombrada, se asienta sobre un riesgo cierto de confusión o asociación con ella, más o menos intenso, pero sin el cual no sería precisa la protección'. Llevado tal examen al caso concreto, hay que precisar que la alegación de confusión del recurrente se concentra en un único párrafo de la demanda y con respecto a los servicios de la Clase 36 (de la marca notoria) y los servicios de la Clase 37 (de la marca concedida), esto es, 'Y ello porque es obvio que la administración de inmuebles, los negocios inmobiliarios, el alquiler y cobro de alquileres son servicios que están íntimamente relacionados con los servicios de construcción, de reformas de viviendas, de limpieza de viviendas residenciales y otros servicios amparados por las marcas impugnadas. Así pues, los servicios que amparan son similares, pero aún en el caso de que no lo fueran, el art.

8 LM prohíbe el registro de las marcas cuyos servicios aunque no sean similares a los notorios, su uso pueda llevar a confusión al consumidor por parecer que indica una conexión entre los servicios amparados por las marcas en pugna'. Pero dicha afirmación de obviedad, no va acompañada de explicación desarrollada y por el contrario e examinados dichos servicios, se concluye que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos. La marca ahora concedida tiene un sector específico, inversor inmobiliario, y con un sistema de adquisición del servicio totalmente diferente al de la marca oponente, lo que impide obtener la conclusión de que el consumidor que lo puede llegar a adquirir creyendo que está contratando un servicio de servicios de viaje o construcción o reforma de viviendas. La disparidad de los campos aplicativos y del sistema de contratación en el mercado de los servicios amparados por cada marca, excluye la posible confusión de que el público o los consumidores puedan creer que los servicios presentan unas características o que proceden de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas. Y por tanto, la inexistencia de un mínimo riesgo de confusión o asociación entre marcas evita que rija la prohibición del art. 8.1 para marcas notorias.

NOVENO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, al desestimarse el recurso debe imponerse las costas a la parte recurrente, si bien con la limitación de honorarios del Letrado de cada uno de las partes demandadas a un máximo de 800 euros.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la entidad Viajes Barceló, S.L., y la entidad Barceló Corporación Empresarial, S.A., representadas por la Procuradora D.ª Virginia Camacho Villar contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes Barceló, S.L., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 9 de julio de 2015 que desestima expresamente el Recurso de alzada interpuesto por Barceló Corporación Empresarial, S.A., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.361 'Creaciones Barceló'; contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Viajes Barceló, S.L., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional número 3.507.355 'Grupo Barceló'; y contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de julio de 2015 que desestima expresamente el recurso de alzada interpuesto por Barceló Empresarial, S.A., contra la Resolución que concedía el registro de la marca nacional nº 3.507.355 'Grupo Barceló'.

Imposición de costas a la parte apelante.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612- 0000-93-0556-15 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0556-15 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera . D. José Ramón Chulvi Montaner Dª Natalia de la Iglesia Vicente PROCEDIMIENTO ORDINARIO 556/2015 LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de 17 folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a diecinueve de enero de dos mil dieciocho.