Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 2249/2020, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 528/2016 de 12 de Junio de 2020

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SECCIÓN QUINTA
Recurso núm. 528/2016
SENTENCIA Nº 2249/2020
Ilustrísimos señores:
Presidente:
D. Francisco Sospedra Navas
Magistrados:
D. Pedro Luis Garcia Muñoz
D. Eduardo Paricio Rallo
Dª Elsa Puig Muñoz
En la ciudad de Barcelona, a 12 de junio de 2020.
La Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sección quinta) ha
pronunciado la siguiente sentencia en el recurso contencioso administrativo núm. 528/2016, interpuesto por
ADVANCED FINANCIAL SERVICES, S.L., representada por el Procurador Sr. Daniel Font Berkhemer y dirigida
por la Letrada Sra. Teresa González Martínez, contra la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS,
representada y dirigida por el Abogado del Estado, y contra ALPAMA DESARROLLOS, S.L. representada por la
Procuradora Sra. Eva Morcillo Villanueva y dirigida por el Letrado Sr. Sergi Leal Carrasco.
Ha sido ponente el magistrado Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Paricio Rallo, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En fecha 20 de diciembre de 2016 la representación de la parte actora presentó en la secretaría de esta Sala escrito de interposición del presente recurso contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 6 de octubre de 2016 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo de denegación de la marca núm. 3576760 'AR ARETAIL PRIME LOCATIONS'.



SEGUNDO.- En fecha 27 de febrero de 2017 la actora presentó escrito de demanda mediante el cual pidió sentencia que declare la nulidad de las resoluciones impugnadas, ordenando a la Oficina demandada que conceda la marca solicitada.

La actora fundamenta el recurso en los siguientes motivos: A/ Que las marcas contrapuestas no presentan una semejanza que impida el registro de la solicitada, siendo así que deben ser comparadas en su conjunto.

Así, el diseño grafico, la disposición y tamaño de los vocablos, el tipo de letra y su fonética presentan diferencias significativas en ambas marcas; B/ Que el vocablo 'retail' es de uso descriptivo y común en el ámbito inmobiliario al referirse a un concreto sector en este mercado; y C/ Que la marca oponente accedió al registro a pesar de existir otras marcas previamente registradas como 'TRN THE RETAIL NETWOK', 'PRIME RETAIL' o 'OPEN RETAIL', entre otras; y con posterioridad han sido registradas varias marcas que incluyen el vocablo 'RETAL' como 'RETAIL EXPERTTS'; 'RETAIL INVEST' o 'MERCADO INMOBILIARIO THE STREET RETAIL'; siendo así que la coexistencia de marcas con elementos comunes impone la aplicación de un criterio menos restrictivo.



TERCERO.- Por su parte, la representación de la Administración demandada y la codemandada formularon contestación a la demanda en la que, de acuerdo con los hechos y fundamentos que entendieron oportunos, pidieron la desestimación de este recurso, la confirmación de la resolución impugnada y la imposición de las costas procesales a la actora.



CUARTO.- Mediante resolución de fecha 6 de junio de 2017 se fijó la cuantía del recurso como indeterminada.

Acto seguido se aceptó la prueba propuesta con el resultado que consta en los actos. Posteriormente las partes formularon conclusiones ratificando sus respectivas pretensiones.

Finalmente, se señaló día y hora para la votación y fallo.



QUINTO.- La sustanciación de este recurso se ha visto afectada por la situación de estado de alarma decretado por RD 463/2020 y sus prórrogas, habiéndose observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora solicitó en su momento el registro de la marca mixta 'Ar ARETAIL PRIME LOCATIONS' en la clase 36; esto es, para el mercado de seguros, operaciones financieras; operaciones monetarias y negocios inmobiliarios.

La codemandada se opuso en su calidad de titular de la marca 'A AREA RETAIL', igualmente mixta y también registrada en el grupo 36.

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro solicitado al considerar que el distintivo asociado y la marca prioritaria eran incompatibles por similitud fonética y aplicativa, pudiendo causar su convivencia un riesgo de confusión en el mercado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1.b/ de la Ley de marcas.

La actora impugna la anterior resolución. Como se ha adelantado, el recurso se fundamenta en una primera alegación en el sentido que las marcas contrapuestas no presentan una semejanza que impida el registro de la solicitada, siendo así que deben ser comparadas en su conjunto. Así, el diseño grafico, la disposición y tamaño de los vocablos, el tipo de letra y su fonética presentan diferencias significativas en ambas marcas.

En segundo lugar, la actora alega que el vocablo 'retail' es de uso descriptivo y común en el ámbito inmobiliario al referirse a un concreto sector en este mercado.

Añade finalmente la recurrente que la marca oponente accedió al registro a pesar de existir otras marcas previamente registradas como 'TRN THE RETAIL NETWOK', 'PRIME RETAIL' o 'OPEN RETAIL', entre otras; y con posterioridad han sido registradas varias marcas que incluyen el vocablo 'RETAL' como 'RETAIL EXPERTTS'; 'RETAIL INVEST' o 'MERCADO INMOBILIARIO THE STREET RETAIL'. Argumenta en este sentido que la coexistencia de marcas con elementos comunes impone la aplicación de un criterio menos restrictivo.



SEGUNDO.- Como hemos señalado en ocasiones anteriores, el derecho a la marca es un derecho subjetivo vinculado a la libertad de empresa, de forma que la denegación de su inscripción es un acto reglado estrictamente sometido a la ley. La marca constituye un patrimonio muy significativo de la empresa comercial o industrial en tanto que identifica sus productos distinguiéndolos de la oferta de los competidores y a la vez condensa el prestigio y el atractivo que puedan tener en el mercado. Precisamente la protección de tal derecho impone la denegación del registro de una nueva marca cuando su utilización pueda perjudicar al titular de una marca idéntica o similar ya registrada; esto es, al titular de un mejor derecho.

En el mismo sentido, la protección de la marca existente es una manifestación de defensa de los consumidores y de su capacidad de elección sin riesgo de confusión. En definitiva, la marca tiene la finalidad de distinguir en el mercado los productos de una empresa determinada respecto a los productos de otras empresas, de forma que lo determinante para admitir una nieva marca es el riesgo de asociación o confusión.

Tampoco resulta admisible la apropiación por parte de una iniciativa comercial o industrial de denominaciones usuales en el mercado con la correspondiente exclusión de su uso ordinario en el tráfico económico por parte común de los ciudadanos, pues en definitiva el lenguaje es un bien colectivo.

En este contexto, la Ley 17/2001 admite el registro de marcas siempre que no sean idénticas o similares a una marca anterior ni generen un riesgo de confusión o asociación con marcas ya existentes por ser idénticos o similares los productos o servicios designados -artículo 6- . Asimismo, el artículo 4 impide registrar las marcas que no tengan carácter distintivo, las que queden integradas exclusivamente por signos o indicaciones que se puedan utilizar en el mercado para designar la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, la época de obtención del producto o servicio u otras características del producto; ni tampoco los signos e indicaciones que sean habituales para designar productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres del comercio, los relativos a la forma del producto o los que puedan inducir a error sobre la naturaleza, la calidad o procedencia geográfica del producto.

El Tribunal Supremo ha establecido en este sentido una doctrina ya consolidada en el sentido que la prohibición de acceso al registro prevista en el artículo 6 de la Ley de marcas se produce por la coincidencia acumulativa de dos condiciones. Una condición queda referida a la identidad o similitud fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente establecidos. La otra coincidencia se refiere a la identidad o similitud de los productos o servicios designados por la nueva marca en relación a los amparados por la marca ya registrada o solicitada, de forma que la falta de alguna de las anteriores coincidencias abre el paso a la inscripción de la nueva marca. Por tanto, la disimilitud en los campos económicos en los que opera la nueva marca según el nomenclátor internacional es suficiente para compensar la similitud en los signos distintivos de la marca. Inversamente, también resulta aceptable la inscripción si se constata una diferencia significativa en los signos de identidad de las marcas enfrentadas, aunque coincidan los campos de aplicación ( Tribunal Supremo, sentencia de 20 de octubre de 2004, recurso núm. 5288 / 2001).

Según ha establecido la citada jurisprudencia, la comparación debe hacerse teniendo y cuenta la pauta habitual en el comportamiento colectivo, específicamente por referencia al comportamiento presumible de los clientes potenciales, y atendiendo al conjunto de denominación y representación gráfica y los otros signos distintivos con los que la marca se presenta ( Tribunal Supremo, sentencia de 12 de abril de 2002, recurso núm. 553/1996).

Esta valoración global impide atribuir una relevancia determinante a alguno de los elementos aislados que configuran la marca, a menos que tome un protagonismo especial en la identificación del producto o servicio ofrecido. Dicho en otras palabras, eh el momento de valorar la similitud entre marcas enfrentadas habrá que considerar el conjunto de las marcas en cuestión y a la vez los elementos más significativos de las mismas a los efectos de la demanda de los productos en el mercado, normalmente la representación fonética puesto que es habitual que los consumidores identifiquen y soliciten los productos oralmente.

En el caso que nos ocupa el conflicto se genera con una marca anterior, ambas mixtas al combinar denominación y diseño gráfico, de forma que hay que afrontar la cuestión a partir de la valoración del grado de similitud de ambas marcas consideradas en su conjunto y teniendo en cuenta la posibilidad de confusión por parte los usuarios o los operadores en el segmento de mercado en el que concurren, de forma que lo determinante en este caso es la singularidad propia de las marcas en conflicto.

Pues bien, es cierto que los gráficos de ambas marcas presentan diferencias significativas. También existe una diferencia denominativa al anteponerse al vocablo común 'retail' letras o palabras diferentes en uno y otro caso y al incluir la marca solicitada el subtitulo 'prime locations'. Sin embargo, existen similitudes significativas entre ambas marcas.

En efecto, el vocablo dominante 'retail' es común en una y otra marca, y si bien se trata de una palabra de uso comercial común al referirse a una modalidad de venta masiva al detalle, la asociación con la letra antepuesta AR en la marca solicitada genera una proximidad fonética notable con la marca prioritaria cuando en ambas se pronuncia la denominación resultante: 'aR ARETAIL' frente a 'A AREA Retail', siendo 'prime location' una denominación secundaria. Por otro lado, aunque el vocablo 'retail' no tenga una originalidad especial, la asociación de la misma con una letra y una palabra precedentes en la marca prioritaria sí que es original.

A las anteriores similitudes debe añadirse la total coincidencia en el campo aplicativo.

Las anteriores circunstancias nos llevan a considerar que el criterio de la Oficina Española de Patentes y Marcas al denegar la marca solicitada no puede ser calificado como incorrecto, lo que nos lleva a desestimar el presente recurso.



TERCERO.- El artículo 139 de la Ley Jurisdiccional dispone que se impondrán las costas procesales a la parte que vea desestimadas sus pretensiones. Atendidas las circunstancias del caso y su escasa complejidad sustantiva y procesal, corresponde limitar las costas a la cantidad de 1.000 euros.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

PRIMERO.- Desestimar el recurso presentado por ADVANCED FINANCIAL SERVICES, S.L. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó el registro de la marca mixta 'Ar ARETAIL PRIME LOCATIONS' en la clase 36.



SEGUNDO.- Imponer las costas procesales a la actora, costas que no superarán la cantidad de 1.000 euros.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia, que no es firme. Contra la misma cabe interponer, en su caso, recurso de casación ante esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en la Sección 3º, Capítulo III, Título IV de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA). El recurso deberá prepararse en el plazo previsto en el art. 86.1 LJCA.

Y adviértase que en el BOE nº 162, de 6 de julio de 2016, aparece publicado e Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales referidos al recurso de casación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.