Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 249/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 140/2019 de 17 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2019/0003918

RECURSO 140/2019

SENTENCIA NÚMERO 249/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. M. Soledad Gamo Serrano

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En la Villa de Madrid, a diecisiete de junio de dos mil veinte.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 140/2019, interpuesto por la mercantil AGROPECUARIA JARALLANA, S.L., representada por la Procuradora Dª Ana Leal Labrador y dirigida por el Letrado D. Félix Ordoño Martínez, contra la resolución de 18/12/2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 18/07/2018 y confirma la denegación de la inscripción de la marca número 3702241/2 ' LAS 10 JOTAS DE JARALLANA' (mixta), en clase 29. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado y la mercantil SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo de la Torre Lastres y dirigida por el Letrado D. José Marías Iglesias Monravá.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se anule el acto administrativo recurrido, resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 13 de Diciembre de 2.018, en el asunto que se tramitó en el expediente: - Marca nº 3.702.241/2 en clase 29ª con distintivo 'LAS 10 JOTAS DE JARALLANA', y conceda a la recurrente la indicada marca. Con imposición de costas a las demandadas.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso. Igualmente contestó a la demanda la interesada personada oponiéndose al recurso.

TERCERO.-Habiéndose recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 5 de junio de 2020, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 18/12/2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 18/07/2018 y confirma la denegación de la inscripción de la marca número 3702241/2 'LAS 10 JOTAS DE JARALLANA' (mixta), en clase 29.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y confirma la denegación del registro de la marca por considerar que denominativamente entre los signos enfrentados no se pueda hablar de similitud ya que únicamente coinciden en la letra J y el Tribunal Supremo ha declarado que las letras y las cifras son elemento de dominio público y no pueden ser monopolizados en exclusiva. Desde el punto de vista gráfico, entre los signos existe una evidente semejanza debido a que el elemento destacado en el plano superior en mayor tamaño y en negrita en el signo solicitado y en los signos enfrentados es un número seguido de la letra J que se extiende en su parte inferior para producir la impresión de conjunto similar. Añade que en el presente caso la recurrente no discute la notoriedad de las marcas oponentes y sentada esta premisa y la semejanza entre los signos que se analizado antes, no cabe sino concluir que la concesión del signo solicitado implicaría un aprovechamiento indebido y un menoscabo del carácter distintivo en la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores.

En cuanto al precedente alegado por la recurrente, la titularidad previa de un registro no puede autorizar a su titular aproximarse progresivamente cada vez más a una marca notoria o simplemente prioritaria y los registros invocados no puede considerarse como precedentes por diversos motivos. En primer lugar, los productos identificados son de la clase 29 en general y no específicos del cerdo como los ahora solicitados y, más importante, los gráficos constitutivos de las marcas mixtas no contienen ningún número y la letra J presenta una tipografía distinta a los de las marcas oponentes. Tampoco se produce la misma situación de hecho respecto de la marca denominativa número 3634385, en primer lugar porque la Oficina no pudo pronunciarse sobre la existencia de riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena dado que no se produjo oposición de parte y, en segundo lugar, destacar que la marca número 5634385 no presenta gráfico alguno y la resolución, como otras anteriores de la Oficina, se basan en la semejanza gráfica.

Y concluye que, además, existen semejanzas aplicativas evidentes.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que para analizar la compatibilidad de las marcas contrapuestas hay un hecho especialmente relevante, y es la titularidad previa por parte de la recurrente de la Marca nacional M 3634385(4), LAS DIEZ 10 J DE JARALLANA, denominativa, para los mismos productos de la clase 29. La marca fue solicitada el día 18 de octubre de 2016 y concedida con fecha 16 de marzo de 2017.

Sigue diciendo que hay ausencia de confundibilidad en los ámbitos gráfico y denominativo pues la expresión 'LAS 10 JOTAS DE JARALLANA'es un conjunto gráfico-denominativo compuesto principalmente por una serie de palabras, a la que se le añade una cifra que carece de carácter distintivo. La ausencia de parecido es tan evidente que la propia OEPM ya concedió la Marca nacional M 3634385(4) 'LAS DIEZ 10 J DE JARALLANA',denominativa. Por tanto, no existe riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor entre los signos en disputa, no siendo de aplicación la invocación en este caso del artículo 6.1b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados. Señala que existe semejanza gráfica entre uno y otro signo, puesto que el elemento destacado en el plano superior, en mayor tamaño y en negrita en el signo solicitado, de los signos enfrentados es un número seguido de la letra 'J' que se extiende en su parte inferior bajo el número, produciendo una impresión de conjunto similar.

La interesada personada se opone al recurso alegando que procede la desestimación del recurso contencioso administrativo interpuesto por la actora por incurrir la marca nº 3.702.041 (2) cl. 29, en las prohibiciones del art. 6.1.b) y 8.1 de la Ley de Marcas 17/2001.

TERCERO.-El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

CUARTO.-Para resolver el recurso debemos tener en cuenta que el signo denegado es 'LAS 10 JOTAS DE JARALLANA' (mixta) y ha sido solicitada para distinguir los siguientes productos en las clase 29 del Nomenclátor Internacional: 'Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; carne en conserva; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; sopas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; aceite de oliva, girasol, coco, palma (producto alimenticio); aceitunas en conserva; encurtidos; embutidos como jamón, chorizo, salchichón, y embutidos en general, principalmente derivados del cerdo; manteca de cerdo; manteca de cacao; gelatina de carne; mantequilla; salazones; salchichas; productos de charcutería; quesos; salchichas; sebo comestible; croquetas; alimentos a base de verduras, hortalizas y legumbres; alimentos a base de pescado; alimentos a base de carne de carne; mondongo, morongas y morcillas'.

Las marcas prioritarias son: '5J' y '5J CNCO JOTAS' y contiene un elemento gráfico. Protegen, entre otros productos y servicios, a: 'Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas; Huevos; Aceites y grasas comestibles.', en clase 29.

Las marcas prioritarias son notorias, como recoge la resolución recurrida y no es cuestionado por la recurrente.

Una primera precisión ha de hacerse y es que la cuestión planteada debemos resolverla teniendo en consideración el artículo 8 de la Ley de Marcas en la redacción anterior a la reforma operada en virtud del Real Decreto-Ley 23/2018, de 21 de diciembre que, en lo que ahora nos interesa sustituye la diferenciación de marca notoria y renombrada contenida en la anterior redacción del artículo 8, por la de marca que goza de renombre. Debemos aplicar la legislación anterior en virtud de la disposición transitoria de dicho Real Decreto -Ley.

En este punto debemos tener en cuenta la doctrina del Tribunal Supremo contenida en la sentencia de su Sala 3ª, de 24/09/2018, recurso 5395/2017, en la que se dice:

"Así el artículo 8.1 LM establece que 'No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores'.

(...)

La jurisprudencia de esta Sala ha venido sosteniendo -en tal sentido STS, de 21 de julio de 2015 (rec.3082/2013 ) entre otras -que las marcas notorias tienen una protección reforzada en dos aspectos: por un lado, el criterio sobre el riesgo de confusión y asociación con los signos notorios ha de ser más riguroso, puesto que el amplio conocimiento de las marcas notorias por parte del público consumidor puede hacer que signos relativamente diferentes sean sin embargo confundidos o asociados con ellos, precisamente por su amplia difusión y conocimiento; por otro lado y como consecuencia de lo anterior, la marca notoria recibe su protección más allá del estricto ámbito comercial al que pertenece - tanto más allá cuanto más notorio-, hasta llegar a una protección general en el caso de las marcas renombradas.

Ciertamente cuando se trata de marcas notorias no es exigible un riesgo de confusión entre las marcas contrapuestas, entendido como la posibilidad de que el consumidor crea estar comprando o consumiendo el producto amparado por la marca prioritaria, lo que se intenta evitar es que exista un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados".

Y sigue exponiendo la sentencia del TS los criterios a tener en cuenta para determinar si existe o no vínculo señalando que:

"La sentencia del TJUE de 27 de noviembre de 2008 (asunto C-252/07 Intel) citada por las partes señala los factores a tener en cuenta para determinar si existe o no un vínculo:

'41. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 30, así como adidas y adidas Benelux, apartado 42).

42. Entre tales factores cabe citar:

- el grado de similitud entre las marcas en conflicto;

- la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;

- la intensidad del renombre de la marca anterior;

- la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público'."

Y termina el TS sentando la siguiente doctrina:

" La aplicación del artículo 8.1 LM requiere que la similitud o semejanza de las marcas que se oponen indique una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y evoque en el consumidor medio un vínculo (jurídico o económico) entre ellas.

Para determinar la existencia de un vínculo (jurídico o económico) entre marcas, es preciso que se evidencie la existencia de un cierto riesgo de asociación, aunque no sea en el grado exigido para la aplicación del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas ."

En el presente caso, debemos apreciar que desde una visión estructural y de conjunto de los signos enfrentados, la marca denegada es similar a las marcas notorias oponentes pues, como dice la resolución de la OEPM, el elemento destacado en el plano superior en mayor tamaño y en negrita en el signo solicitado y en los signos enfrentados es un número seguido de la letra J, la cual se extiende en su parte inferior para producir la impresión de conjunto similar, quedando claramente la impresión visual de que lo relevante de cada signo es el número y la letra Jota. Ello nos debe llevar a apreciar la existencia de un riesgo de asociación o vinculación que haga pensar al consumidor medio que ambos productos, aun diferentes, tienen un mismo origen empresarial, aprovechándose así del prestigio y reputación ganados.

Y en cuanto a los precedentes administrativos aducidos en la demanda, en cualquier caso debemos tener en cuenta que tiene declarado el Tribunal Supremo que 'en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción' ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008).

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) y 8.1 de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.

QUINTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al desestimarse el recurso se imponen a la parte demandante las costas causadas, con el límite de 1.500 €, por todos los conceptos y para cada parte demandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DSESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil AGROPECUARIA JARALLANA, S.L., contra la resolución de 18/12/2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 18/07/2018 y confirma la denegación de la inscripción de la marca número 3702241/2 ' LAS 10 JOTAS DE JARALLANA' (mixta), en clase 29.

Con expresa imposición a la demandante de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD QUINTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid 19 en el ámbito de la administración de justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta sentencia y ello mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0140-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0140-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. María Soledad Gamo Serrano