Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 253/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 6/2019 de 17 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2018/0030062
RECURSO 6/2019
SENTENCIA NÚMERO 253
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Iltmos Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dª Mª Soledad Gamo Serrano.
En la Villa de Madrid, a 17 de junio de 2020
Vistos por esta Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
los autos del recurso contencioso-administrativo número 6/2019, interpuesto por Pathway IP Sarl, contra la
resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 25 de octubre de 2018, que desestima recurso
de alzada contra la resolución que concede el registro de la marca IS SPACES. Ha sido parte demandada la
Oficina Española de Patentes y Marcas.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, se presentó la demanda dentro del plazo legal.



SEGUNDO.- La parte demandada, en su contestación a la demanda, solicitó una sentencia confirmatoria de la resolución recurrida.



TERCERO.- Los autos tuvieron la tramitación que consta en los mismos.



CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el 4 de junio de 2020, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Enrique Gabaldón Codesido, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 25 de octubre de 2018, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la demandante, contra la resolución de 16 de mayo de 2018, que concede el registro de la marca mixta IS SPACES, número 368 4179, en la clase 36 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO.- La demandante alega que la concesión del registro de la marca impugnado infringe el arts.6.1 b) de la Ley 17/2001 de Marcas. Por lo que lo que solicita el dictado de sentencia que estime el recurso contencioso- administrativo, anule las resoluciones impugnadas, y acuerde denegar la concesión de la marca impugnada.

La Administración demandada comparece y contesta la demanda, alegando que la normativa aplicable y la jurisprudencia que la interpreta permiten afirmar que, en este caso, se podía registrar la marca solicitada, porque entre las marcas enfrentadas existen diferencias en conjunto especialmente denominativas y fonéticas, aunque se refieren a los mismos productos. Por lo que solicita el dictado de sentencia que desestime el recurso e imponga a la demandante las costas causadas.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'

CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- En éste caso, las marcas prioritarias son la marca internacional con solicitud de extensión a la Unión Europea SPACES (mixta), y marca internacional extendida a la Unión Europea SPACES (mixta), ambas para la clase 36 del nomenclátor internacional.

Mientras que la solicitada es la marca mixta IS SPACES.

Del examen de las marcas en conflicto, como aparecen escritos los nombres y dibujados los signos en la resolución recurrida y en la demanda, se aprecia que tanto las marcas anteriores de la recurrente como la impugnada consisten en una combinación claramente diferente de signos y palabras, coincidiendo las tres marcas, esos sí, en el uso del término inglés SPACES.

La recurrente entiende que la coincidencia en el uso del mismo término, unido a su destino en ambos casos a los productos y servicios de la clase 36 (seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios) lleva a la confusión entre el público, que identificaría ambas marcas por el término SPACES.

Afirma la demandante que dicho término no es descriptivo de los servicios de la clase 36 solicitados, que a lo sumo es evocativo.

Sin embargo, las marcas de la recurrente están registradas para la clase 36, indicándose referida al 'alquiler y gestión financiera de espacio temporal de trabajo y de oficina, alquiler bienes inmuebles'. Mientras que la marca solicitada lo es para los servicios de la clase 36 en general.

En el término SPACES en el que radica la problemática, pudiera ser un término cuanto menos evocativo de ciertos servicios ó 'negocios inmobiliarios', en concreto, el indicado de alquiler de espacios de trabajo. Parece que el término es algo más que un término meramente evocativo, aunque no en España, donde el término inglés SPACES o espacios en español, no designa de forma unívoca en la percepción corriente negocios inmobiliarios de ese tipo. Pero, aun siendo un término común, no apropiable, sería susceptible de protección registral si se presenta en combinación con otros signos o palabras, constituyendo una marca protegible, por ser un conjunto con identidad propia. Pero, en estos casos, el titular de la marca no puede impedir que el mismo término genérico sea incorporado a otra marca de denominación compuesta, cuando los demás signos y términos que forman parte del conjunto eviten la confusión entre ambas marcas, aunque se refieran a los mismos productos o servicios. Por ello, tanto si el término es descriptivo como genérico, lo relevante a los efectos de protección es la combinación de palabras y signos que conforman cada marca.

En este caso, en la comparación entre los signos enfrentados considerados en su conjunto resultan evidentes las diferencias denominativas, fonéticas y de signos entre ellos. No se puede afirmar que el riesgo de asociación al que se alude pueda causar confusión entre el consumidor medio de la categoría de productos y servicios indicados, que por su complejidad suponen un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Como señala la resolución impugnada, existen suficientes diferencias de conjunto como para garantizar la pacífica convivencia de las marcas en el mercado a pesar de su relación aplicativa para la clase 36.

En suma, procederá la íntegra desestimación del recurso.



SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art.139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado tercero de dicho art.139 la imposición de las costas podrá ser 'a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima' y la Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que por todos los conceptos, ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de mil euros (2000 €), más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número 6/2019, interpuesto por Pathway IP Sarl, contra, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 25 de octubre de 2018, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la demandante, contra la resolución de 16 de mayo de 2018, que concede el registro de la marca mixta IS SPACES, número 3684179; Se condena al pago de las costas causadas en el presente recurso a la parte demandante con la limitación que respecto de su cuantía se ha realizado en el último fundamento de derecho.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objetivo que se pretenda.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0006-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0006-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López De Hontanar Sánchez D. José Ramón Chulvi Montaner D- Enrique Gabaldón Codesido Dª Soledad Gamo Serrano