Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 27/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 16/2016 de 18 de Enero de 2019

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Recurso nº 16/2016
SENTENCIA Nº 27/2019
Ilmos. Sres.:
Presidente
D. ALBERTO ANDRÉS PEREIRA
Magistrados
D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS
D. FRANCISCO SOSPEDRA NAVAS
D. EDUARDO PARICIO RALLO
En la ciudad de Barcelona, a 18 de enero de 2019.
LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el recurso contencioso-
administrativo nº 16/2016, interpuesto por la Sociedad ORIGINAL BUFF SA, representada por el Procurador
de los Tribunales D. Ivo Ranera Cahis y defendida por Letrado, siendo demandada la OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el Abogado del Estado.
Ha sido ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer
de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO - Por la representación de la parte actora, en escrito presentado en la Secretaría de esta Sala en fecha 15 de enero de 2016, se interpuso el presente recurso contra la resolución dictada en fecha 18 de noviembre de 2015 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.



SEGUNDO - Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de la Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación, en cuyos escritos respectivos, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de la resolución objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.



TERCERO - Continuado el proceso, no habiéndose solicitado por las partes el recibimiento a prueba ni el trámite de conclusiones escritas, se señaló finalmente para deliberación, votación y fallo, el 15 de enero de 2019.



CUARTO - En la sustanciación de este pleito se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO - 1) Constituye el objeto de este proceso, tal como se ha señalado en el primer antecedente de esta sentencia, la impugnación por la parte actora de la resolución dictada en fecha 18 de noviembre de 2015 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General.

2) Resulta del expediente administrativo, que por D. Bienvenido se formuló en fecha 5 de septiembre de 2014, solicitud de registro de la marca núm. 3.525.348, ' BUF & DIN BY JG', mixta, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

En concreto: ' Prendas confeccionadas comprendidas en esta clase; prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería'.

3) Formuló oposición la aquí actora Original Buff SA, como titular de las marcas nums. A-10496404 y 10496321, bajo la denominación ' BUFF', mixta, que distinguen productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

En concreto: Prendas confeccionadas de uso externo e interno; pañuelos (no incluídos en otras clases); gorras, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería'.

4) Mediante resolución inicial de fecha 7 de abril de 2015, la OEPM concedió la marca solicitada, frente a las opositoras ' JOTA MAS GE ', ' COQUETTE BY J+G', mixtas, y la actora 'BUFF '. En todos los casos, ' por diferencias en su conjunto gráfico denominativo' , e igualmente: 'Por no existir riesgo de confusión ni de asociación en el mercado, respecto a las marcas opositoras, no es aplicable el Art. 6.1 b) de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre '.

Contra dicha resolución interpuso la aquí actora recurso de alzada.

5) El recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 18 de noviembre de 2015, objeto de impugnación en este proceso.

Funda la resolución impugnada su pronunciamiento de compatibilidad entre los signos enfrentados (FJ 2º), en que: 'Analizados los elementos denominativos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos'.

Y 'Desde el punto de vista gráfico, presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual'.

'En cuanto a la relación aplicativa (FJ 3º)... Existen...semejanzas aplicativas en relación con los distintos campos aplicativos'.

Y concluye (FJ 4º) en que ' Teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los elementos denominativos y gráficos de los signos...y a pesar de la coincidencia en sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado no generará riesgo de confusión para los consumidores'.



SEGUNDO - Frente a la conclusión de compatibilidad entre los signos de la resolución impugnada, se extraen del escrito de demanda, en esencia, como motivos de impugnación: 1) La marca ' BUF & DIN BY JG', induce a confusión en el mercado respecto de las marcas anteriores ' BUFF '. Similitud entre los distintivos.

2) Notoriedad de la marca prioritaria en España.

3) Identidad de los campos de aplicación y de los productos designados.

4) Precedente favorable. Denegación de la marca española núm. 3.562.907, ' BUF & DIN'.

El Abogado del Estado, actuando en representación de la Administración demandada, interesa en el escrito de contestación a la demanda la desestimación del recurso contencioso y la confirmación de la resolución impugnada.



TERCERO - 1) Conforme al art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una empresa de los de las otras.

Entre las prohibiciones absolutas y relativas que, conforme a la naturaleza de las marcas y a las finalidades de su registro, establecen los arts. 5 a 10 de la Ley, el art. 6.1 prevé, como prohibición relativa, que no podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; y b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Precepto este último asimilable en sus previsiones al derogado y correlativo art. 12.1 a) de la LM 32/88, de 10 de noviembre.

2) Señala la Sentencia de esta Sala y Sección de 29 de mayo de 2013, rec. 5/2012 , en su FJ 5º, que: 'La STS, de 28 de enero de 2005 , se hace eco de la doctrina jurisprudencial (así, STSS, de 27 de septiembre de 2004 y 25 de octubre de 2004), señalando que ' el parámetro para enjuiciar la legalidad de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.... debe realizarse desde los criterios hermenéuticos propios del Derecho público, atendiendo a los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o contractual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad'.

Y recuerda, citando la STS, de 12 de abril de 2002 , que en orden a los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias en las marcas, que: 'a) En la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; o, en el mismo sentido, que no tiene un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto; b) El análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) La existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 12 de la citada Ley de Marcas '.

(En el mismo sentido, Sentencia de esta Sala y Sección de 11 de octubre de 2013, rec. 309/2011 , FJ 2º).

3) A su vez, conforme a la STS, Sala 3ª, de 29 de junio de 2012, rec. 3166/2011 : FJ 4º: '...dada la casuística imperante en esta materia, venimos advirtiendo que la solución aplicada a cada caso está motivada por las circunstancias de hecho particulares del mismo y no pueden ser extrapoladas a otros supuestos de manera automática, y fuera de su contexto.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres'.

Y con arreglo a la STS, Sala 3ª, de 29 de octubre de 2013, rec. 3053/2012 : FJ 6º: '...El examen y la comparación de cada una de las marcas aspirantes con las que se les opongan ha de hacerse a la vista de las características propias de unas y de otras, a fin de juzgar sobre su compatibilidad respectiva en función de los componentes singulares que presenten. Si es cierto que los precedentes pueden servir de ayuda para emitir el juicio de contraste, no pueden sustituir a éste en el obligado análisis pormenorizado de los factores denominativos, gráficos y aplicativos de cada uno de los signos en liza, como parece pretender en este último motivo la parte recurrente'.

Bien entendido en fin, que tal como pone de manifiesto la STS, Sala 3ª, de 6 de julio de 2011, rec.

4771/2010 : FJ 4º: '...es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala que, en los casos de marcas combinadas o mixtas, integradas por fonemas con la adición de formas especiales de representación gráfica, la confundibilidad habrá de ser dilucidada tomando todos los elementos en su conjunto'.



CUARTO- 1) En el presente supuesto, la resolución administrativa impugnada, que puso fin a la vía administrativa, consideró que no concurría la prohibición relativa contemplada en el art. 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas.

Este Tribunal no comparte el criterio de la resolución de la OEPM que se revisa .

Debe partirse, en el examen de las marcas enfrentadas, del solapamiento de los ámbitos aplicativos - su práctica identidad-, en relación con los productos que pretenden identificar una y otras, dentro de la clase 25 del Nomenclátor.

Y en el examen de los signos distintivos, pese a la originalidad de los gráficos de las respectivas marcas, la comparación entre las denominaciones, ' BUFF ' y ' BUF & DIN BY JG', hace inevitable la asociación entre una y otra, en razón del primer vocablo compartido -no siendo suficiente, desde la óptica del consumidor medio, la diferencia por la última letra añadida -.

Debiendo recordarse al respecto, en cuanto a la cuasi identidad de ese primer vocablo, la conocida la doctrina que otorga relevancia al denominado factor tópico, 'tantas veces utilizado jurisprudencialmente, que otorga un valor decisivo a la situación de los fragmentos coincidentes y muy especialmente cuando se encuentran al principio de los vocablos confrontados, pues el hecho de figurar en primer lugar les proporciona una mayor fuerza' ( STS, Sala 3ª, de 16 de diciembre de 1988 , FJ 3º; y con posterioridad y entre otras, STS, Sala 3ª, de 24 de octubre de 1990 , FJ 2º; 15 de enero de 2010, rec. 1612/2009, FJ 4 º; y 22 de enero de 2010, rec. 321/2008 , FJ 3º).

En cuanto a la alegada notoriedad de la marca prioritaria, ' BUFF ', si bien no la ha acreditado la parte actora suficientemente en los términos del art. 8.2 LM , si consta que goza de un grado de conocimiento en el mercado, como marca para distinguir braga de cuello (Certificado de la Cámara de Comercio de Barcelona), resultando conocida de igual modo en el mercado de Madrid (Certificado de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de dicha ciudad).

Lo que abunda en el riesgo de asociación de la marca novel, con la prioritaria preexistente en el mercado para los mismos productos.

2) Lo antedicho resulta corroborado por subsiguientes resoluciones de la propia OEPM, aportadas a los autos, de fechas 26 de noviembre de 2015 (la inicial) y 31 de mayo de 2016 (en alzada), donde, ante una nueva solicitud registro por D. Bienvenido , de la marca núm. 3.562.907, ' BUF & DIN', clase 25, se denegó inicialmente razonando que: 'No puede registrarse como marca el signo solicitado ('BUF & DIN', mixto) por ser semejante a las marcas oponentes ...('BUFF'), para distinguir productos similares, existiendo un riesgo de confusión en el público; incluyendo el riesgo de asociación con la marca anterior ( Art. 6.1 b) de la - LM -).

Resolución denegatoria que se confirmó en vía de recurso de alzada, argumentando que 'existe una gran similitud denominativa' y 'semejanzas aplicativas' (FJ 3º) .

Y que 'Teniendo en cuenta las semejanzas existentes entre los elementos denominativos de los signos anteriormente examinados y a la luz de sus respectivos ámbitos aplicativos, se considera que su convivencia en el mercado generaría un evidente riesgo de confusión (asociación) para los consumidores' (FJ 4º).

Tales razonamientos, que difícilmente justifican la aparente discrepancia con los de la resolución objeto del presente proceso, por la supresión en el segundo caso del último vocablo de la marca novel, vienen a coincidir en definitiva con el criterio que fundamenta esta Sentencia.

Procede por cuanto antecede, estimar el presente recurso contencioso.



QUINTO - No se estima procedente la condena en costas de la parte demandada, con arreglo al art.

139.1 LJCA , debiendo considerarse legítima la controversia jurídica entre las partes.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido: 1º.- ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la resolución dictada en fecha 18 de noviembre de 2015 por el Jefe de la Unidad de Recursos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, actuando por delegación de la Directora General, la cual SE ANULA por no estimarse ajustada a derecho.

2º.-DENEGAR el derecho de D. Bienvenido , al registro de la marca núm. 3.525.348, ' BUF & DIN BY JG', mixta, para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor Internacional.

3º.- NO HACER especial pronunciamiento sobre las costas devengadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al art. 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el art. 86 y siguientes LJCA .

Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Iltmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.