Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 280/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 180/2019 de 25 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2019/0005123

RECURSO 180/2019

SENTENCIA NÚMERO 280/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

-----

Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. M. Soledad Gamo Serrano

-------------------

En la Villa de Madrid, a veinticinco de junio de dos mil veinte.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 180/2019, interpuesto por la mercantil LUCARTEX S.L., representada por la Procuradora Dª. Paloma Manglano Thovar y dirigida por el Letrado D. Joaquín Estivel Estrada, contra la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 19/12/2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 17 de agosto de 2018 que concede el registro de la marca nº 3702889 'HOOK SEA&LIFE' (mixta), en clase 25.

Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado. Y estando personado como interesado D. Ricardo, representado por la Procuradora María Teresa Sarandeses Dopazo.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se declare que la resolución recurrida no es ajustada a derecho y anule el registro de la marca impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por la Abogada del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

En los mismos términos se opuso a la demanda el interesado personado.

TERCERO.-Recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 11 de junio de 2020, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 19/12/2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 17 de agosto de 2018 que concede el registro de la marca nº 3702889 'HOOK SEA&LIFE' (mixta), en clase 25.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y acuerda ratificar la concesión del registro de la marca por considerar que desde el punto de vista denominativo las marcas se parecen en la medida que ambas contienen el término Hook, ahora bien la marca solicitada también reproduce la secuencia sea&lifeque otorga distintividad al signo pretendido habida cuenta de que la marca pretende amparar productos de la clase 25 que no guardan relación directa con el mar y la vida. Desde el punto de vista gráfico los signos en liza también se diferencian pues la marca solicitada se compone de un círculo en cuyo interior de la parte inferior aparecen dibujadas nueve ondas en pico las cuales emulan en las olas del mar y, en la parte superior, se encuentra reproducida la palabra hook, con original grafía y forma caprichosa de las vocales o que se sitúan en posición vertical una encima de otra y separadas por un guión. En cambio el elemento gráfico de ambas marcas anteriores consiste en dibujos - anzuelo cruzado situado en la parte superior de signo, precisamente encima de hook. Así las cosas, analizando y atendiendo a una visión de conjunto cabe concluir que la marca solicitada presenta diferencias denominativas, fonéticas y gráficas respecto a las marcas prioritarias y que son suficientes para descartar el cumplimiento del primer requisito del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. En cuanto al ámbito aplicativo existe plena identidad pues las tres marcas en liza distingue los siguientes productos: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas pues hay práctica identidad denominativa e identidad aplicativa entre los signos en liza. En efecto el elemento denominativo principal y característico de las marcas en litigio está formado por el vocablo hook, mientras que los vocablos sea&life, constituyen un elemento totalmente accesorio dado que figuran al final de la denominación, teniendo un carácter accesorio tanto desde el punto de vista fonético como visual, careciendo de fuerza significante dentro de la impresión de conjunto producida por la marca y no permite la distinción entre las marcas enfrentadas: Por último considera que hay identidad aplicativa.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por no existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

El interesado personado se opone al recurso alegando que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. Aunque exista coincidencia en la palabra hook, esto no presupone que se prohíba la defensa de cualquier otro registro que incluya este término, aparte de que la marca impugnada esta formada no sólo por hooksino también por sea&life, y no puede admitirse que la fuerza de la palabra hooksea tal que haga desaparecer parte de la denominación. Aparte de ello considera que no existe cuasi-identificación fonética y existen diferencias gráficas y un simple vistazo es suficiente para concluir que los logotipos de las marcas se refieren a realidades diferentes.

TERCERO.-El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

CUARTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

QUINTO.-Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo concedido está formado por los vocablos hook y sea&life, enmarcados en un círculo, situándose los vocablos en la parte superior mientras que en la inferior aparece un elemento gráfico figurativo consistente en varias líneas de ondas. El vocablo Hook, figura en una grafía más resaltada en la parte superior y descomponiendo figurativamente la letra o en dos o superpuestas. Debajo del vocablo principal se encuentra el vocablo sea&lifeen una grafía más pequeña y secundaria.

El signo prioritario está formado por el vocablo hook, conteniendo un elemento gráfico su parte superior consistente en dos anzuelos superpuestos.

Teniendo en cuenta lo anterior, debemos considerar que existe una semejanza denominativa relevante entre los signos enfrentados, derivada de la utilización en ambos de vocablo hook,el cual se revela como el principal y distintivo de los signos, debiéndose apreciar que la expresión sea&lifedel signo impugnado, por su grafía y ubicación en el signo, es completamente secundaria. Además los diferentes elementos gráficos de los signos en conflicto se revelan insuficientes para desvirtuar la impresión visual y estructural de gran semejanza que hay entre los signos a comparar. También fonéticamente la impresión que ofrecen es prácticamente idéntica debido al carácter principal más distintivo del vocablo hooken ambos signos.

Por ello, hay que concluir que las semejanzas denominativas y fonéticas entre los signos enfrentados son suficientes como para causar confusión en los consumidores.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad si semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

En el presente caso, debemos apreciar que existe identidad en los campos aplicativos, pues las marcas en liza distingue los siguientes productos: prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe estimarse el recurso.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al desestimarse el recurso se imponen a las demandas las costas causadas, con el límite de 3.000 euros por todos los conceptos, al 50% por cada parte demandada, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil LUCARTEX S.L., contra la resolución de 30 de noviembre de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 19/12/2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 17 de agosto de 2018 que concede el registro de la marca nº 3702889 'HOOK SEA&LIFE' (mixta), en clase 25, y anulamos la resolución recurrida, acordando que por la OEPM se acuerde la denegación del registro de la marca. Todo ello con imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid 19 en el ámbito de la administración de justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta sentencia y ello mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0180-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0180-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. M. Soledad Gamo Serrano