Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 303/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 203/2019 de 29 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009730

NIG:28.079.00.3-2019/0005914

RECURSO 203/2019

SENTENCIA NÚMERO 303

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. María Soledad Gamo Serrano

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En la Villa de Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 203/2019, interpuesto por la mercantil IBERCACAO, S.A., representada por la Procuradora Dª. Cristina Matud Juristo, contra la resolución dictada el 28 de diciembre de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 9 de agosto de 2018, por la que se accede a la inscripción de la marca 3702518 'IBER Y CAO' (mixta). Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las declaraciones correspondientes en relación con la actuación administrativa impugnada.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.

TERCERO.-Con fecha 18 de junio de 2020 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.

VISTOS.-Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Daniel Sanz Heredero.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso contencioso-administrativo tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 28 de diciembre de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 9 de agosto de 2018, por la que se accede a la inscripción de la marca 3702518 'IBER Y CAO' (mixta), para distinguir productos y servicios de la clase 30ª (' Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo').

La precitada resolución, tras poner de manifiesto que la comparación debe efectuarse entre la marca MUE 009219023 'IBERCACAO' y la marca solicitada 'IBER Y CAO', ambas mixtas, pone de relieve:

(i) ' Analizando los elementos denominativos de ambos signos, podemos afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas de conjunto entre ellos, puesto que hay que partir de la consideración del carácter descriptivo del término 'Cacao' en relación con los productos identificados y por tanto su carácter inapropiable a título exclusivo ( Art. 37 b) Ley de Marcas ). Así mismo el término 'Iber' presenta una gran debilidad al aludir a Iberia o a la península Ibérica.

Desde un punto de vista gráfico, los signos presentan diferencias tanto gráficas como de impacto visual al consistir en:
Para ver la imagenpulse aquí.

/

Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto un mismo concepto, pero ya hemos dicho inapropiable en exclusiva'.

(ii) Entre los signos en conflicto existen semejanzas aplicativas.

(iii) Concluyendo que no concurren ' los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado'.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada, sosteniendo que resulta aplicable la causa de prohibición relativa contemplada en el artículo 6.1 de la citada Ley de Marcas, argumentando, en síntesis, que: (i) Que la marca prioritaria, al tratarse de una marca registrada por la EUIPO ha superado el correspondiente y exigente examen de oficio, habiendo considerado que la marca 'IBERCACAO' es una marca que está dotada de distintividad y que por tanto despliega todos sus efectos impeditivos frente a solicitudes de marcas posteriores; (ii) Semejanza denominativa y aplicativa entre los signos en conflicto; (iii) Preponderancia de la dimensión denominativa en la comparación marcaria; (iv) El riesgo de asociación, incluido en el riesgo de confusión; (v) Aplicación del principio de interdependencia; (vi) Notoriedad o prestigio de la marca oponente.

El Abogado del Estado, en la representación en la que actúa, tras señalar que no le consta que el recurrente haya cumplimentado el requisito exigido en el artículo 45.2.d) LJCA, ' de forma que si tal requisito no se hubiera cumplido y no se subsanare procedería la inadmisión del recurso contencioso-administrativo al amparo del art. 69.c) LJCA ', se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada, por lo que solicita la desestimación del recurso contencioso-administrativo objeto del presente procedimiento.

TERCERO.-Examinado el contenido de las resoluciones impugnadas, así como las alegaciones vertidas por las partes personadas, para la correcta resolución de la cuestión litigiosa objeto del presente recurso debemos traer a colación la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, según la cual:

' (...)en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003 ), 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ) y 11 de julio de 2007 (RC 10589/2004 ), hemos sostenido que, a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, en cuanto que la conclusión jurídica que alcanza, de que las marcas confrontadas no pueden convivir en el mercado se fundamenta en un juicio adecuado sobre la existencia de riesgo de confusión, que se basa en la cuasi identidad de las denominaciones de los signos confrontados y la evidente coincidencia aplicativa.

A este respecto, resulta adecuado consignar la doctrina jurisprudencial de la Sala Tercera del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003), en relación con el concepto de marca a que alude el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que resulta adecuado para comprender el significado del presupuesto de distintividad de las marcas referido en el artículo 4 de la Ley vigente de 7 de diciembre de 2001 cuando estipula que 'se entiende por marca todo signo susceptible de reproducción gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras':

'(...) la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible. '.

Asimismo, debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 6.1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución , al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas. Por ello, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad. En el caso enjuiciado, apreciamos que la Sala de instancia no ha atendido a estos intereses de los consumidores y usuarios referidos a la función identificadora del origen empresarial de la marca, al determinar que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión y riesgo de asociación en los consumidores.

A estos efectos, no resulta ocioso recordar los postulados que informan la nueva regulación de las prohibiciones de registro establecidas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que persigue armonizar el Derecho español de Marcas con el Derecho europeo y el Derecho internacional de Marcas, según se expone en la Exposición de Motivos:

'En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, la presente Ley da cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

La armonización comunitaria en materia de marcas se ha operado fundamentalmente a través de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. Sus disposiciones, que ya fueron incorporadas por la Ley 32/1988, de Marcas, también han sido objeto de una plena transposición en la presente Ley. De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes: nuevo concepto de marca, reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro, extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca, incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia y reforzamiento de la obligación de uso de la marca; y de las sanciones por su incumplimiento.

Dentro del Derecho Comunitario de Marcas merece también una mención especial el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación de las marcas nacionales a la comunitaria -salvo la obligación de regular la transformación de una marca comunitaria en marca nacional-, no lo es menos que la indicada aproximación es deseable, dado que permite evitar que dos títulos que producen idénticos efectos en España estén sujetos a normativas totalmente dispares. En este sentido muchas de las normas de la presente Ley son directamente tributarias de dicho Reglamento.

La Ley que ahora se aprueba contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar nuestro Derecho a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad Internacional. De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994, así como el Tratado sobre el Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994 '.'.

Y en relación con el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 6 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la precitada Sentencia continúa señalando que:

'(...)como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

Debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre signos marcarios, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

' b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.'.'

CUARTO.-Teniendo en cuenta que no resulta admisible la alegación ad cautelamde causas de inadmisibilidad (siendo así, además, que en autos consta la aportación por la actora de certificación, emitida por el Secretario del Consejo de Administración, en la que se hace constar el acuerdo de interposición del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa, frente al que el Abogado del Estado no ha opuesto insuficiencia alguna), procede que entremos a analizar las cuestiones planteadas por las partes en cuanto al fondo de la cuestión controvertida, teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial reseñada en el fundamento jurídico precedente.

Para ello, debemos comenzar nuestro análisis de los signos enfrentados poniendo de relieve que la comparación que debe realizarse entre los signos enfrentados debe ser una comparación de conjunto, englobando la totalidad de los elementos del solicitado, y realizando una comparación desde un punto de vista sintético, tal como lo hace el consumidor, y no analítico, descomponiendo la marca en sus distintos elementos integrantes para analizarlos separadamente; sin que pueda perderse de vista la doctrina jurisprudencial según la cual ' el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, al deber, asimismo, valorar la relación de identidad o similitud de los productos o servicios designados' (entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2009).

En el caso que nos ocupa, tomando en consideración la marca oponente 'IBERCACAO' y comparándola con la solicitada 'IBER Y CAO', se percibe un elevado nivel de semejanza denominativa, fonética, y conceptual.

En efecto, ambas marcas comienzan y terminan con los mismos componentes (IBER y CAO) y solo en un corto segmento central, el signo impugnado presenta la letra 'y', que pasa desapercibida en la captación global de dicho signo, lo que se traduce una altísima semejanza denominativa y fonética.

Igualmente se advierte una identidad conceptual entre los signos en conflicto dado que ambos evocan una misma idea o concepto.

Por otra parte, si bien es cierto que la solicitada incluye un gráfico, no es menos cierto que el mismo no tiene o posee la virtualidad distintiva necesaria si se tiene en cuenta el gran parecido denominativo e identidad conceptual advertidos, debiendo darse primacía al elemento denominativo frente al gráfico en la medida en que en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre el resto de los elementos integrantes de la marca.

A todo ello, cabe apreciar la existencia de identidad aplicativa entre las marcas enfrentadas toda vez que ambas amparan productos relacionados con el cacao, arroz, tapioca, harinas,...; y sabido es que en supuestos de identidad aplicativa debe extremarse el examen comparativo entre los signos enfrentados.

Y en el caso examinado, constatada la semejanza denominativa y fonética e identidad conceptual y aplicativa, se advierte riesgo de confusión entre los signos enfrentados en relación con los productos por ellas protegidos, riesgo que debe apreciarse globalmente, según la percepción del público relevante sobre las marcas y los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

Frente a dicha conclusión no puede objetarse con éxito el carácter descriptivo del término 'CACAO' y, por tanto, inapropiable, y que el término 'IBER' presenta una gran debilidad, tal como refiere la resolución impugnada.

En efecto, es cierto que los signos genéricos y descriptivos, por sí solos, adolecen de la necesaria e imprescindible distintividad. Ahora bien, no es menos cierto que en un signo compuesto, en todo o en parte, de elementos carentes de dicha cualidad, es doctrina comúnmente aceptada que a la hora de examinar su distintividad debe realizarse desde una visión global de la peculiar y compleja estructura de conjunto resultante como un ente diverso de sus componentes. Bien es verdad que las marcas así reconocidas suelen ser marcas débiles, de escasa virtualidad impugnatoria frente a marcas posteriores toda vez que el ius prohibendiatribuido a esta clase de marcas no se extiende a cada uno de los componentes no distintivos del signo sino solo a su conjunto, de forma que serán admitidas otras marcas que incluyan algunos de esos elementos no monopolizables en exclusiva. Y en este sentido traemos a colación el artículo 5.3 de la Ley de Marcas, que establece: ' Podrá ser registrada como marca la conjunción de varios signos de los mencionados en las letras b), c) y d) del apartado 1, siempre que dicha conjunción tenga la distintividad requerida por el apartado 1 del artículo 4 de la presente Ley '.

Pues bien, esto último es lo que, precisamente, acontece en el caso concreto de la marca prioritaria: la misma se compone de dos vocablos genéricos pero que, sin embargo, forman un conjunto con una distintividad propia y, por ende, oponible frente a marcas posteriores.

En consecuencia, de cuanto antecede, se desprende la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo que nos ocupa.

QUINTO.-La estimación íntegra del presente recurso contencioso-administrativo determina, en aplicación del artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas del mismo a la parte demandada; si bien la Sala haciendo uso de las facultades reconocidas en el párrafo cuarto del mencionado precepto y atendidas las circunstancias del caso, señala en dos mil euros (2.000 €), más IVA, la cantidad máxima a repercutir por la recurrente por todos los conceptos.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que con ESTIMACIÓN del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil IBERCACAO, S.A., representada por la Procuradora Dª. Cristina Matud Juristo, contra la resolución dictada el 28 de diciembre de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 9 de agosto de 2018, por la que se accede a la inscripción de la marca 3702518 'IBER Y CAO' (mixta), debemos declarar la nulidad de la expresada resolución y, en su lugar, acordamos denegar la inscripción de la citada marca para proteger los servicios y productos solicitados en clase 30 del Nomenclátor. Todo ello, con expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con la limitación establecida en el último fundamento jurídico.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciéndoles saber que la misma es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación (sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia); en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, justificando el interés casacional objetivo que se pretenda.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. María Soledad Gamo Serrano