Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 31/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 673/2018 de 30 de Enero de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0017259
RECURSO 673/2018
SENTENCIA NÚMERO 31/2020
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. M. Soledad Gamo Serrano
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En la Villa de Madrid, a treinta de enero de dos mil veinte.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos
del recurso contencioso-administrativo número 673/2018, interpuesto por la mercantil MAJORCA DAILY
BULLETIN, S.L., representada por la Procuradora Dª. Virginia Camacho Villar y dirigida por la Letrada Dª. María
Encarnación Robles Rodríguez, contra la resolución de 29 de mayo de 2018 dictada por la Oficina Española de
Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 5/12/2017
y confirma la concesión de la inscripción de la marca número 3666971 'HOME MALLORCA MAGAZINE' (mixta),
en clase 16. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y
dirigida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se acuerde la cancelación del registro de la marca nacional número 3666971, con expresa condena en costas a la parte demandada.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 16 de enero de 2020, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 29 de mayo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 5/12/2017 y confirma la concesión de la inscripción de la marca número 3666971 'HOME MALLORCA MAGAZINE' (mixta), en clase 16.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y confirma la concesión del registro de la marca por considerar que en el caso de las publicaciones, hay que admitir que los consumidores no incurren fácilmente en un error de elección y asociación indebida entre denominaciones similares y que son capaces de elegir y reconocer lo que buscan, pese a las combinaciones denominativas y conceptuales semejantes. Por ello, al comparar las marcas enfrentadas y pese a coincidir en el vocablo 'Mallorca' (sin que el término 'magazine' sea tenido en cuenta por considerarse descriptivo de los productos a distinguir) comparadas en su integridad y teniendo en cuenta su distinta evocación, se perciben como marcas diferenciadas y por lo tanto compatibles.

Añade la resolución recurrida que se hace constar la existencia de registros anteriores al registro oponente que incorporan el término Mallorca para mismos productos ahora solicitados y que de manera pacífica conviven en el mercado.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Señala que la marca denegada está incursa en la prohibición relativa de registro del art. 61.b) de la Ley de Marcas. Considera que comparando las denominaciones enfrentadas se aprecia su extremada similitud, rayana en la identidad, lo que generará riesgo de confusión y asociación en el mercado. Expone que resulta evidente que son los términos MALLORCA MAGAZINE los elementos dominantes con los que se pretende identificar los productos reivindicados, ya que el vocablo HOME presenta escasa distintividad y, además, al estar al principio de los tres términos que componen la marca, es menos perceptible. También expone que hay identidad aplicativa pues ambas marcas protegen idénticos productos.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, alega en primer lugar que no le consta que la recurrente haya dado cumplimiento al requisito exigido por el artículo 45,2.1.d) de la LJCA, por lo que si no se hubiera cumplido, procedería la inadmisión del recurso contencioso administrativo. En segundo lugar y en cuanto al fondo, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por no existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.



TERCERO.- Lo primero que debemos analizar es la causa de inadmisibilidad del recurso opuesta por el Abogado del Estado al considerar que no le consta que la recurrente haya dado cumplimiento al requisito exigido por el artículo 45,2.1.d) de la LJCA.

Esta causa de inadmisibilidad de ser desestimada pues consta aportado como documento número cuatro con el escrito de interposición del recurso, el documento que acredita el cumplimiento del citado requisito, sin que se haya justificado por la parte demandada que dicho documento sea insuficiente para acreditar que la decisión de recurrir se haya adoptado por el órgano competente de la mercantil recurrente.



CUARTO.- El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso no se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo concedido está formado por los vocablos 'HOME MALLORCA MAGAZINE', con reivindicación cromática en dorado el término HOME y en azul el término MALLORCA.

El signo prioritario está formado por los vocablos 'MALLORCA MAGAZINE', siendo un signo denominativo.

A la vista de ello debemos estimar que entre los signos enfrentados, si bien no son idénticos y existe entre ellos cierta diferencia, si son muy semejantes pues ambos coinciden en los vocablos 'MALLORCA MAGAZINE', por mucho que el término magazine del signo solicitado esté en letra más pequeña y colocado encima del término Mallorca. Y esa apreciación de semejanza en los signos enfrentados no queda desvirtuada por la incorporación del vocablo HOME en el signo solicitado pues en una apreciación de conjunto de los signos, ese término no se aprecia con más distintivo ya que estructuralmente resaltan con fuerza los vocablos Mallorca Magazine. Además es evidente que desde el punto de vista conceptual, los signos enfrentados evocan una idea semejante, en concreto publicaciones.

Esta apreciación de semejanza denominativa, fonética y conceptual entre los signos el liza, no queda desvirtuada por los elementos gráficos que incorpora el signo solicitado dado que esos elementos se limitan a una reivindicación cromática en el vocablo Home y el vocablo Mallorca.

Además debemos tener en cuenta el principio de interdependencia. Como hemos señalado esta misma Sala y Sección, en sentencia de 12/12/2016, recurso 325/2015, 'Por otro lado como indica la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2013 , dictada en el Recurso de Casación que el examen de la doble similitud/identidad entre marcas, por un lado, y productos o servicios, por otro, exigido por el citado artículo 6.1 de la Ley de Marcas no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa'. En el presente caso y a la vista de los idénticos campos aplicativos protegidos por cada marca en liza y que se describen en la resolución recurrida, debemos concluir que la ligera diferencia que pudieran presentar los signos desde el punto de vista denominativo, queda compensada por la identidad en los campos aplicativos.

No obstante ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas). En el presente caso y a la vista de los campos aplicativos protegidos por cada marca en liza, debemos concluir que los productos protegidos por ambas marcas son idénticos pues la prioritario está registrada para 'una publicación periódica' y la marca solicitada para 'publicaciones impresas'.

Por último, debemos señalar que los precedentes administrativos no vinculan la decisión que se debe adoptar ahora pues lo que debe hacerse es comparar las marcas enfrentadas bajo los criterios legales contenidos en la Ley e interpretados por la jurisprudencia. Tiene declarado el Tribunal Supremo que 'en esta materia no opera con plena virtualidad el precedente administrativo que, por sí, no vincula a la jurisdicción' ( TS 3ª S 22/12/2009, recurso nº 5748/2008).

Por todo ello, debemos apreciar que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe estimarse el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte demandada las costas causadas, con el límite de 2.000 €, por todos los conceptos, atendida la complejidad del caso enjuiciado y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil MAJORCA DAILY BULLETIN, S.L., contra la resolución de 29 de mayo de 2018 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 5/12/2017 y confirma la concesión de la inscripción de la marca número 3666971 'HOME MALLORCA MAGAZINE' (mixta), en clase 16, y debemos anular la resolución recurrida, acordando que la OEPM deniegue la inscripción de la marca en el registro.

Con expresa imposición a la demandada de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0673-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0673-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. M. Soledad Gamo Serrano