Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 312/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 210/2019 de 29 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004

33009710

NIG:28.079.00.3-2019/0006320

RECURSO 210/2019

SENTENCIA NÚMERO 312/2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

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Ilustrísimos señores:

Presidente.

D. José Daniel Sanz Heredero

Magistrados:

D. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner

D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. M. Soledad Gamo Serrano

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En la Villa de Madrid, a veintinueve de junio de dos mil veinte.

Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos del recurso contencioso-administrativo número 210/2019, interpuesto por la mercantil MEXICO LINDO Y QUERIDO BRANDS S.A. DE CV, representada por el Procurador D. Ángel Rojas Santos y dirigida por el Letrado D. Ignacio Temiño Ceniceros, contra la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 19/12/2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 9 de agosto de 2018 que concede el registro de la marca nº 3703390 'CIELITO CHIDO' (mixta), en clase 43.

Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.-Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que estimando el recurso, se anule el registro de la marca impugnada y sea declarada la denegación del expediente de marca referido por incurrir en semejanza incompatibilizadora con los derechos registrales del signo anterior.

SEGUNDO.-Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por la Abogada del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

TERCERO.-Recibido el pleito a prueba y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 18 de junio de 2020, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.-El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 19/12/2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 9 de agosto de 2018 que concede el registro de la marca nº 3703390 'CIELITO CHIDO' (mixta), en clase 43.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y acuerda ratificar la concesión del registro de la marca por considerar que:

' Desde el punto de vista denominativo, las marcas presentan una estructura similar pues se componen de dos términos, siendo el primero de ellos 'CIELITO'. Sin embargo, la segunda palabra es diferente, ya que mientras la marca pretendida por D. Rubén consiste en 'CHIDO', las marcas anteriores de MÉXICO LINDO Y QUERIDO BRANDS, S.A. DE C.V. contienen el término 'LINDO'. Esta disparidad entre 'CHIDO' y 'LINDO' aporta no solo diferencias denominativas sino también fonéticas entre los signos en pugna. Como señala la mercantil recurrente, es cierto que el diccionario de la real Academia Española de la Lengua contempla el adjetivo 'CHIDO' como sinónimo de 'LINDO'. Ahora bien, en esta entrada expresamente se indica que se trata de un adjetivo coloquial en un territorio muy concreto: México. No en vano, el término 'CHIDO' no se conoce ni se emplea por parte del público español, que es el que concierne en la presente controversia. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, no existe la identidad que MÉXICO LINDO Y QUERIDO BRANDS, S.A. DE C.V. proclama en su recurso de alzada. En el aspecto gráfico, la marca solicitada se compone de un rectángulo en posición vertical, de color azul, con una línea roja y otra verde, ambas en posición vertical y con extremos en punta, situadas en los lados superior e inferior del3 cuadrado. Dentro del cuadrado se reproduce 'CIELITO CHIDO' con una especial grafía en color blanco. Por el contrario, las marcas anteriores de la Unión Europea carecen de elementos gráficos, siendo exclusivamente denominativas.

A la luz de todo lo anterior, esta Instancia considera que las disparidades entre los signos en liza son más relevantes que sus similitudes y, por tanto, que no cabe hablar de semejanza en el sentido del artículo 6.1.b) de la LM ..'.

Así pues, los signos presentan identidad aplicativa y, por tanto, se dirigen al mismo público. En consecuencia, se debe extremar y ser más rigurosos en el juicio comparativo.

La aplicación al presente supuesto de las mencionadas pautas legales y jurisprudenciales anteriormente referidas, lleva a la conclusión de que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 6.1.b) LM . En efecto, pese a las semejanzas aplicativas de los signos anteriormente examinados, presentan notables diferencias denominativas, fonéticas y gráficas, que evitan el riesgo de confusión'.

SEGUNDO.-La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Considera que concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas pues entre las marcas en liza existe una cuasi identidad denominativa y conceptual, susceptible de crear confusión o riesgo de asociación entre el público consumidor. Añade que hay identidad aplicativa y que es claro que el solicitante actúa de mala fe, con un evidente ánimo de copiar la marca de la recurrente pues no solo presentó una solicitud de marca para registrar una marca idéntica a la prioritaria CIELITO LINDO, que fue denegada por oposición de la ahora recurrente, sino que en la actualidad continúa usándola en nuestro país para servicios de restauración. Argumenta que el mero hecho de que la palabra 'chido' haya sido incluida en el Diccionario de la Lengua Española es un reflejo evidente de lo generalizado que ha llegado a ser el uso de dicha palabra por los hispanoparlantes en todo el mundo, a pesar de que en origen pudiera ser un término coloquial exclusivamente mexicano y que, asimismo, la numerosísima comunidad latina en nuestro país está suficientemente implantada como para que la influencia de su cultura en España a lo largo de los últimos años sea un hecho evidente, especialmente a través de la música, la gastronomía, las plataformas de series de televisión, las redes sociales, etc. A lo anterior debe añadirse el hecho de que el fenómeno de la globalización haya propiciado que los localismos se extiendan rápidamente y pierdan tal naturaleza territorial, para reconocerse internacionalmente por cualquier público, en particular, el hispanohablante.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por no existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

TERCERO.-El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, ' a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'.

CUARTO.-Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.

QUINTO.-Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución del recurso de alzada.

El signo concedido está formado por los vocablos CIELITO CHIDO y es una marca mixta que desde un punto de vista gráfico y como dice la resolución recurrida, se compone de un rectángulo en posición vertical, de color azul, con una línea roja y otra verde, ambas en posición vertical y con extremos en punta, situadas en los lados superior e inferior y dentro el rectángulo en su parte superior, se reproduce 'CIELITO CHIDO' con una especial grafía en color blanco.

Las marcas prioritarias se componen de los vocablos 'CIELITO LINDO' y son denominativas.

Teniendo en cuenta lo anterior debemos concluir que existen diferencias denominativas suficientes como para evitar riesgo de confusión o asociación entre los signos enfrentados, por cuanto si bien los signos en liza comparten el mismo vocablo inicial (cielito), difieren en el segundo vocablo, estando formado el del signo impugnado por el vocablo CHIDO que le otorga distintividad respecto de los signos prioritarios. Es cierto que en el diccionario de la Real Academia Española aparece recogido el adjetivochidocomo coloquial en México, significando bonito (lindo). Ahora bien, esto no significa que el consumidor medio español conozca esa expresión coloquial de México, conocimiento que la parte recurrente no acredita, por lo que no cabe apreciar riesgo de confusión entre los signos desde el punto de vista denominativo. E igual conclusión hay que alcanzar respecto del punto de vista fonético.

A lo anterior debe añadirse que el signo impugnado contiene un gráfico que si bien no cabe reputarlo como muy característico, si resulta suficiente como para reforzar la idea de diferenciación entre los signos enfrentados.

Por ello, hay que concluir que no hay las semejanzas denominativas y fonéticas entre los signos enfrentados suficientes como para causar confusión en los consumidores.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad si semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

En el presente caso, debemos apreciar que existe identidad en los campos aplicativos, en servicios de restauración, como recoge la propia resolución administrativa recurrida. Ahora bien, descartado el riesgo de confusión desde el punto de vista denominativo fonético, resulta irrelevante que exista identidad aplicativa.

Y en cuanto a la alegación del recurrente de que solicitante actúa de mala fe, con un evidente ánimo de copiar la marca de la recurrente pues no solo presentó una solicitud de marca para registrar una marca idéntica a la prioritaria CIELITO LINDO, que fue denegada por oposición de la ahora recurrente, sino que en la actualidad continúa usándola en nuestro país para servicios de restauración, esta alegación no obsta a considerar procedente el registro de la marca pues que le fuera denegada la marca 'cielito lindo' no impide que se le pueda reconocer otra marca distinta como es 'cielito chido'. Y en cuanto al uso que se afirma se sigue haciendo de la marca denegada 'cielito lindo', se trata de una cuestión ajena al aspecto registral que es objeto del presente recurso.

Por todo ello, debemos apreciar que no concurre la prohibición relativa de registro del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas por lo que debe desestimarse el recurso.

SEXTO.-Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al desestimarse el recurso se imponen a la recurrente las costas causadas, con el límite de 2.000 euros por todos los conceptos, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil MEXICO LINDO Y QUERIDO BRANDS S.A. DE CV, contra la resolución de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, de 19/12/2018, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 9 de agosto de 2018 que concede el registro de la marca nº 3703390 'CIELITO CHIDO' (mixta), en clase 43.

Todo ello con imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD SEXTO de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid 19 en el ámbito de la administración de justicia, para el caso de que resulte aplicable en atención a la fecha en que sea notificada esta sentencia y ello mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0210-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo conceptodel documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0210-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez

D. José Ramón Chulvi Montaner D. Enrique Gabaldón Codesido

Dª. M. Soledad Gamo Serrano