Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 319/2019, Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Sala de lo Contencioso, Sección 1, Rec 242/2018 de 22 de Octubre de 2019

Encabezamiento

S E N T E N C I A nº 000319/2019
Iltmo. Sr. Presidente:
Don Rafael Losada Armadá
Iltmos. Sres. Magistrados:
Don José Ignacio López Cárcamo
Doña Paz Hidalgo Bermejo
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En la ciudad de Santander, a veintidós de octubre de dos mil diecinueve.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso
número 242/2018 formulado por DELICATESSEN LA ERMITA SL, representado por el procurador don Jesús
Martínez Rodríguez, asistido por el letrado don Juan Manuel Revilla Rodríguez contra la OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS, representada y defendida por el abogado del Estado.
La cuantía del recurso es indeterminada.
Es ponente el presidente don Rafael Losada Armadá, quien expresa el parecer de la sala.

Antecedentes

PRIMERO. - El presente recurso contencioso administrativo se interpuso el día 30 de julio de 2018 contra resolución del recurso de alzada de 28 de junio de 2018 que confirma la resolución de 9 de febrero de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que deniega la marca solicitada en la clase 29 respecto de pescados, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos a excepción del queso; aceites y grasas comestibles.

Todos los productos anteriores son de procedencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.



SEGUNDO. - En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la sala que dicte sentencia por la que se acuerde la nulidad de la resolución impugnada y se conceda la marca solicitada para todos los productos de la clase 29 y de la clase 30 y su correspondiente inscripción en el registro de marcas de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con la imposición de las costas.



TERCERO. En su contestación a la demanda, el abogado del Estado solicita de la sala la desestimación del recurso contencioso administrativo y la confirmación de la resolución recurrida, con imposición de las costas a la demandante.



CUARTO. - No se recibió el proceso a prueba pero se formularon conclusiones escritas; se deliberó, votó y falló el día 17 de julio de 2019.

Fundamentos

PRIMERO. - Tiene por objeto el presente recurso contencioso administrativo la resolución de 28 de junio de 2018 del recurso de alzada que confirma la resolución de 9 de febrero de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que deniega la marca solicitada en la clase 29 respecto de pescados, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos a excepción del queso; aceites y grasas comestibles. Todos los productos anteriores son de procedencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

La resolución objeto de recurso confirma la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 9 de febrero de 2018 que deniega la marca solicitada en la clase 29 para los productos "pescados, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos a excepción del queso; aceites y grasas comestibles. Todos los productos anteriores son de procedencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria" pero concede la marca solicitada para la clase 30 para los productos "café, té, cacao y sucedáneos de café; arroz; tapioca y sagu; harinas y preparaciones a base de cereal; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo.".



SEGUNDO. - Alega el recurrente como motivos del recurso contencioso-administrativo frente a la resolución recurrida, los que a continuación se exponen: 1. Falta de motivación al no expresar racionalmente el juicio de la Administración que resulta estereotipada conforme al art. 35.1.a) Ley 39/2015.

2. Falta de un riguroso estudio sobre la semejanza de los productos y si existe riesgo de confusión asociación con la marca anterior ya que no concurren acumulativamente los tres condiciones que establece el art. 6.1.b) de la Ley de Marcas.

La parte demandante entiende que se ha producido una falta de motivación en el acto administrativo denegatorio de la marca nacional solicitada en la clase 29 al considerar que se halla incursa en la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, por colisionar la denominación de la marca neófita con la oponente, al existir riesgo de confusión y de asociación para los consumidores; puede comprobarse que no se trata de un juicio racional, no se contesta a los argumentos expuestos en el recurso de alzada que se centran en el principio o regla de la especialidad de los productos sometidos a confronta sino en la colisión de dos marcas con la denominación 'La Ermita' pero sin considerar aspectos necesarios de análisis como: - La prexistencia de otras muchas marcas con la expresión 'La Ermita' en la clase 29, que son a favor de la recurrente.

- La aplicación rigurosa del principio de especialidad que ha de examinarse sobre la relación real de los productos en comparanza.

Añade que la resolución del recurso de alzada afirma la semejanza de signos por la homonimia parcial en cuanto a la expresión 'La Ermita' y sin que los aspectos gráficos y el topónimo 'Cantabria' tengan capacidad distintiva y resulten diferenciadores para impedir la aplicación del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas, mientras que tampoco resuelve la similitud de productos sometidos a comparación entre una y otra marca que si bien pertenecen a la clase 29ª no cabe relacionarlos entre sí salvo que todos son productos alimenticios y que coinciden en los canales de comercialización.

Por último, la demanda insiste en la inexistencia de riesgo de confusión y de asociación entre los orígenes marcarios presentes.



TERCERO. - El abogado del Estado se opone a la demanda porque: 1. No hay falta de motivación y basta la lectura de la resolución para constatar que es una resolución extensa, fundada y contextualizada en la controversia planteada y en las objeciones expuestas.

2. Resulta admitido por la actora que hay colisión en la denominación por el término común 'La Ermita'.

3. Por esa colisión en la denominación es legítimo pensar que hay riesgo de confusión/asociación por la identidad de los productos cubiertos bajo la denominación La Ermita por tratarse de alimentos.

Fundamenta, por tanto, su oposición a la demanda en la correcta motivación del acto administrativo recurrido que se acredita por el conocimiento que, a través de la propia demanda, se infiere de las razones de la decisión denegatoria y que se dan los tres requisitos para que opere la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas como son (i) la identidad o semejanza de signos, (ii) la identidad o semejanza de productos o servicios y (iii) riesgo de confusión para los consumidores.



CUARTO. - Dice el art. 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.' La resolución del recurso de alzada impugnada, de 28 de junio de 2018, concluye que, desde un punto de vista gráfico en el signo solicitado destacan los elementos comunes con el prioritario figurando en mayor tamaño en una línea superior los términos 'La Ermita' y debajo el topónimo 'Cantabria'; mientras el signo prioritario 'La Ermita' está registrado solamente para toda clase embutidos en la clase 29 y el nuevo signo se solicita para proteger en esa misma clase 29 otro tipo de productos como el 'pescado, frutas, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos a excepción del queso; aceites y grasas comestibles', todos con procedencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por lo que entiende que existen semejanzas aplicativas al tratarse productos alimenticios con los mismos canales de distribución; asimismo, entiende que hay un riesgo de confusión global por la similitud de las marcas y la existente entre los productos.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8.1º de la citada Ley 17/2001).

En el caso examinado, la marca prioritaria u oponente es la que tiene Aplicacions Tecniques Insulars SA de Barcelona (España) en la misma clase 29 para toda clase de embutidos y la marca denegada lo solicita para otro tipo de productos alimenticios anteriormente relacionados con los que no existe identidad tras la eliminación en vía adminsitrativa de los productos de carne, carne de ave y carne de caz, extractos de carne, es decir aquellos que pudieran resultar coincidentes con los protegidos por la marca prioritaria oponente con los que ninguna relación aplicativa se percibe.



QUINTO. - Así pues, atendiendo a la normativa citada y jurisprudencia que la interpreta, para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada. Es cierto que en los campos aplicativos las marcas oponentes del litigio coinciden, pero para que dicha identidad en los campos aplicativos sea determinante para denegar la concesión de una nueva marca es necesario que concurra el segundo requisito consistente en la identidad o semejanza fonética y conceptual, similitud que no se aprecia en el presente caso, en consonancia con la resolución administrativa impugnada. No se trata solo de que la nueva marca haya añadido al término genérico 'merka' -de libre disposición por todos los comerciantes del sector- un prefijo, 'el', que lo distingue sustancialmente del 'ali' que utiliza la marca anterior, sino que dicho vocablo cambia completamente el sonido del conjunto con fuerza sonora suficiente, así como también hay que tener en cuenta que el grafismo de ambas marcas es diferente, siendo los colores utilizados distintos, y que mientras la marca prioritaria utiliza letras mayúsculas la oponente solicitada se expone con letras minúsculas de diferentes caracteres que permiten separarse de la marca oponente anterior, por lo que no se dan los requisitos de similitud del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, y queda soslayado el riesgo de confusión en el mercado entre los productos por aquellas amparados, en la medida en que mientras una representa la conjunción reducida de dos vocablos en apócope, 'alimentación' y 'mercado', la segunda lo hace con la fusión de una descripción genérica apocopada, 'el mercado', no concurriendo así dicha prohibición legal por cuanto no se aprecia semejanza fonética y conceptual suficiente que impida la concesión de la marca solicitada.

En el caso de autos se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos (productos alimenticios) o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos.

Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.



SEXTO. - La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012, señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor. En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que, aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.' (...)'.

SÉPTIMO. - De conformidad con el artículo 139.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, procede la imposición de costas a la administración demandada al haberse desestimado su pretensión.

EN NOMBRE DE SU MAJESTAD EL REY

Fallo

Que debemos estimar y estimamos el recurso contencioso promovido por DELICATESSEN LA ERMITA, contra resolución de 28 de junio de 2018 del recurso de alzada que confirma la resolución de 9 de febrero de 2018 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, con expresa imposición de las costas procesales causadas a la administración demandada.

Así, por esta nuestra sentencia, que se notificará a las partes haciéndoles saber, conforme dispone el artículo 248 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contra la misma solo cabe interponer recurso de casación ante la Sala correspondiente (del Tribunal Supremo si la infracción afecta a normas de derecho estatal o de la Unión Europea o del TSJ si afecta a normas emanadas de la Comunidad Autónoma), única y exclusivamente, en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional objetivo y con los requisitos legales establecidos, todo ello de conformidad con los artículos 86 y siguientes de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en redacción dada por Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio; dicho recurso habrá de prepararse ante esta sala del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el plazo de treinta días siguientes a la notificación de esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.