Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 322/2018, Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso, Sección 3, Rec 7253/2017 de 21 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

T.S.X.GALICIA CON/AD SEC.3
A CORUÑA
SENTENCIA: 00322/2018
PONENTE: D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL
RECURSO NUMERO: PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7253/2017
RECURRENTE:JEALSA RIANXEIRA S.A.
ADMINISTRACION DEMANDADA:OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS
EN NOMBRE DEL REY
La Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia
ha pronunciado la
SENTENCIA
ILMO.SR PRESIDENTE :
JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL
ILMOS.SRES.MAGISTRADOS :
JUAN BAUTISTA QUINTAS RODRIGUEZ
CRISTINA MARIA PAZ EIROA
En A CORUÑA, a 21 de noviembre de 2018.
Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Sres. Magistrados relacionados al margen, los autos del
recurso contencioso-administrativo número PROCEDIMIENTO ORDINARIO 7253/2017 interpuesto por el
Procurador Dª.MARIA FARA AGUIAR BOUDIN y dirigido por el Letrado D.JAVIER GALAN LOPEZ en nombre
y representación de JEALSA RIANXEIRA S.A. contra Resolución de 2-8-17 de la Oficina Española de Patentes
y Marcas desestimatoria del recurso de alzada sobre concesión de registro de marca en el expediente marcario
3617791, título distintito 'Jealsa (Mixta)'. Ha sido parte demandada OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y
MARCAS, representada por ABOGACIA DEL ESTADO.
Siendo PONENTE el Magistrado Ilmo. D. JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL.

Antecedentes

PRIMERO.- Admitido a trámite el presente recurso contencioso-administrativo, se practicaron las diligencias oportunas y, recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la/s parte/s recurrente/s para deducir la oportuna demanda, lo que se hizo a medio de escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimaron pertinente, se acabó suplicando que se dictase sentencia declarando no ajustada a derecho la resolución impugnada en este procedimiento.



SEGUNDO.- Conferido traslado a la/s parte/s demandada/s, se solicitó la desestimación del recurso, de conformidad con los hechos y fundamentos de derecho consignados en la/s contestación/nes de la demanda.



TERCERO.- No habiéndose recibido el asunto a prueba y seguido el trámite de conclusiones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 16 de noviembre de 2018, fecha en la que tuvo lugar.



CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo la cuantía del mismo indeterminada.

Fundamentos

Primero.- La actora, la empresa Jealsa Rianxeira, impugna la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 2 de agosto de 2017, desestimatoria del recurso de alzada contra otra anterior, de 13 de enero de 2017, por la que se había concedido la Marca Nacional Jealsa (Mixta) nº 3617791, a un grupo empresarial dedicado a un servicio de instalación de sistemas contra incendios.

Segundo.- La parte recurrente expresa en su demanda que ella ya tenía concedida con anterioridad la marca Jealsa, siendo titular de los registros marcarios (Marca de la Unión Europea 11 516 821, marca de esa misma clase 1 422 377, y Marca Nacional 1 263 090, con las respectivas dedicaciones principales a ventas de alimentos y bebidas, conservas de pescados y mariscos , y venta de productos hortícolas ), por lo que su semejanza de nombre generaba una evidente confusión en el tráfico mercantil, lo que las hacía incompatibles, pidiendo, por tanto, la anulación de la concedida por las resoluciones que se impugnan, al amparo del artículo 6.1, apartado b) de la Ley 17/2001. de 7 de diciembre , de Marcas, en la que se prevé que no podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior, exista un riesgo de confusión en el público, cuyo riesgo incluye el riesgo de asociación con la marca anterior, de lo que se deduce que para la aplicación de la prohibición de registro contenida en tal norma son necesarios los requisitos de identidad o semejanza entre las marcas enfrentadas, aunque no exista identidad o semejanza entre los productos o servicios que las mismas designan, y la posibilidad de que, como consecuencia de lo anterior, se derive confusión para el público o se genere riesgo de asociación entre las marcas en pugna, con la particularidad de que la marca de la actora gozaba de una notoriedad y alcance comercial manifiestos, lo que, en todo caso, sería suficiente motivo legal para impedir la concesión de la marca a la que la empresa se opone.

Tercero.- En el fundamento de la primera resolución se había expresado que no se estimaba la oposición de la titular de la marca que ahora recurre por diferencias en su conjunto y aplicativas, no apreciándose riesgo de confusión en el mercado para el consumidor- art. 6.1.b) de la Ley de Marcas -e igualmente no se estima de aplicación el art. 8 de la citada Ley , señalado por la Oposición, al considerarse que no queda suficientemente acreditada la notoriedad de la marca oponente, y, al fundamentar el recurso contra esa primera resolución que había dado entrada al Registro a la solicitante, la empresa titular que se oponía y ahora recurre fundamentó el recurso solicitando la denegación de la marca en cuestión por identidad denominativa y fonética al coincidir todas ellas en el término Jealsa, siendo además los registros notorios tal como pretendía acreditarse con la documentación presentada al respecto. Esa pretensión fue rechazada por la Oficina Española de Patentes y Marcas sobre la base de que, aun cuando el art. 6.1 de la Ley 17/2001 de Marcas prohíbe el registro como marcas de los signos que sean idénticos o semejantes a una marca anterior, y que, por ser idénticos o semejantes los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión , que incluye-este último-el riesgo de asociación con la marca anterior, lo cierto era que, en este caso concreto, había que entender, conforme a las reglas interpretativas que se mencionaban, que, si bien era cierto que la actora desarrollaba una importante actividad empresarial en el sector comercial en el que actuaba, no se cumplían los requisitos necesarios que el art. 8 de la LM establecía para que pudieran ser considerados como notorios, siendo importante este punto en el análisis comparativo de los registros enfrentados, puesto que por el principio de especialidad, siendo los campos aplicativos suficientemente diferenciados, el hecho de su coincidencia en el término Jealsa no podía ser motivo determinante de la denegación solicitada por la recurrente, teniendo en cuanta además que ambos insertaban gráficos con reivindicación cromática suficientemente diferenciados como para que el consumidor medio perciba como realidades suficientemente distintas, no suponiendo el acceso registral de la marca recurrida ni aprovechamiento indebido ni menoscabo de la reputación adquirida por los mismos por ser realidades perfectamente diferenciables en cuanto a sus orígenes empresariales, ya que la apreciación global del riesgo de confusión, a tenor de las pautas marcadas por el TJCE, implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados, concluyendo al final que no concurrían en el caso los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 6 de la Ley ya citada, por existir entre los signos enfrentados suficientes diferencias aplicativas en conjunto como para que de manera pacífica puedan convivir en el mercado.

Cuarto.- En la demanda se disiente de todas estas apreciaciones y se insiste, como argumentos impugnatorios, en que se ha infringido lo dispuesto en el art. 6.1.b) de la Ley ya dicha, porque el riesgo de confusión existe, ya que hay una identidad o similitud denominativa, conceptual y aplicativa de los signos en conflicto, que no se debilita por la disparidad gráfica ni por la inclusión de las siglas 'S.V.H.', en cuanto revisten un carácter secundario en la percepción del signo, siendo la diferencia cromática de carácter secundario, y conceptualmente era de esperar que el consumidor medio percibiría ambos signos en conflicto como lo mismo y del mismo signo empresarial desde el punto de vista aplicativo, pudiendo inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, y, finalmente, existiría también como causa de oposición a la concesión de la otra marca posterior el hecho del carácter notorio de la marca anterior por distinguir esta última ya desde un largo periodo de tiempo a una compañía mercantil ampliamente conocida en el mercado por su amplio desarrollo e importancia empresarial, lo que ya por sí mismo sería suficiente para obtener la protección del Registro de la Oficina de Patentes y Mercas.

Quinto.- Pero, analizados a fondo los hechos y planteamientos jurídicos utilizados en la pretensión anulatoria de la actora, su tesis ha de ser rechazada en virtud de las consideraciones que pasan a exponerse.

En primer lugar, la semejanza fonética y denominativa de los signos de una y otra no son aquí determinantes del efecto pretendido. Es cierto que coincide el nombre básico, pero en el de la actora hay un clara figura circular, con las dos primeras letras resaltadas de la marca en el medio, que se pone delante, mientras que en el de la otra empresa el nombre de la marca se destaca en blanco sobre un fondo negro, a la que sigue una figura enlazada en un círculo más pequeño. Como se sugiere por la Abogacía del Estado en su contestación, en el juicio comparativo de valor ha de estarse a una visión de conjunto y sopesarse el mensaje y contenido de las denominaciones completas, que aquí no coinciden, con la particularidad en este caso- y esto es también un elemento de juicio importante-de que los signos complementarios gráficos de la marca son completamente distintos, tal como se ha indicado antes, lo que ha de entenderse que impide en condiciones normales que se produzca confusión entre ellas. En segundo lugar-a tenor del importante principio de la especialidad, que la Oficina valora como un elemento definitivo- la dedicación y objeto social de las dos empresas son completamente distintos, puesto que la actora se dedica principalmente a una actividad de producción y comercialización de conservas de pescado y otras finalidades de venta de alimentos y bebidas, mientras que la sociedad solicitante que obtuvo es segunda marca en discusión tiene como exclusiva finalidad un servicio de instalación de sistemas contra incendios, en un ámbito, por tanto, claramente diferenciado y propio como para ser mínimamente incompatible con aquellos a lo que se dedica la actora, habiendo de significarse, como argumento añadido, que las áreas geográficas de influencia de las empresas que se disputan la marca son lo suficientemente distantes- una en Galicia y otra en Andalucía- como para generar conflictos de intereses reales entre ellas de los que puedan derivarse perjuicios para sus respectivas políticas comerciales. En tercer lugar, en cuanto al elemento de notoriedad-ciertamente el más discutible,- la Sala se inclina mayoritariamente por la tesis de que la protección de las marcas notorias no se manifiesta en una protección absoluta, en cuanto hay que matizar que se sigue exigiendo, no una identidad de servicios entre los prestados por las marcas oponentes, pero si un cierto riesgo de confusión o asociación, que nunca se cree que se produciría en este caso, a la vista, como ya se ha explicado, de que sus actividades empresariales son completamente distintas y la segunda de ellas está ceñida a un ámbito geográfico muy reducido y específico, por lo que hay que presumir que no debe producirse nunca ningún efecto de confusión en el consumidor, que es lo que late en el trasfondo de la normativa de la Ley de Marcas para proteger a las ya registradas de las nuevas que pretenden implantarse en perjuicio de los intereses o del renombre de las ya existentes mediante la utilización de los signos o características esenciales de los que ya disponían éstas.

Sexto.- Por lo expuesto, y en los términos indicados, se desestima el recurso presentado, sin especial mención, por la índole del asunto, al pago de sus costas procesales.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente aplicación,

Fallo

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por JEALSA RIANXEIRA S.A. contra la resolución de 2-8-17 de la Oficina Española de Patentes y Marcas desestimatoria del recurso de alzada sobre concesión de registro de marca en el expediente marcario 3617791, título distintito 'Jealsa (Mixta)', sin especial mención en cuanto al pago de sus costas procesales.

Notifíquese a las partes haciéndole saber que la misma no es firme , y que contra ella, se podrá interponer recurso de casación establecido en el art. 86 y ss de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su nueva modificación operada por la L.O. 7/2015, de 21 de julio por la que se modifica la L.O. 6/1985, de 1 de julio, por las personas y entidades a que se refiere el art. 89.1 de la Ley 29/1998 , con observancia de los requisitos y dentro del plazo que en él se señala. Para admitir a trámite el recurso, al interponer deberá constituirse en la cuenta de depósito y consignaciones de este Tribunal (1578-0000-85-7253- 17-24), el depósito al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre (BOE num. 266-de 4/11/09), y, en su momento, devuélvase el expediente administrativo a su procedencia, con certificación de esta resolución.

Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- La sentencia anterior ha sido leída y publicada el mismo día de su fecha , por el Ilmo./a.

Sr./a. Magistrado/a Ponente D/ña.JULIO CIBEIRA YEBRA PIMENTEL, al estar celebrando audiencia pública la Sección 003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Doy fe.