Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 328/2019, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 156/2018 de 17 de Abril de 2019

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2018/0004015
Recurso 156/2018
SENTENCIA NÚMERO 328/19
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Francisco Javier Canabal Conejos
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª María Soledad Gamo Serrano
En la Villa de Madrid, a diecisiete de abril de dos mil diecinueve.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los autos
del procedimiento ordinario número 156/2018, interpuesto por la mercantil Haribo España S.A.U., representada
por el Procurador de los Tribunales don Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld, contra la resolución de 13 de
diciembre de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada
interpuesto contra la resolución dictada el 28 de abril de 2017, que resuelve denegar la inscripción de la
marca número 3629483 'DISCOS', en la clase 30. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes
y Marcas, representada por el Abogado del Estado; y la mercantil Damel Group, SL, representada por el
Procurador de los Tribunales don Luís Delgado de Tena.

Antecedentes

PRIMERO.- Por la mercantil Haribo España S.A.U.,se interpuso recurso contencioso administrativo mediante escrito presentado en fecha 19 de febrero de 2.018 contra los actos antes mencionados, acordándose su admisión, y una vez formalizados los trámites legales preceptivos fue emplazada para que dedujera demanda, lo que llevó a efecto mediante escrito en el que tras alegar los fundamentos de hecho y de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la estimación del recurso y se anule y se deje sin efecto las resoluciones impugnadas y se conceda la inscripción de la marca número 3629483 'DISCOS', en la clase 30.



SEGUNDO.- La representación procesal de la Administración General del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables, terminó pidiendo la desestimación del recurso.



TERCERO.- No habiéndose recibido el pleito a prueba, tras el trámite de conclusiones, con fecha 11 de abril de 2019 se celebró el acto de votación y fallo de este recurso, quedando el mismo concluso para Sentencia.



CUARTO.- Por Acuerdo de 26 de marzo de 2019 del Presidente de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se realizó el llamamiento del Magistrado Iltmo. Sr.

D. Francisco Javier Canabal Conejos en sustitución voluntaria del Magistrado Iltmo. Sr. D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez.

Ha sido ponente el Magistrado don Francisco Javier Canabal Conejos, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución de 13 de diciembre de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 28 de abril de 2017, que resuelve denegar la inscripción de la marca número 3629483 'DISCOS', en la clase 30.

La citada resolución estima el recurso de alzada y acuerda la denegación del registro de la marca poniendo de manifiesto la concurrencia de los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado artículo 6.1 a), ya que ponderando ambos factores de confundibilidad, concurre identidad denominativa, fonética y conceptual entre los signos enfrentados: 'DISCOS' y el solicitado M 3629483 'DISCOS'. Todo ello unido a la identidad de los respectivos ámbitos aplicativos en clase 30: 'productos de confitería', lo que le lleva a la conclusión de su imposibilidad de convivencia de los signos en el mercado sin que de ella se derive riesgo de confusión en el público.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada. Señala que interpreta erróneamente los artículos 6.2.d) de la Ley de Marcas, el art. 6 bis del Convenio de la Unión de París ('CUP'), el artículo 8.2 de la Ley de Marcas y, como consecuencia de ello, del artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. Señala que no se ha acreditado la notoriedad de la marca 'DISCOS' pues dicho término ha sido utilizado para referirse a la forma del producto, pero no se ha utilizado como marca ni ha sido intención de productos DAMEL de utilizar el signo como marca, resultando insuficiente la prueba aportada para determinar dicha notoriedad. Por tanto, señala que al no concurrir el presupuesto básico, la notoriedad del signo, no resulta aplicable la prohibición relativa que se contempla en el artículo 6.1.B) de la Ley de Marcas, puesto que no existe un derecho anterior oponible al registro solicitado.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, considera que una consideración ponderada del nombre comercial y la marca en conflicto, a la luz de los criterios jurisprudenciales que cita, ha de conducir necesariamente a la conclusión de que no puede resultar posible la protección registral que en su día se pretendió por la suerte de que entre el nombre comercial en cuestión y la opuesta no existen las diferencias en conjunto especialmente denominativas y fonéticas, pese a la semejanzas en las relaciones aplicativas hace que resulte aplicable la prohibición contemplada en el artículo 6.1 de la Ley de marcas, no pudiendo convivir pacíficamente en el mercado ambas.

La mercantil Damel Group, SL también se opuso a la demanda señalando que el art.6.2 d) Ley 17/2.001 de Marcas prohíbe el registro de las marcas no Registradas, si son notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del CUP y viene utilizando en el mercado la marca 'DISCOS' para la promoción y comercialización de productos de la clase 30, productos de confitería, de un modo habitual y prolongado en el tiempo con un volumen sustancial de ventas desde 2002 hasta el 2016, siendo, por ello, notoria su marca aunque no esté registrada. Dicho lo anterior, opone la semejanza fonética, gráfica y de productos tal y como reconoce la Oficina por lo que no cabe la inscripción de dicha marca.



CUARTO.- Conforme al régimen actual, el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, no podrán registrarse como marcas, los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Estableciendo el apartado 2º de dicho artículo 6, que por marcas anteriores se entenderá, a los efectos del apartado 1 d), las marcas no registradas que en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean 'notoriamente conocidas' en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París. Por otra parte, el artículo 9.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos el nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada, identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional.

Como ha señalado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de julio de 2008 (cas. 959/2006) 'Dentro del sector de la alimentación de gran consumo es frecuente que los consumidores identifiquen 'familias' de productos caracterizados por un término básico al que se adhieren ulteriormente otros más o menos especificativos. Cuando uno de los términos básicos goza de notoriedad -reconocida por el tribunal de instancia- en un segmento del mercado de los alimentos como el de los chocolates, los consumidores podrían ser inducidos a confusión si se encuentran en otro segmento próximo con dos productos que comparten el vocablo básico'.

La notoriedad de la marca, según se refiere por el Tribunal Supremo en las sentencias de 17 de mayo de 2004 (cas. 709/1998) y 18 de enero de 2006 (cas. 3202/2003), presupone que es general el conocimiento que existe, que se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado.

Esta apreciación sobre la notoriedad de la marca anterior ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como afirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, 'persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles'.

Dicha notoriedad entendemos que no concurre en el supuesto de autos ya que no podemos llegar a concluir que los productos de la oponente funcionen en el mercado con la marca 'DISCOS' ni que los mismos sean conocidos por dicho nombre y sí, según se deduce de la propia documentación que aportó al expediente, por la marca 'DULCIGEL' o 'DAMEL' que de modo genérico daba nombre a todos los productos apareciendo en los diferentes envases una denominación en referencia a la forma de los productos, como sucede, igualmente, en su página web. Pero aún en el caso de que se pudiera entender que dicha referencia a la forma supusiera el nombre del producto, no aparece en el expediente en qué medida el consumidor asocia dicho producto a tal nombre y no al de DAMEL que resulta, por la prueba aportada, ser el notorio, condición básica para entender que estamos ante una marca notoria no registrada. En suma, no gozando de dicha protección la Oficina debería haber mantenido la inscripción otorgada en principio.



QUINTO.- De las anteriores consideraciones se deduce la procedencia de estimar el recurso contencioso-administrativo origen de las presentes actuaciones; y de conformidad con el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se impone a los demandados las costas causadas, con el límite ( artículo 139.4 LJCA) de 2.000 € en cuanto a la minuta de honorarios del Letrado de la recurrente, a satisfacer por partes iguales por las codemandadas, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de sus escritos y la actividad desplegada en el presente recurso.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil Haribo España S.A.U.

contra la resolución de 13 de diciembre de 2017 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas, estimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 28 de abril de 2017, que resuelve denegar la inscripción de la marca número 3629483 'DISCOS', en la clase 30 que anulamos declarando su derecho a la inscripción de dicha marca en la clase solicitada.

Expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el Fundamento Jurídico quinto de esta sentencia.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0156-18 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0156-18 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Francisco Javier Canabal Conejos D. José Ramón Chulvi Montaner Dª María Soledad Gamo Serrano