Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 338/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 17/2019 de 30 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2019/0000041
Procedimiento Ordinario 17/2019
SENTENCIA NÚMERO 338
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
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Iltmos Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dª Mª Soledad Gamo Serrano.
En la Villa de Madrid, a 30 de junio de 2020
Vistos por esta Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
los autos del recurso contencioso-administrativo número 17/2019, interpuesto por Gallega de Patatas SLU,
contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de octubre de 2018, que desestima
recurso de alzada contra la resolución que deniega el registro de la marca 'Gallega de Patatas SLU Sandias
Ourense'. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, se presentó la demanda dentro del plazo legal.



SEGUNDO.- La parte demandada, en su contestación a la demanda, solicitó una sentencia confirmatoria de la resolución recurrida.



TERCERO.- Los autos tuvieron la tramitación que consta en los mismos.



CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el 25 de junio de 2020, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Enrique Gabaldón Codesido, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 29 de octubre de 2018, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la demandante, contra la resolución de 17 de mayo de 2018, que deniega el registro de la marca mixta 'Gallega de Patatas SLU Sandias Ourense', número 3686826, en las clases 31 y 35 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO.- La demandante alega: (1) Nulidad de la resolución impugnada por falta de motivación, vulneración del art.24 CE; (2) Indebida alteración de las circunstancias determinantes de la aplicación de la norma prohibitiva, vulneración del art.24 CE; (3) Indebida denegación de la modificación de la marca, infracción del art.23.2 de la Ley de Marcas y del art.24 CE; (4) Incorrecta aplicación de la prohibición absoluta del art.5.1.g) de la Ley de Marcas; (5) Improcedencia de la aplicación del art.5.1.i) de la Ley de Marcas.

Solicitando el dictado de sentencia que anule las resoluciones impugnadas, y acuerde el registro de la marca con las modificaciones realizadas con la contestación al acuerdo de suspenso.

La Administración demandada comparece y se opone al recurso, alegando que no concurren los vicios de motivación que denuncia la recurrente, y la improcedencia de la inscripción de la marca pretendida que incurría en las prohibiciones aplicadas, solicitando la desestimación del recurso por ajustarse a derecho las resoluciones impugnadas.



TERCERO.- La nulidad de la resolución impugnada por falta de motivación, se produciría, según la demanda porque tanto la resolución denegatoria como la que resuelve el recurso de alzada omiten absolutamente valorar de las cuestiones derivadas del procedimiento así como de la prueba practicada.

No se aprecia en las resoluciones impugnadas falta de motivación. Cumplen con el requisito legal de motivación; contiene los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basan, y deciden las cuestiones suscitadas (art.35 y 88 LPA); redactadas en términos tales que permiten conocer el motivo por el que es denegado el registro de la marca solicitada y se desestima el recurso de alzada. En este sentido, el Tribunal Supremo, entre otras en sus sentencias del 25 de febrero y 7 de marzo de 1991, ha afirmado que no cabe confundir la brevedad y la concesión de los términos con la falta de motivación. Prueba de la motivación de las resoluciones es que la demanda indica en qué discrepa; los motivos y razones jurídicas por los que se deniega la inscripción de la marca solicitada.



CUARTO.- Fundamenta la recurrente su alegación de alteración de las circunstancias determinantes de la aplicación de la norma prohibitiva, en que la resolución que resuelve el recurso de alzada aprecia la concurrencia de la prohibición absoluta del art.5.1. g) LM, con lo que se separa de la calificación sostenida en la resolución denegatoria recurrida, modificando ilegítimamente las circunstancias tomadas en consideración para la denegación, alterando los términos del debate.

En los antecedentes de hecho de la resolución de alzada se recogen los motivos de denegación del registro de la marca en la resolución inicial, consistentes en la aplicación de las prohibiciones previstas en el art.5.1 LM en los supuestos c), g) e i), además del art.23.2 de la misma Ley. Las consideraciones jurídicas de la resolución de alzada no añaden ningún motivo nuevo, tampoco excluyen todos los de instancia, e insisten en la aplicación al caso de los arts.5.1. g) e i) y 23 LM, que prohíben el registro de la marca, expresando las razones por las que las alegaciones de la recurrente no pueden ser estimadas. En esta resolución se aprecia que el objeto del procedimiento (la marca), sus características esenciales y los motivos de la resolución no cambian con ocasión de la alzada, aunque incorpora los necesarios razonamientos contestando a las alegaciones de la recurrente.

En cualquier caso, la demanda centra el motivo en la omisión en la resolución de alzada de una respuesta concreta a las alegaciones realizadas en relación con la concurrencia de las excepciones a la prohibición del art.5.1.g) en relación con el art.13.1 Reglamento UE nº1151/2012. No parece que esta omisión concurra, porque al mantener la prohibición del art.5.1.g) LM se puede entender que la resolución está desestimando esta alegación, y aunque no cite el art.13.1 sí que se refiere a su contenido, la protección de los nombres registrados, que además refuerza con otros motivos, todos pertinentes por referidos a la configuración de la marca. Finalmente, aun existiendo una omisión en los términos expuestos en la demanda, hay otros motivos convenientemente expresadas en la resolución que impiden el registro de la marca en último término pretendido.

Por lo que, con independencia de lo acertado de las razones para denegar la alzada y su exposición, no existe una alteración de los términos del procedimiento causante de indefensión de la recurrente que pudiera justificar la anulación del procedimiento en los términos del art.48 LPA.



QUINTO.- La indebida denegación de la modificación de la marca, con infracción del art.23.2 de la Ley de Marcas y del art.24 CE, consiste según la recurrente en que tras el acuerdo de suspensión y según lo previsto en el art.21.2 y 23.2 LM, la solicitante modificó la marca, pese a lo cual se denegó el registro.

Tampoco se aprecia la vulneración de los preceptos mencionados. Como indica la resolución de alzada, el art.23.2 LM establece: '2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios.

También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada.'; y en aplicación de éste precepto se estimó, en ambas instancias, no admitir la modificación presentada, por cuanto considera un cambio sustancial la supresión de la banda azul y de los términos SANDIAS OURENSE.

De lo que resulta, por un lado, la motivación al efecto de ambas resoluciones, y, de otro, su adecuación a derecho, en cuanto que la comparación entre el signo antes y después de la supresión de éstos dos elementos cambia considerablemente, tanto desde un punto de vista gráfico como de significado, por lo que el cambio se puede calificar de 'sustancial' ó 'significativo', y en cuanto tal no está permitido por el mencionado precepto.



SEXTO.- La incorrecta aplicación de la prohibición absoluta del art.5.1.g) de la Ley de Marcas, de acuerdo con la recurrente, consistió en que no se enjuició correctamente por la Oficina el signo, cuando estimó que inducía a confusión.

Dispone el art.5.1. g): '1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (...) g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.' Las resoluciones impugnadas consideran que el signo pretendido incurre en dicha prohibición porque es engañoso, por incorporar los términos GALLEGA DE PATATAS y una banda azul celeste idéntica a la bandera gallega, evocando el origen geográfico en Galicia de los productos a distinguir, dándose la circunstancia de que la marca no fue solicitada para 'patatas gallegas', por lo que concluyen que se produce una expectativa en el consumidor medio de productos que no corresponde con la realidad. Además, menciona que existe una Indicación Geográfica Protegida 'Patata de Galicia'. Concluyendo en la existencia de una alta probabilidad de inducir a error en cuanto a la calidad de los productos que protege.

No se trata como mantiene la recurrente de que se aíslen dos elementos (banda azul y las palabras GALLEGA DE PATATAS) sino que la inclusión de estos en el signo, aunque este conste de otros elementos figurativos y palabras (S.L.U.), producen confusión sobre el origen de los productos, como ciertamente se aprecia de la consideración de la marca en su conjunto.

La marca, tal y como fue presentado, y una vez rechazados los cambios, no puede ser registrada porque crea confusión sobre el origen de los productos y el art.5.1. g) prohíbe el registro. Esta circunstancia es el motivo del rechazo al registro en ambas instancias, y así fue expresado. Tampoco el art.13.1 del Reglamento UE 1151/2012 y otros concordantes establecen una excepción que ampare al recurrente en su pretensión de registro. El signo controvertido, además de evocar engañosamente a productos procedentes de Galicia, concurre indebidamente con una Indicación Geográfica Protegida 'Patatas de Galicia', por lo que induce doblemente al público a error. Debe convenirse que Patatas de Galicia y Gallega de Patatas son términos similares que inducen a confusión sobre el origen de los productos, de modo que, aunque el art.13.1, tal y como establece su último párrafo, no impide el uso del término patatas en otros signos, debe estar expresado de manera que no se cree confusión de los productos ofertados con los procedentes de la Indicación Geográfica, cosa que no se da en este signo donde se añade 'gallega' y la bandera de Galicia. Tampoco, por último, se aprecia excepción alguna derivada del momento de solicitud; el signo controvertido fue solicitado en 2017 y la Indicación Geográfica Protegida se había creado en 2007.

SÉPTIMO.- La improcedencia de la aplicación del art.5.1.i) de la Ley de Marcas, consiste según la demanda en que, como suprimió la banda azul que evoca la bandera Gallega, no existía razón para denegar el registro por dicha causa.

Este motivo debe ser también desestimado. Como se ha indicado, los cambios que una vez solicitado el registro intentó introducir la solicitante fueron rechazados, con lo que la banda azul que evoca la bandera gallega no desapareció, y la solicitante tampoco aportó la autorización pertinente para el registro de marca.

Incurrió así en el supuesto de hecho del art.5.1. i) de la Ley de Marcas: '1. No podrán registrarse como marca los signos siguientes: (...) i) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.' En suma, procederá la íntegra desestimación del recurso.

OCTAVO.- De conformidad con lo dispuesto en el art.139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado tercero de dicho art.139 la imposición de las costas podrá ser 'a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima' y la Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que por todos los conceptos, ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de mil euros (2000 €), más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.

Fallo

DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número 17/2019, interpuesto por Gallega de Patatas SLU, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 29 de octubre de 2018, que desestima el recurso de alzada contra la resolución de 17 de mayo de 2018, que deniega el registro de la marca mixta 'Gallega de Patatas SLU Sandias Ourense', número 3686826, en las clases 31 y 35 del nomenclátor internacional; Se condena al pago de las costas causadas en el presente recurso a la parte demandante con la limitación que respecto de su cuantía se ha realizado en el último fundamento de derecho.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación (sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril , de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia), acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente; previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0017-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0017-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Ramón Chulvi Montaner Dª Enrique Gabaldón Codesido Dª Soledad Gamo Serran LA LETRADO/A DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID CERTIFICA: Que la anterior fotocopia, compuesta de folios, es fiel reflejo de la sentencia original firmada por los Magistrados que figuran en la misma, la cual ha sido publicada y entregada a esta Secretaría en el día de hoy y, una vez expedida la presente certificación para su unión al rollo y copias para su notificación, ha quedado archivado el original para su unión al libro de sentencias originales. Madrid a .