Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 339/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 27/2019 de 30 de Junio de 2020

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2019/0000304
Procedimiento Ordinario 27/2019
SENTENCIA NÚMERO 339
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
-----
Iltmos Señores:
Presidente.
D. José Daniel Sanz Heredero
Magistrados:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
D. José Ramón Chulvi Montaner
D. Enrique Gabaldón Codesido
Dª Mª Soledad Gamo Serrano.
En la Villa de Madrid, a 30 de junio de 2020
Vistos por esta Sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid los autos del recurso contencioso-administrativo número 27/2019, interpuesto por ALDI EINKAUF
GMBH & CO. OHG, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 6 de noviembre
de 2018, que desestima recurso de alzada contra la resolución que concede el registro de la marca 'Aldivet
Natural Animal Health'. Ha sido parte demandada la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Antecedentes

PRIMERO.- Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, se presentó la demanda dentro del plazo legal.



SEGUNDO.- La parte demandada, en su contestación a la demanda, solicitó una sentencia confirmatoria de la resolución recurrida.



TERCERO.- Los autos tuvieron la tramitación que consta en los mismos.



CUARTO.- Conclusas las actuaciones, se señaló para votación y fallo de este recurso el 25 de junio de 2020, fecha en que tuvo lugar la deliberación y votación, habiendo sido ponente el Ilmo. Sr. Don Enrique Gabaldón Codesido, quien expresa el parecer de la Sala.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso contencioso-administrativo se dirige contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 6 de noviembre de 2018, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la demandante, contra la resolución de 25 de mayo de 2018, que concede el registro de la marca mixta marca 'Aldivet Natural Animal Health', número 3688052, en la clase 05 del nomenclátor internacional.



SEGUNDO.- La demandante alega que la concesión del registro de la marca impugnado infringe el art.6 de la Ley 17/2001 de Marcas. Por lo que lo que solicita el dictado de sentencia que estime el recurso contencioso- administrativo, anule las resoluciones impugnadas, y acuerde denegar la concesión de la marca impugnada.

La Administración demandada comparece y contesta la demanda, alegando que la normativa aplicable y la jurisprudencia que la interpreta permiten afirmar que, en este caso, se podía registrar la marca solicitada, porque entre las marcas enfrentadas existen diferencias denominativas, fonéticas y gráficas que permiten, al comparar las marcas en su conjunto, que no haya riesgo de confusión. Por lo que solicita el dictado de sentencia que desestime el recurso e imponga a la demandante las costas causadas.



TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001 de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001) 'exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado', puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, 'a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.'

CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- En éste caso, la marca prioritaria es Aldi.

Mientras que la solicitada es la marca mixta 'Aldivet Natural Animal Health'.

A la vista de ambos signos, tal y como están exactamente dibujados en la resolución impugnada, debe convenirse en la existencia de semejanzas gráficas y fonéticas; ambas marcas coinciden en la palabra 'Aldi', que es el elemento más relevante. Aunque la marca solicitada añade la palabra 'vet' y luego las palabras 'Natural Animal Health' y el dibujo de un globo terráqueo.

En segundo lugar, sobre los servicios a los que se refieren las marcas; la marca solicitada se refiere únicamente a la clase 5 (productos y sustancias veterinarios), mientras que la marca preferente incluye varias clases, entre ellas la clase 5, dándose una confluencia aplicativa.

Existe identidad parcial fonética y gráfica, y están referidas ambas marcas a productos veterinarios.

Pese a ello, la resolución impugnada considera que no puede existir aprovechamiento indebido puesto que no considera que exista un nexo o vínculo que lleve al consumidor medio a la asociación necesaria, además de que la marca prioritaria no es notoria en éstos productos.

Sin embargo, en la comparación entre marcas resalta claramente el término Aldi, por supuesto en la prioritaria que es la única palabra que la compone, pero también en la marca solicitada destaca sobremanera el mismo término Aldi, porque es el inicio de la frase del título y resalta sobre el resto de los elementos que componen la marca, respecto del que aparecen dotados de una clara subordinación y al que adjetivan. Por ello sí que parece que la marca solicitada puede inducir a confusión entre el público general, que puede pensar que oferta productos propios de la marca prioritaria Aldi.

En consecuencia, no podía acordarse el registro de la marca solicitada por lo que debe estimarse el recurso.



SEXTO.- De conformidad con lo dispuesto en el art.139.1 de la Ley Jurisdiccional, procede imponer las costas causadas en este procedimiento a la parte que ha visto rechazadas todas sus pretensiones, al no apreciarse que el caso presentara serias dudas de hecho o de derecho.

No obstante, a tenor del apartado tercero de dicho art.139 la imposición de las costas podrá ser 'a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima' y la Sala considera procedente, atendida la índole del litigio y la concreta actividad desplegada por las partes, limitar la cantidad que por todos los conceptos, ha de satisfacer la condenada al pago de las costas, hasta una cifra máxima total de 2000 €, más la cantidad que en concepto de IVA corresponda a la cuantía reclamada.

Fallo

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número 27/2019, interpuesto por ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 6 de noviembre de 2018, que desestima el recurso de alzada interpuesto por la demandante, contra la resolución de 25 de mayo de 2018, que concede el registro de la marca mixta marca 'Aldivet Natural Animal Health', número 3688052, en la clase 05 del nomenclátor internacional, anular ambas resoluciones y denegar el registro de la marca impugnada; Se condena al pago de las costas causadas en el presente recurso a la parte demandada con la limitación que respecto de su cuantía se ha realizado en el último fundamento de derecho.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá presentarse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación (sin perjuicio, en su caso, de lo dispuesto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril , de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia), acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente; previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0027-19 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0027-19 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. José Daniel Sanz Heredero D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Ramón Chulvi Montaner Dª Enrique Gabaldón Codesido Dª Soledad Gamo Serrano