Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 35/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 1150/2016 de 24 de Enero de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009710
NIG: 28.079.00.3-2016/0023764
RECURSO 1150/2016
SENTENCIA NÚMERO 35/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
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En la Villa de Madrid, a veinticuatro de enero de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia, los
autos del recurso contencioso-administrativo número 1150/2016, interpuesto por la mercantil CONTINENTAL
REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, representada por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa y Mandri y
dirigida por el Letrado D. Mauricio Zarobe Watine, contra la resolución dictada el 27 de septiembre de 2016
por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra
la resolución dictada el 24 de febrero de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3575300
'CONTINENTAL SOLAR AND ENERGY' en clase 35. Ha sido parte demandada la OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado y estando personado como interesado D.
Juan Otero Molins, representado por la Procuradora Dª. Patricia Martín López y dirigido por él mismo.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites, la parte recurrente formalizó su demanda mediante escrito presentado en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, terminó suplicando se dictara sentencia por la que se acuerde haber lugar a la demanda, anulándose lo actos recurridos, declarando la denegación del registro de la marca, con imposición de costas a quién se opusiere.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito presentado por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación del recurso.

El interesado personado se opuso a la demanda solicitando se dictara sentencia manteniendo el registro de la marca tal y como está definido y subsidiariamente con modificación de los productos/servicios aportados a la OEPM en su día.



TERCERO.- No habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba ni vista o conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 18 de enero de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. José Ramón Chulvi Montaner.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto la impugnación de la resolución dictada el 27 de septiembre de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 24 de febrero de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3575300 'CONTINENTAL SOLAR AND ENERGY' en clase 35.

La citada resolución desestima el recurso de alzada y confirma el registro de la marca por considerar que analizados los elementos denominativos de ambos signos se puede afirmar que existen suficientes diferencias fonéticas y denominativas entre ellos, y presentan también diferencias desde el punto de vista gráfico y que en cuanto a la dimensión conceptual los signos en conflicto evocan ideas/pensamientos/conceptos suficientemente diferenciados y si bien considera que existen semejanzas aplicativas, concede el registro de la marca.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada señalando que la cuestión se limita a determinar si existen o no semejanza desde el punto de vista denominativo ya que la resolución recurrida ya considera que existe semejanza aplicativa. Y en cuanto al aspecto denominativo considera que hay semejanza ya que en la marca impugnada no tiene carácter distintivo los términos 'SOLAR AND ENERGY', siendo el único elemento distintivo 'CONTINENTAL', al igual que la marca prioritaria.

Concluye que habiendo identidad denominativa y semejanza aplicativa debe denegarse el registro de la marca.

El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por existir riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

El interesado personado se opone al recurso. Alega que subsidiariamente aceptaría una modificación de los servicios/productos ofrecidos, tal y como ya solicitó de la OEPM, en el sentido de quedar acotados a 'venta de placas solares, circuitos eléctricos y electrónicos. Venta de maquinaria de fabricación de placas solares y productos de energías eólicas y biomasa. Comercialización de productos y servicios vinculados a las energías renovables'. Alega que en su momento solicitó el registro de dos marcas y un nombre comercial denominados 'CONTINENTAL VISIONEX' y 'C X CONTINENTAL VISIONEX', para casi idénticos productos y servicios que los ahora solicitados, sin que la parte recurrente presentara oposición alguna a esos registros.

Añade que la actora no comercializa productos relacionados con la energía solar y que no consta acreditada la notoriedad de la marca prioritaria. Y termina diciendo que no existe identidad entre las marcas pues la diferencia entre ellas es sustancial

TERCERO.- El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».



CUARTO.- Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas.

Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .



QUINTO.- Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso se comparten las consideraciones que hace la resolución administrativa sobre la no concurrencia de semejanzas denominativas, por cuanto entre los signos enfrentados se aprecian diferencias en una visión de conjunto que nos llevan a no apreciar riesgo de confusión en los consumidores. Ya hemos dicho antes que debemos hacer un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes.

El signo concedido está formado por los vocablos 'CONTINENTAL SOLAR AND ENERGY'. El signo prioritario está formado por el vocablo 'CONTINENTAL', A la vista de esos vocablos debe apreciarse suficientes diferencias denominativas ya que no cabe considerar al vocablo 'CONTINENTAL', como el único con fuerza distintiva en el signo concedido sino que los otros vocablos, 'SOLAR AND ENERGY', en una visión estructural y de conjunto, también contribuyen a dotar al signo de la suficiente distintividad para poder ser diferenciado del signo prioritario.

A ello debemos añadir que fonéticamente el sonido que ofrecen los signos enfrentados es suficientemente diferente También desde el punto de vista gráfico se aprecian diferencias ya que el signo prioritario presenta una figura de fantasía al final del vocablo, mientras que el signo impugnado no presenta figura alguna sino un círculo con reivindicación cromática que engloba a parte de los vocablos del signo.

En definitiva, apreciamos suficientes diferencias denominativas, fonéticas y graficas en una visión estructural de los signos.

Ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas). Ya hemos examinado que apreciamos suficientes diferencias de conjunto en el presente caso, lo que hace innecesario el examen de la relación aplicativa, sin que sea necesario limitar los productos y servicios en la forma que subsidiariamente impetra el interesado en su contestación a la demanda.

Por todo ello, debemos estimar que no concurre la prohibición relativa de registro del art. 6.1.b) de la Ley de Marcas , lo que nos debe llevar a desestimar el recurso.



SEXTO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, al estimarse el recurso se imponen a la parte demandante las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Abogado del Estado y otros 1.000 euros para la minuta del Letrado del interesado personado, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido de los escritos de contestación y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que debemos DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GMBH, representada por el Procurador D. Carlos Gómez-Villaboa y Mandri y dirigida por el Letrado D. Mauricio Zarobe Watine, contra la resolución dictada el 27 de septiembre de 2016 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución dictada el 24 de febrero de 2016 que concede la inscripción de la marca número 3575300 'CONTINENTAL SOLAR AND ENERGY' en clase 35; con expresa imposición a la recurrente de las costas causadas, con el límite máximo establecido en el FD

SEXTO de esta sentencia.

En su momento, devuélvase el expediente administrativo al departamento de su procedencia, con certificación de esta resolución.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612- 0000-93-1150-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92- 0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-1150-16 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera Dª. Natalia de la Iglesia Vicente