Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 372/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 677/2017 de 16 de Mayo de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2017/0013437
RECURSO 677/2017
SENTENCIA NÚMERO 372
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA
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Ilustrísimos señores :
Presidente.
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera
D.ª Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid, a 16 de mayo de 2018
Vistos por la Sala, constituida por los Señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia,
los autos del recurso contencioso-administrativo número 677/2017, interpuesto por la mercantil portuguesa
FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELAÇAO, S.A., representada por el Procurador D. Aníbal Bordallo
Huidobro contra el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17-05-2017 por la que se
desestima el recurso de alzada formalizado por la mercantil contra la Resolución de fecha 10-10-2016 que
concedió la solicitud de registro de marca nº 3.605.490 (9) 'FRICOM' en clase 11. Ha sido parte demandada
la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada por el Abogado del Estado.

Antecedentes

PRIMERO.- Se interpuso por la mercantil portuguesa FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELAÇAO, S.A., recurso contencioso-administrativo contra el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17-05-2017 por la que se desestima el recurso de alzada formalizado por la mercantil contra la Resolución de fecha 10-10-2016 que concedió la solicitud de registro de marca nº 3.605.490 (9) 'FRICOM' en clase 11.

Una vez admitido a trámite el recurso y reclamado el expediente administrativo, se dio traslado a la parte recurrente para que formalizara la demanda, lo que hizo por escrito, donde tras exponer los hechos y fundamentos que estimó pertinentes terminó suplicando que se dictase sentencia que estimase el recurso contencioso-administrativo y anulase, por no ser conformes a Derecho las Resoluciones impugnadas, y acordase la denegación del acceso registral a la citada marca por su manifiesta incompatibilidad con las marcas recurrentes.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado a la representación de la parte demandada, para contestación a la demanda, lo que verificó por escrito por el Abogado del Estado, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, terminó suplicando la desestimación de las pretensiones deducidas en la demanda.



TERCERO.- Recibido el pleito a aprueba se practicó la propuesta y declarada pertinente y verificado el trámite de conclusiones, se acordó señalar para la deliberación, votación y fallo del presente recurso día 10 de mayo de 2018, en que tuvo lugar, quedando el mismo concluso para Sentencia.

Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. D.ª Natalia de la Iglesia Vicente.

Fundamentos

PRIMERO.- El presente recurso tiene por objeto el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17-05-2017 por la que se desestima el recurso de alzada formalizado por la mercantil contra la Resolución de fecha 10-10-2016 que concedió la solicitud de registro de marca nº 3.605.490 (9) 'FRICOM' en clase 11.



SEGUNDO.- La recurrente muestra su disconformidad con la resolución impugnada exponiendo, en síntesis lo siguiente.

Como antecedentes señala que D. Emiliano solicitó en fecha 21-03-2016 el registro de la marca nacional nº 3.605.490 (9) 'FRICOM' para distinguir productos en la clase 11 del Nomenclator Internacional. La mercantil recurrente entendiendo que dicha solicitud suponía una clara infracción de sus derechos prioritarios de marca al tener registrado con carácter previo, la marca 3.091.720 'FRICON' en idéntica clase 11, presentó escrito de oposición alegando que aquella pretensión registral de marca materializaba una ilícita infracción del área de distintividad exclusiva conferida por la Ley de Marcas al signo distintivo prioritario. La OEPM desestimó la oposición y concedió la marca solicitada. Contra dicha Resolución se interpuso recurso de alzada, y contra la Resolución desestimatoria del recurso de alzada se interpone el presente recurso judicial.

Fundamenta como motivo de impugnación, la violación del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas .

Precisa que la Resolución de la OEPM impugnada, cita como uno de los motivos principales para conceder el registro de la marca 'FRICOM' para productos de clase 11, el hecho de que el titular de la marca ahora recurrida es también titular de la siguiente marca para servicios de la clase 37 'Servicios de reparación; servicios de instalación y mantenimiento de equipos de refrigeración y calefacción', marca 2.949.371 'FRICOM REFRIGERATION & ELECTRIC SOLUTIONS' . La mercantil recurrente mantiene que esta última marca registrada para productos de la clase 37 y la marca ahora impugnada FRICOM para productos de la clase 11 son objetivamente diferentes, en su vertiente denominativa, gráfica y sobre todo aplicativa. Por lo tanto no hay que tener en consideración el antecedente registral citado por la Resolución impugnada, por cuanto aquel no es idéntico a la marca posteriormente solicitada, no cumpliéndose los requisitos de la continuidad registral.

Posteriormente analiza la cuasi identidad denominativa y fonética entre los distintivos confrontados FRICON y FRICOM. Así de la lectura de la marca prioritaria y de la marca ahora impugnada FRICOM no cabe otra conclusión lógica que no sea la de que dicen prácticamente igual la una que la otra. Incluso la OEPM estima que existe una acusada similitud denominativa, fonética y conceptual entre las marcas FRICON y FRICOM. Cita sentencias que declaran la incompatibilidad de dos marcas que se conforman por seis letras siendo las cinco primeras idénticas y difieren solo en la última letra.

Afirma que existe identidad aplicativa de los signos confrontados FRICOM y FRICON puesto que ambas marcas son para productos de la clase 11, la marca impugnada para 'aparatos de climatización, aire acondicionado, refrigeración', y la marca prioritaria está registrada para 'frigoríficos, congeladores y aparatos de aire acondicionado'. En consecuencia los productos de refrigeración y climatización protegidos por la marca recurrente son exactamente los mismos productos solicitados por la marca impugnada y por tanto la identidad aplicativa en la confrontación que nos ocupa es un hecho indubitado.

Todo lo anterior provoca aprovechamiento indebido de la reputación de la marca prioritaria resaltando que las mercantiles son compañías directamente competidoras.



TERCERO.- El Abogado del Estado, en la representación en que actúa, se muestra conforme con el criterio expuesto en la resolución impugnada y solicita la desestimación del recurso por los siguientes argumentos.

Comienza señalando que los precedentes administrativos y jurisprudenciales que se citan por la parte recurrente en la demanda carecen de relevancia puesto que la actuación del Registro no vincula a los Tribunales ni al propio Registro, dado que la concesión o denegación de la inscripción de cualquier clase de propiedad industrial constituye un acto reglado y no discrecional.

Niega la concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas . Cita el principio de continuidad registral e indica que la existencia de una previa inscripción con las mismas o similares denominaciones para el mismo o similar campo de actividad o productos, y en el presente caso el titular de la marca FRICOM ya tenía inscrita dicha marca para soluciones eléctricas y de refrigeración, de forma que solo pretende extender la existencia de esa inscripción previa a productos y actividades similares que, como tales, quedan dentro del ámbito del principio de continuidad registral. Y el ahora recurrente no ejercitó ninguna acción frente a dicha marca.

Las marcas son compatibles ya que si en su día se entendió que tales marcas eran compatibles, no existen razones para entender que ahora no lo son. El parecido entre uno y otro signo carece de suficiente identidad y semejanza requerida para aplicar la prohibición contenida en el, tantas veces citado, art. 6.1 Ley de Marcas toda vez que conforme a la Jurisprudencia, las letras y los números son elementos de uso común y no son susceptibles de ser utilizados por nadie en exclusiva.



CUARTO.- La concesión de la inscripción de la marca solicitada y ahora impugnada por la recurrente, se basa en la no concurrencia de la prohibición del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001 de Marcas , por lo que procede examinar el contenido legal de dicho precepto, su interpretación jurisprudencial, y los elementos fácticos concurrentes en este caso, para determinar si es correcta la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas, aquí recurrida.

El artículo 6 apartado 1º letras a ) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

De este modo, para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas).

Así lo tiene declarado la jurisprudencia. Señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 que bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos. Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca).

Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos .

Y en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2014, rec. 3415/2012 , señala que '(...) como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el rótulo de establecimiento ya registrado o solicitado», puesto que el grado de identidad aplicativa entre las marcas confrontadas, que distinguen productos coincidentes, no se encuentra compensada dada la cuasi identidad de los signos distintivos, que provoca que se pueda defraudar la elección del consumidor.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio , 13 de julio y 28 de septiembre de 2004 , « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

Como ha señalado esta misma Sala y Sección en sentencia de 28/09/2015 (recurso 115/2014 ), dos son los elementos que han de analizarse: en primer lugar la existencia de semejanzas o identidades denominativas y fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas, por lo que procede analizar cada uno de ellos.



QUINTO.- Respecto del primero, entre los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico ( Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo , 24 y 29 de abril , y 12 de junio de 1974 entre otras), ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3 , 13 , 20 y 26 febrero , 7 , 20 y 26 marzo , 18 abril , 21 , 22 , 28 y 30 mayo , 2 , 14 y 17 junio , 3 julio y 9 octubre 1975 .

Teniendo en cuenta esta doctrina, en el presente caso, sí se aprecian semejanzas suficientes, en una visión de conjunto, que nos lleven a apreciar riesgo de confusión en los consumidores, entre los signos enfrentados FRICOM y FRICON puesto que solo difieren en una letra, siendo esta letra además la última y siendo dos consonantes sin mucha diferencia fonética e incluso entre ellas, m y n, lo que añade la confusión sonora y escrita. A ello se añade que incluso la Oficina no niega dicha semejanza basándose su resolución de concesión en la concurrencia de continuidad registral.



SEXTO.- En segundo lugar, ya hemos dicho que para que la marca no tenga acceso al registro, se exige una doble identidad o semejanza: en primer lugar la identidad o semejanza denominativa o fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra sea idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada ( artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre , de Marcas). Ya hemos examinado que apreciamos suficiente similitud denominativa de conjunto en el presente caso, por lo que debemos pasar a examinar los campos aplicativos.

Los campos aplicativos son los mismos, puesto que ambas estarían registradas para distinguir servicios comprendidos en la clase 11 del Nomenclator Internacional, antes trascritos.

Por todo ello, debemos entender que existen suficientes semejanzas denominativas y fonéticas y en los campos aplicativos como para producir riesgo de confusión y asociación en los consumidores, debiendo estimar el recurso presentado.

SÉPTIMO.- Por último habría que analizar la alegación de la marca solicitante relativa a la continuidad registral y que es lo que llevó a la Oficina a la concesión de la marca.

Así sobre dicho principio en la sentencia de esta misma Sala y Sección de 15/07/2015, recurso 423/2013 , dijimos ' Según la STS de 16 de octubre de 2012 , 'En efecto, la doctrina de la Sala acerca de la continuidad registral, expresada entre otras, en nuestra sentencia de fecha 3 de diciembre de 2009 recaída en el RC 4239/2007 declara:" El tribunal de instancia cita, para sustentar su fallo, la jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo reflejada en las sentencias de 20 de noviembre de 1981 y 14 de mayo de 1982 , 27 de febrero de 1984 , 11 de julio de 1985 y 20 de febrero de 1987 , y 26 de Marzo de 1988 , entre otras. La doctrina contenida en ellas afirmaba que quien con posterioridad a la inscripción de una marca ha obtenido la inscripción de otra marca idéntica o semejante a ella no puede alegar, frente al titular de la prioritaria, un derecho de preferencia del que carece '[...] ya que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente se inscribió, que al solicitar otra marca con la misma denominación o muy semejante no hace sino extender a otros productos, o a otras modalidades de las permitidas por el Estatuto, ese derecho de preferencia que, naturalmente, excluye todo intento de oposición formulado por quien inscribió después, ya que la nueva inscripción impugnada viene a constituir una continuidad registral de la primitiva, y ha de seguirse con ella un criterio más flexible ". En nuestras sentencias de 2 de marzo de 2004 (recurso número 2956/1999 ), 18 de octubre de 2007 (recurso número 141/2005 ) y 2 de julio de 2008 (recurso número 7537/2005 ), entre otras, nos enfrentamos con lo que entonces denominábamos 'el problema planteado en no pocas ocasiones [consistente] en resolver si el titular de una marca más antigua tiene, por este solo hecho, preferencia para registrar otras ulteriores con la misma denominación en los casos en que hayan sido ya registradas por un tercero otra u otras marcas «intermedias», esto es, posteriores a la primeramente inscrita pero coincidentes con ella.' Si bien es cierto que la titularidad de una previa inscripción no conlleva la extensión de una marca a otros productos sino que se requiere la tramitación de los oportunos expedientes independientes para conseguir la armonización entre los principios de prioridad registral y de especialidad, también lo es que la existencia de una previa inscripción atribuirá al titular de la misma el derecho a una nueva inscripción con las mismas o similares denominaciones siempre que lo sea para el mismo o similar campo de actividad o productos.' Aplicada la anterior doctrina al presente no podemos aplicar el principio de continuidad registral para la marca concedida puesto que la marca invocada no es igual ya que introducía otras palabras que eliminaban en cualquier caso la confusión con la marca prioritaria, diferenciación denominativa y aplicativa que impide apreciar la continuidad registral en el otorgamiento de la presente marca.

OCTAVO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, se imponen a las demandadas las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Letrado de la recurrente, atendida la complejidad del caso enjuiciado, el contenido del escrito de contestación a la demanda y la actividad desplegada en el presente recurso, más los derechos de Procurador que correspondan.

VISTOS.- Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la mercantil portuguesa FRIGOCON-INDUSTRIA DE FRIO E CONGELAÇAO, S.A., contra el Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 17-05-2017 por la que se desestima el recurso de alzada formalizado por la mercantil contra la Resolución de fecha 10-10-2016 que concedió la solicitud de registro de marca nº 3.605.490 (9) 'FRICOM' en clase 11, y en consecuencia debemos ANULAR la resolución recurrida acordando que la Oficina Española de Patentes y Marcas proceda a denegar la inscripción de la marca en el Registro.

Expresa imposición a las demandadas de las costas causadas, con el límite de 1.000 euros en cuanto a la minuta del Letrado de la recurrente, más los derechos de Procurador que correspondan.

Notifíquese esta resolución a las partes, advirtiéndolas que contra la misma cabe interponer Recurso de Casación que se preparará ante esta Sala en el plazo de 30 días, contados desde el siguiente al de la notificación de esta resolución, mediante escrito que deberá, en apartados separados que se encabezarán con un epígrafe expresivo de aquello de lo que tratan, exponer que se da cumplimiento a los requisitos impuestos en el apartado nº 2 del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, por los únicos motivos recogidos en el primer párrafo del apartado 3 del artículo 86 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia cuando concurran entre otras, las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa y se presuma interés casacional objetivo en los términos recogidos en el apartado 3 de dicho artículo 88 de la citada Ley), previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no admitir a trámite dicho recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0677-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0677-17 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Fátima Blanca de la Cruz Mera Dª Natalia de la Iglesia Vicente